Obligación de confidencialidad y protección de secretos empresariales ante el uso de nuevas tecnologías

1. Definición de confidencialidad

En mayor o menor grado todas las organizaciones “valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transferencia de conocimiento público-privada y de la innovación en investigación, con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado”.^[1]

La falta de regulación propia del deber de confidencialidad obliga a recurrir a distintos ámbitos para su definición o limitación, en concreto:

1.- En el ámbito laboral, el deber de confidencialidad y de sigilo profesional de los trabajadores se entiende dentro de los deberes laborales básicos de toda persona trabajadora declarados de forma genérica en el art. 5 a) ET, que impone al empleado cumplir sus obligaciones “de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia”. Precepto que ha de relacionarse con el art. 20.3 del mismo texto legal, conforme al cual el empresario podrá adoptar “las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida”.^[2]

Igualmente la norma estatutaria regula las facultades o “potestades” empresariales sancionadoras por incumplimientos laborales (donde se incardinaría un posible incumplimiento del deber de confidencialidad), ateniéndose a la tipificación y graduación legal o convencional de las correspondientes faltas y sanciones (“Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable” - art. 58.1 ET-), la que podrá ejercitarse exclusivamente dentro de los plazos de prescripción legalmente establecidos (“las faltas leves prescribirán a los diez días; las graves, a los veinte días, y las muy graves, a los sesenta días a partir de la fecha en que la empresa tuvo conocimiento de su comisión y, en todo caso, a los seis meses de haberse cometido” - art. 60.2 ET-), ajustándose a los procedimientos legal o convencionalmente previstos (arts. 55 ET, 108.1 y 114.2 LRJS) y con aplicación de las sanciones previstas en convenio colectivo y subsidiariamente Estatuto de los trabajadores, sin que en ningún caso se puedan imponer  sanciones configuradas como ilegales (“reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos de descanso del trabajador o multa de haber” - art. 58.3 ET-). Como consecuencia de la infracción de la obligación de confidencialidad podrán imponerse por tanto sanciones como la amonestación, la suspensión de sueldo y empleo y el despido, este último puede imponerse como la más grave sanción siempre que se base “en un incumplimiento grave y culpable del trabajador” (art. 54.1ET). ^[3]

En paralelo, como veremos en el punto siguiente, el art. 65ET contempla en su apartado 2 para los miembros del Comité de Empresa y quienes los asesoren un deber de sigilo con respecto a la información que les haya sido expresamente declarada con carácter reservado.

Ver: 

- Supuestos de incumplimiento de la obligación de confidencialidad en las relaciones laborales.

- Pactos y cláusulas adicionales al contenido y duración del contrato de trabajo.

2.- En el ámbito mercantil, siguiendo la Ley de Secretos Empresariales (en adelante, LSE) aprobada en marzo de 2019, la utilización o revelación de un secreto empresarial se considera ilícita cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien “haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial”.^¡

La referencia al “secreto empresarial” nos obliga a analizar este punto, toda vez que su definición y requisitos limitarán la información que puede ser objeto de secreto profesional, qué no está protegido como tal y a qué personas podemos exigir confidencialidad.

A efectos de Ley de Secretos Empresariales:

a) Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

• Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;
• Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto;
• Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto.

b) No se considera secreto empresarial:

• A la información que manejen los interlocutores sociales dentro de su autonomía o derecho a la negociación colectiva.
• La información obtenida por los trabajadores en base a su experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional.
• La información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial antes citados.
• La que suponga una imposición en los contratos de trabajo de restricciones no previstas legalmente.

c) Deber de confidencialidad. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial.

d) Excepciones al deber de confidencialidad. Cuando un organismo judicial o administrativo requiera al trabajador o extrabajador información sensible, la cláusula de confidencialidad no tendrá efecto.

En este sentido, la SAP Madrid Nº 329/2015, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec 1419/2014 de 27 de abril de 2015, ha considerado que la utilización por un trabajador, para su defensa en un juicio laboral, de datos e informaciones de la empresa no constituye delito de revelación de secretos del tipo contemplado en el art. 197 del CP. ^[4]

Por otra parte, destacar, que la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD), establece que la vulneración del secreto de empresa supone un comportamiento desleal. Así, su artículo 13 señala que: "1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente". De modo que, según el art. 18 del mismo texto, "contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1ª) Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mismo subsiste.

2ª) Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica.

3ª) Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.

4ª) Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5ª) Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la sentencia.

6ª) Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico".

Precisando su artículo 22 que "Los procesos en materia de competencia desleal se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil para el juicio ordinario”

Ver: 

- Secretos empresariales.

- Acciones de defensa de los secretos empresariales.

3.- En el ámbito administrativo merece especial atención la protección de datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.1.f) del RGPD^[5], los datos personales serán tratados de tal manera que se garantice una seguridad y confidencialidad adecuadas de los datos personales, inclusive para impedir el acceso o uso no autorizados de dichos datos y del equipo utilizado en el tratamiento («principios de integridad y confidencialidad»). 

Ver: 

- Principio de confidencialidad en la LO 3/2018 (LOPDGDD) y en el Reglamento general de protección de datos (RGPD).

4.- Dentro del ámbito civil, podemos incardinar la obligación de cumplimiento del pacto dentro del art. 1258 del Código Civil (en adelante, Cciv.), donde se establece: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”

5.- Por último, en el ámbito penal, se hace referencia de nuevo al “secreto de empresa”, aseverando que “El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses” (art. 278 del Código Penal (en adelante, CP)).

Siguiendo lo anterior, la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa se encuentra dentro de los “Delitos relativos al mercado y a los consumidores” - previstos y penado en el art. 279 CP.

En el citado art. 279 del CP contempla el tipo cualificado del delito de descubrimiento y revelación de secretos de empresa, indicando que la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.^[6]

El tipo atenuado se prevé en su siguiente párrafo, que dice que "si el secreto se utilizara en provecho propio, las penas se impondrán en su mitad inferior".

En el artículo 280 del CP se hace referencia a el que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Como bien matiza la SAP Barcelona Nº 3/2017, de 14 de julio de 2017, Rec. 3/2017, ECLI: ES:APB:2017:7740, ^[7]

“No define el CP qué debemos entender por tal (secreto empresarial), seguramente por tratarse de un concepto lábil, dinámico, no constreñible en un "numerus clausus". Por ello, habremos de ir a una concepción funcional-práctica, debiendo considerar secretos de empresa los propios de la actividad empresarial, que de ser conocidos contra la voluntad de la empresa, pueden afectar a su capacidad competitiva.

Así serán notas características:

- la confidencialidad (pues se quiere mantener bajo reserva),

- la exclusividad (en cuanto propio de una empresa),

- el valor económico (ventaja o rentabilidad económica),

- licitud (la actividad ha de ser legal para su protección).

Su fundamento se encuentra en la lealtad que deben guardar quienes conozcan el secreto, por su relación legal o contractual con la empresa, ya que el bien específicamente tutelado consistirá en la competencia leal entre las empresas. Y su contenido suele entenderse integrado por los secretos de naturaleza técnico industrial (objeto o giro de empresa); los de orden comercial (como clientela, o marketing) y los organizativos (como las cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de la empresa). Su materialización puede producirse en todo género de soporte, tanto papel como electrónico, y tanto en original como copia, y aún por comunicación verbal. Y cabe incluir tanto cifras, como listados, partidas contables, organigramas, planos, memorándums internos, etc. En cuanto a la duración temporal de la obligación de guardar secreto se habrá de estar a la fuente del deber de reserva, esto es, a la norma o al contrato, según los casos”

Por lo tanto, continua el fallo, “sin perjuicio de tales acciones ejercitables ante la jurisdicción civil, el castigo penal está previsto para todos los que entran en contacto con los secretos de la empresa, y faltan a su obligación de reserva y lealtad. La responsabilidad penal abarca, pues, a quienes se les exige expresamente (administradores, ex art. 127.2 LSA y 61.2 LRL), al resto de empleados de la empresa que conozcan por razón de sus funciones tales secretos, a trabajadores de otras empresas que se relacionen con la titular de los secretos (de seguridad, proveedoras, etc.), y a los terceros que los hayan conocido a causa de razones legales (como, por ejemplo, funcionarios). Y como "delito especial propio", sólo pueden cometerlo el círculo de personas indicadas, respondiendo, en su caso el "extraneus", como cooperador (inductor, cooperador necesario, cómplice) según en qué haya consistido su participación”.

Ver: 

- Delito de descubrimiento y revelación desecretos de empresa.

- Difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa.

2. Datos protegidos por la empresa (listados de clientes, secretos comerciales, knowhow…) ¿cómo protegerlos y que problemas pueden surgir?

Se hace necesario abordar qué datos, según la doctrina, son los que han de cumplir parámetros como confidencialidad, exclusividad, valor económico y licitud ^[8].

En cuanto a las clases de datos, cabe hablar de:

• Los datos de naturaleza técnica o industrial (objeto o giro de la empresa)
• Los datos de orden comercial (clientela o marketing)
• Los datos organizativos (cuestiones laborales, de funcionamiento y planes de la empresa)

Es decir, se tutelan los ataques contra la confidencialidad de la empresa que supongan una merma de su capacidad competitiva, siempre que tengan la virtualidad de perjudicarla dentro del mercado. Para esto, por tanto, se ha de tener en cuenta el valor de la información ilícitamente conseguida, revelada o utilizada.

En consonancia con lo indicado, algunos ejemplos tratados por la jurisprudencia son:

1.- Listas de clientes: STS Nº 864/2008, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 491/2008 de 16 de diciembre de 2008, Ecli: ES:TS:2008:7442: La Sala considera que son secretas las listas de clientes que tienen las empresas para el desarrollo de sus actividades comerciales, pues son un elemento importante para afianzarse en el mercado, por lo que estima que en este caso existió un acto ilegal de apropiación de datos de la gestoría para la que trabajaba y era administrador el acusado, quien encargó el traspaso de la lista de clientes de dicha empresa al ordenador de otra entidad mercantil constituida por él y otros socios. Por otra parte, entiende que no concurren los requisitos legales para la apreciación de un delito societario por administración fraudulenta, porque no consta que se produjera un perjuicio para la sociedad de la que el acusado era administrador, y por tanto, no cabe afirmar que hubiera un beneficio propio o de tercero, ya que no se conoce el destino de dos cheques librados por aquel.

2.- Listado de proveedores y clientes. Director comercial que presta servicios para la competencia recopilando datos comerciales cuando la relación laboral estaba vigente. STS Nº 285/2008, Sala de lo Penal, Sección 1, Rec 1467/2007 de 12 de mayo de 2008, Ecli: ES:TS:2008:2885. Tales listas son elementos importantes para conservar y afianzar un mercado frente a otros competidores, que las empresas guardan celosamente en sus ordenadores y que quieren mantener al margen del conocimiento de otras de la competencia.

Los hechos declarados probados narran una conducta del acusado absuelto encuadrable, como autoría, en la figura penal cuya aplicación se reclama. El Tribunal de instancia entiende que no puede declarar responsable al acusado, porque no se hallaba vinculado por ningún pacto de no concurrencia del que dimanara una obligación de reserva. Pero, ésta no terminó con el fin de la relación laboral. El tipo penal aplicado, se caracteriza por la infracción del deber de guardar secreto que, con independencia de la cláusula de duración determinada eventualmente contratada, se halla vigente, respecto de las personas que cesan en la empresa, mientras el secreto esté en condiciones de aportar un valor económico. Ambos acusados incurrieron en la conducta típica de cesión de los secretos de empresa, contraviniendo la obligación legal que, como fuente de la reserva, les venía impuesta por su contrato laboral, habiendo accedido a tal información durante la vigencia del contrato y antes de extinguirse la relación laboral.

3.- Conocimientos técnicos y comerciales valiosos, “know-how”, o asistencia o metodología de trabajo. Podríamos definir este concepto como “Todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos”.^[9]

En este caso, como ha dicho el TS ^[10] “El principal problema consiste en determinar que cabe entender por “know-how” o “saber como”.

Si bien cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía, la doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito^[11], que ha pasado de identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial ^[12], a un concepto más amplio como “conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”.

Las notas caracterizadoras, a título ejemplificativo, del “know-how” serían: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciatario), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad).

El art. 1.3 f) del Reglamento 4.087/88^[13] (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el “Know how” como:

“... un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado”

En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1.979 recoge un concepto descriptivo diciendo que “lo que doctrinalmente se denomina “Know How”, es decir, “el saber hacer”, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial”.

A efectos de los Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999 y Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, se entenderá por "Conocimientos técnicos"

“...un conjunto de información práctica no patentada derivada de la experiencia del proveedor y verificada por éste, que es secreta, substancial y determinada; en este contexto, se entenderá por " secreta" que los conocimientos técnicos, considerados globalmente o en la configuración y ensamblaje preciso de sus elementos, no son de dominio público o fácilmente accesibles; se entenderá por " substancial" que los conocimientos técnicos incluyen información que es indispensable al comprador para el uso, la venta o la reventa de los bienes o servicios contractuales; se entenderá por " determinada" que los conocimientos técnicos deben estar descritos de manera suficientemente exhaustiva, para permitir verificar si se ajustan a los criterios de secreto y substancialidad”

Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales^[14], donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a “metodología de trabajo”; “técnicas operativas”; “técnicas comerciales ya experimentadas”; “conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico”; “conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...'',

Delimitado, en la medida de lo posible, el concepto, en relación con una posible vulneración de la confidencialidad relativa al “know-how” los tribunales han venido matizando:

- STS Nº 3877/2009, de 8 de junio de 2009, Sala de lo Civil, Rec. 2702/2004, ECLI: ES:TS:2009:3877. “El mero trasvase de trabajadores de una empresa a otra, aunque aprovechen en la nueva, experiencia adquirida en la anterior de igual o similar actividad, no es suficiente, por sí solo, para integrar un ilícito competencial (SS. 11 y 29 de octubre de 1.999, 1 de abril de 2.002, 26 de julio de 2.004, 28 de septiembre de 2.005, 14 de marzo y 23 de mayo de 2.007 y 3 de julio de 2.008 ), siendo necesario al respecto que se produzca un aprovechamiento torticero de la información o de la clientela”

- SAP Tarragona Nº 95/2008, Sala Civil, Sección 1, Rec 398/2007 de 10 de marzo de 2008, Ecli: ES:APT:2008:389. “..Aunque no estén patentadas ?lo que hemos visto, no es necesario, como tampoco lo es que sea novedad, que queda reemplazada por el secreto; SAP Barcelona 1?2?1997?, es indudable el valor patrimonial de las técnicas empleadas(inyección de sellantes con la planta en servicio, la posibilidad de conocer la localización exacta de emisiones y los mecanizados in situ pueden ser consideradas como secreto industrial ; DVD 38:10, declaración Sr. Víctor; otras se pueden hacer sin la tecnología de TEAMINC) atendiendo a la clientela que lo solicita, su protección debe ser por vía de la LCD y se trata de unas técnicas industriales que engloba.

La duda que puede persistir es su carácter secreto, por el hecho de ser conocidas por algunos trabajadores de TAMOIN. Atendiendo a la doctrina, el mero hecho que haya diversas personas legitimadas que lo utilizan (como pueden ser algunos trabajadores de TAMOIN que impartían los cursillos o redactaban, como dice la apelante, el manual de instrucciones) no hacen perder el carácter de secreto de una técnica y lo siguen siendo si son de difícil aprendizaje por terceros.

La cuestión estriba en si los conocimientos para aplicar dichas tres técnicas era secreto de TAMOIN y si los trabajadores que cambiaron de empresa las aprendieron ahí, causándose de este modo un supuesto de competencia desleal de los arts. 13.1 y 14 LCD . De no ser así, no estaríamos ante un supuesto de competencia desleal y, por lo tanto, debería quedar desestimada la demanda en su integridad sin necesidad de entrar en más pronunciamientos”

“... Si atendemos a la jurisprudencia existente a este respecto, se trata, en definitiva, de técnicas formaban parte del conocimiento de los trabajadores por su actividad (SAP Asturias 18-6-1997 y SAP Valencia 1-9-1997). Denótese especialmente la STS 24-11-2006 que señala que "no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. Es lo que ha ocurrido en el caso. No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a través de la propia experiencia de quienes, habiendo sido empleados de la actora, ejercen después esas mismas funciones para la sociedad demandada"; se trataba de un Directivo que cesaba en la empresa y montó otra con la misma actividad que éste desarrollaba en la primera; ver también la misma argumentación en la reciente SAP Vizcaya 19-7-2007 . En el presente caso, no queda acreditado para ninguna de las tres actividades que TAMOIN desarrolla en exclusiva con tecnología de TEAMINC, fuese aprendida por el Sr. Domingo o por el Sr. Plácido en TAMOIN, dado que no sólo no recibían formación constante por parte de TEAMINC, sino que el Sr. Domingo se ocupó personalmente de redactar el manual y de realizar la formación de sus colaboradores; tampoco ha quedado acreditado que existiese un pacto de no concurrencia entre TAMOIN y sus trabajadores en cuestión. No puede deslindarse lo que ya tenía aprendido cuando fue contratado por TAMOIN de lo que aprendió de nuevo pero, atendiendo incluso al propio perito de TAMOIN lo esencial es el bagaje de uno en el campo en cuestión más que las instrucciones.

Tal y como señala la doctrina, la diferenciación entre las capacidades, habilidades y experiencia profesional y el secreto industrial no es fácil, y debe irse caso a caso. En el presente, no ha quedado suficientemente acreditado (art. 217 LEC) que estemos ante un supuesto de secreto industrial revelado a través de la captación de trabajadores, que sería la combinación aquí discutida, de los requisitos que marcan los arts. 13.1 y 14 LDC . En consecuencia, no ha lugar a indemnización alguna por no existir competencia desleal respecto a los aspectos enjuiciados (art. 18 LCD).”

-STS de 24 octubre 1979 “… la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles, significativo de lo que doctrinalmente se denomina «knowhow», es decir, «el saber hacer» y que puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial, no determina una protección de manera directa, ni menos aún un derecho de carácter absoluto o un derecho de exclusiva, dado que su protección es únicamente indirecta y adviene por la vía de las normas relativas a la competencia desleal...”.

De estos y otros muchos pronunciamientos, en relación con el know-how, extraemos la ausencia de un régimen claro de protección de esta figura difusa en la ley, siendo necesario aplicar los arts. 13 LCP y 3 LSE y los arts. 278-280 CP, desde la perspectiva de la violación de secretos industriales o empresariales, correspondiendo a la empresas establecer las medidas, procedimientos y recursos para garantizar la disponibilidad de vías de acción laboral, civil o penal frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto empresarial o comercial, en los términos establecidos por la citada regulación.

Entre las diversas formas de protección encontramos medidas de carácter preventivo, como acuerdos de confidencialidad, pactos de no concurrencia, etc y medidas de carácter correctivo como posibles indemnizaciones por daños y perjuicios, ambas introducidas en contratos laborales, civiles o mercantiles. Encontrando la expresión máxima de la regulación de la confidencialidad asociada a una política de Compliance^[15] y a la firma de contratos que regulen y protejan a la corporación del acceso o transferencia de la tecnología o conocimientos. 

3. Cláusulas o pactos de confidencialidad en el contrato de trabajo

El fraude, la deslealtad, el abuso de confianza, o el quebrantamiento de secretos puede producir un grave perjuicio para la empresa y es por ello necesario proteger los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. Para ello, con cada vez más frecuencia, las empresas optan por firmar acuerdos de confidencialidad con sus personas trabajadoras.

Si bien es cierto que no existe un único modelo de Acuerdo de Confidencialidad sí es verdad que todos ellos deben contener ciertos elementos comunes. ^[16]

a) La obligación de confidencialidad se puede establecer unilateral o recíprocamente, es decir, como obligación de ambas partes (caso más común).

b) Ha de delimitarse bien el objeto del acuerdo. Por esta razón, se debe identificar y definir claramente lo que se considera Información Confidencial.

c) Han de precisar los límites del acuerdo. Normalmente el Acuerdo limita el uso de la Información Confidencial, tanto en relación con las personas que van a tener acceso a la misma, como el uso que se va a hacer de ella.

En este punto es conveniente matizar dos posibles preguntas para cuya respuesta es necesario recurrir a normativa de distintos ámbitos que hemos analizado en el apartado anterior. Las preguntas más relevantes son:   

a) ¿A quién puede exigirse confidencialidad?

a) Administradores. Los art. 228 b) (Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad) y 232 (Acciones derivadas de la infracción del deber de lealtad) de la Ley de Sociedades de Capital, obligan a los administradores a “Guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera.”

b) Las personas trabajadoras. En base a los arts. 5 b), 20 y 21ET, dentro de las obligaciones de la persona trabajadora está el deber de confidencialidad y sigilo profesional que han de seguir todas las personas trabajadoras. Asimismo podemos encontrar similitudes con el pacto de no competencia en cuanto a su validez (que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello y que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada) y vigencia (no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores) en caso de extender sus efectos después de extinguido el contrato de trabajo.

c) Los representantes legales de los trabajadores. Especial interés tienen en este punto los arts. 65.2 y 3 ET y 37.3LPRL al otorgar a la representación legal de los trabajadores el deber de observar confidencialidad y sigilo profesional^[17] respecto de la información a que tuviesen acceso como consecuencia del desempeño de sus funciones, aun después de dejar de pertenecer a dicho órgano. En todo caso, ningún tipo de documentación entregada a la Comisión podrá ser utilizada fuera del estricto ámbito de aquélla y para distintos fines de los que motivaron su entrega, sin autorización de todos los componentes de la misma.^[18]

d) Asesores de los representantes legales de los trabajadores. Especial mención tiene el deber de confidencialidad de los asesores de la representación de los trabajadores que forman parte de mesas de negociación colectiva, de comisiones negociadoras del plan de igualdad o de cualquier otro tipo de negociación que deben observar el mismo deber de sigilo que tienen las personas trabajadoras a las que asesoran, pero que en todo caso el incumplimiento del mismo nunca podría analizarse en la jurisdicción social por ser un sujeto ajeno a la relación laboral.

e) A trabajadores de otras empresas que presten servicios en nuestra entidad (como ejemplo: empresas de seguridad, proveedores, asesorías de gestión laboral), dado que durante los mismos puede recibir información confidencial de la empresa cliente o disponer de acceso o de potencial acceso la misma (LOPDGDD y RDPD).

f) Cuando así se establezca en contratos mercantiles firmados por la empresa con autónomos colaboradores como pueden ser comerciales, o cualquier profesional que acceda al knowhow de la empresa, o contratos mercantiles de franquicia, o cualquier otra relación mercantil donde pueda producirse transferencia tecnológica, etc

f) En caso de mentores para negocios o startups. Dentro de la tendencia actual de asignar o consultar a los denominados “mentores” para emprendedores, es recomendable que la persona en cuya experiencia se confíe para analizar planes de negocios, información empresarial, etc, firme un acuerdo de confidencialidad.

g) Los responsables y encargados del tratamiento de datos, así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este tratamiento estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el arts. 5.1.f) RGPD y 5 LOPGDD.

b) ¿Cuándo es conveniente la firma de una cláusula de confidencialidad?

La cláusula de confidencialidad se constituye como un instrumento mediante el cual las corporaciones pretenden proteger sus intereses respecto a un uso inapropiado de sus trabajadores en beneficio propio, o de otra empresa de la competencia, durante la relación laboral, o cuando esta termine.

La respuesta a la pregunta, siguiendo la definición aportada, parece simple, la cláusula o pacto será de interés cuando la empresa necesite garantizar que, durante la relación laboral y una vez finalizada esta no se van a revelar secretos de la empresa. En este tipo de clausulas la persona trabajadora se compromete a no divulgar información corporativa en especial a una organización de la competencia.

Dado que las personas trabajadoras están obligados a mantener el secreto de la información, como hemos visto en base a los deberes de buena fe y diligencia que rige la relación laboral, la cláusula de confidencialidad debería ser, en principio, una mera constatación de esta obligación por escrito -o sujeta a cualquier género de soporte incluso electrónico- y podría formalizarse al inicio de la relación laboral o finalizada la misma. Otras situaciones, bastante comunes en las empresas, en las que es recomendable firmar un acuerdo de confidencialidad serían:

• Sí los empleados tienen acceso a información confidencial o de propiedad.
• En situaciones en las que se revela información personal, financiera, etc de la empresa como sería una negociación con un inversor o socio, venta o licencia de un producto, etc.
• En caso de recibir prestación de servicios de una empresa con acceso a información sensible.

Por último, una puntualización sobre la posibilidad de despido en caso de la negativa reiterada a la firma de compromiso de confidencialidad por parte de una persona trabajadora. La STSJ Madrid Nº 221/2017, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2/2017 de 3 de marzo de 2017, Ecli: ES:TSJM:2017:2830, ha avalado el despido de una trabajadora que se negaba reiteradamente a firmar el compromiso de confidencialidad y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los proyectos de su empresa. El TSJ considera en su fallo que el despido es correlativo y proporcional “a la gravedad y trascendencia de la actuación que ésta observó negándose de forma reiterada y recalcitrante a firmar el compromiso de confidencialidad y protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual que requería la continuidad y viabilidad de los múltiples proyectos en que interviene su empleador, al igual que la consecución de nuevos encargos y contratos de prestación de servicios, lo que no puede catalogarse sino como una conducta de abierta indisciplina. A todo ello hay que sumar que el convenio de aplicación (Convenio Colectivo de Industria , Servicios e Instalaciones del Metal de la Comunidad de Madrid) tipifica como falta muy grave la desobediencia e indisciplina a las órdenes dadas por la empresa, con quiebra de la confianza, y se ajusta a la necesidad de prevenir comportamientos semejantes – y potencialmente peligrosos – respecto al resto del personal.”

Caso similar es el analizado por la STSJ Cataluña Nº 7131/2014, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3363/2014 de 27 de octubre de 2014, en el que un trabajador no firma el acuerdo de confidencialidad propuesto por la empresa “porque lo quería pensar y el tiempo pasó sin que lo firmara”, habiendo sido suscrito por todos los trabajadores y colaboradores de la empresa. En este caso la empresa procedió a realizar una adaptación a la normativa de protección de datos ex LOPD 15/1999, así como una homologación de la confidencialidad y seguridad en el tratamiento de datos de terceros por la empresa, sus empleados, servicios externos y colaboradores, para lo que precisaba -por las razones que exponía – la suscripción de un acuerdo de confidencialidad.

Para validar el despido disciplinario del trabajador por indisciplina y desobediencia en el trabajo en base a una transgresión de la buena fe contractual, el TSJ tiene en cuenta:

• Que la empresa se mueve en un sector especialmente sensible a filtraciones de información.
• El acuerdo fue aceptado pacíficamente por el resto de los compañeros.
• La resistencia y las dilaciones reiteradas en la firma del documento.

^[1] Preámbulo Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales.

^[2] Pueden ser de interés: STSJ Cataluña de 16 de Julio de 1998; STSJ Galicia Nº 5770/2012, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 4009/2012 de 23 de noviembre de 2012.

^[3] Puede ser de interés: STSJ Andalucía Nº 2758/2017, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1356/2017 de 14 de diciembre de 2017.

^[4] En el mismo sentido, tal condena, dice la Sentencia, supondría infringir el principio acusatorio (SAP 3.ª de Alicante, 27-9-2011 N.º 493/2011 ).

^[5] La LOPDGDD establece el deber de confidencialidad de los datos en su artículo 5.

^[6] En consonancia con lo indicado, la STS 16 de diciembre de 2008, Rec. 491/2008, condena a un extrabajador de una gestoría, que crea otra y se lleva los clientes de la primera, los cuales se descubren en su ordenador; lo cual integra el tipo privilegiado del art.279 último párrafo, pues no se transmite el secreto de empresa a terceros sino que se utiliza en beneficio propio. (En concreto se descubrió que la empresa B, tenía un listado de clientes, que en el 97 por 100 coincidían con la empresa A).

^[7] En los mismos términos la SAP Valencia de 7 de enero de 2014 , se establece que "la doctrina establecida por el Tribunal Supremo es clara y basta con la obligación legal de reserva impuesta a todos los trabajadores para que quede integrado el delito previsto en el artículo 279 del Código penal , sin necesidad, como pretenden las defensas, de que esa obligación sea reiterada por otra disposición legal o por una cláusula contractual que redunden en imponer una prohibición de divulgar los secretos de empresa que las normas legales citadas ya establecen para todos los trabajadores”.

^[8] Puede ser de interés: SAP Madrid Nº 329/2015, Sala de lo Penal, Sección 2, Rec. 1419/2014 de 27 de abril de 2015.

^[9] GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El secreto industrial (know?how); Concepto y Protección, Ed. Tecnos, Madrid 1974.

^[10] Puede ser de interés: STS 21 de octubre de 2005.

^[11] circunscrito primero a los “conocimientos secretos de orden industrial”.

^[12] Incluidos los aspectos organizativos de la empresa como el secreto empresarial, la experiencia (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación), etc.

^[13] Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia. Concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1.

^[14] Entre muchas: SAP Barcelona Nº 353/2013, Sala Civil, Sección 17, Rec 1133/2011 de 19 de julio de 2013; SAP León Nº 222/2018 Sala Civil, Sección 2, Rec 49/2018 de 29 de junio de 2018, Ecli: ES:APLE:2018:834; SAP Alicante Nº 338/2012, Sala Civil, Sección 9, Rec 735/2011 de 29 de Mayo de 2012.

^[15] Guía para implantar un programa de compliance. Editorial Colex.

^[16] Guía del modelo de Acuerdo de Confidencialidad Grupo de Trabajo : Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LES España y Portugal (LES), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

^[17] Analizando el deber de sigilo de los representantes de los trabajadoras, cuestión que genera enormes problemas en la práctica habitual de una empresa, mencionamos la STSJ País Vasco Nº 903/2016, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 792/2016 de 10 de mayo de 2016, Ecli: ES:TSJPV:2016:1354, que matiza que “se refiere a todas las deliberaciones e informaciones que la empresa considere de carácter reservado, así como las que así sean consideradas por el propio Comité. Por otra parte, la limitación de la cláusula analizada no se refiere solamente a la información reservada comunicada por la empresa, sino a las deliberaciones del Comité, lo que supera y desborda también ampliamente el marco del sigilo e impide, desde luego, cumplir con los derechos y garantías de los artículo 64.7.e ) y 68.d) ET , relativos a los derechos de información”.

^[18] Puede ser de interés: STS Nº 269/2018, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 54/2017 de 13 de marzo de 2018, Ecli: ES:TS:2018:1206.