Contenido del derecho de marca

Derechos sobre la marca

El registro de la marca otorga, principalmente el derecho exclusivo sobre la misma a su titular.

Este derecho, le faculta a prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:

1. Se produzca una identidad o similitud a la marca,
2. utilizándose
   1. para productos o servicios idénticos,
   2. o similares si existe riesgo de confusión
   3. o si los registrados gozan de renombre obteniendo una ventaja desleal

Podrá prohibirse en particular:

• Colocar el signo en los productos o en su embalaje.
• Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
• Importar o exportar los productos con el signo.
• Utilizar el signo como nombre comercial o denominación social, o como parte de un nombre comercial o una denominación social.
• Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
• Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
• Utilizar el signo en la publicidad comparativa de manera que vulnere la Directiva 2006/114/CE.
• la colocación de un signo idéntico o similar a la marca en el embalaje, las etiquetas, los marbetes, los elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad u otros soportes en los que pueda colocarse la marca.
• la oferta o comercialización, o el almacenamiento a tales fines, o bien la importación o exportación de embalajes, etiquetas, marbetes, elementos de seguridad o dispositivos de autenticidad, u otros soportes en los que esté colocada la marca.
• derecho a impedir que, en el tráfico económico, terceros introduzcan productos en España, sin que sean despachados a libre práctica, cuando se trate de productos, incluido su embalaje, que provengan de terceros países y que lleven sin autorización una marca idéntica a la marca registrada para esos productos, o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de dicha marca.
• impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal.

Limitaciones del derecho de marca.

El titular de una marca no podrá prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico:

1. De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.
2. De signos o indicaciones carentes de carácter distintivo o relativos a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características del producto o servicio.
3.  De la marca, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

Protección provisional.

Si bien el derecho otorgado con el registro de la marca sólo se puede hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión, la propia solicitud del registro aporta, desde la fecha de su publicación, una protección provisional

Esta protección provisional confiere el derecho a exigir una indemnización si un tercero hubiera llevado a cabo, entre aquella fecha y la fecha de publicación de la concesión, un uso de la marca que después de ese período quedaría prohibido.

2. Esa misma protección provisional será aplicable aun antes de la publicación de la solicitud frente a la persona a quien se hubiera notificado la presentación y el contenido de ésta.
3. Se entiende que la solicitud de registro de marca no ha tenido nunca los efectos previstos en el apartado 1 cuando hubiere sido o se hubiere tenido por desistida, o cuando hubiese sido denegada en virtud de una resolución firme.
4. La protección provisional prevista en este artículo sólo podrá reclamarse después de la publicación de la concesión del registro de la marca.
Obligación de uso de la marca

Reproducción de la marca en diccionarios.

Si la reproducción de una marca en un diccionario, una enciclopedia o una obra de consulta similar, en formato impreso o electrónico, diera la impresión de que constituye el término genérico de los productos o servicios para los que está registrada la marca, el editor de la obra, a petición del titular de la marca, velará por que la reproducción de esta vaya acompañada sin demora, y en el caso de obras en formato impreso, a más tardar en la siguiente edición de la obra, de la indicación de que se trata de una marca registrada.

Agotamiento del derecho de marca.

Así el titular de la marca, una vez que ha consentido su comercialización U.E. ya no podría impedir la circulación o utilización del mismo, salvo que existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Uso de la marca

Cinco años, contados a partir del día en que el registro sea firme, o desde que se interrumpió el uso de la marca, es el plazo que otorga la legislación para efectuar un uso efectivo de la misma.

No sólo se computarán para el caso de un uso efectivo, sino también:

• el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada, con independencia de si la marca está o no registrada asimismo a nombre del titular en la forma en que se use.
• poner la marca en los productos o en su presentación con fines exclusivamente de exportación.

En caso contrario, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.

Se reconocerán como causas justificativas de la falta de uso de la marca las circunstancias obstativas que sean independientes de la voluntad de su titular, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada.
Actuaciones judiciales

Indemnización de daños y perjuicios

Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si:

1. hubieran sido advertidos por el titular o por persona legitimada acerca de la existencia de esta y hubiera sido advertido de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma
2. cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia
3. o la marca en cuestión fuera renombrada.

Cálculo 

Comprenderá las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener (daño emergente y lucro cesante, respectivamente)

Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

1. Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
2. Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.
   En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias:

• el renombre y prestigio de la marca
• el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación.
• En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

Indemnizaciones coercitivas.
Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Prescripción de acciones.
1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse.
2. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.

Transmisión de la marca.

La transmisión de la empresa en su totalidad implicará la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario o que las circunstancias determinen claramente lo contrario. Esta disposición será aplicable a la obligación contractual de transmitir la empresa.
Si pudiera inducir al público a error, en particular sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de los productos o de los servicios para los cuales esté solicitada o registrada, se denegará la inscripción de la transmisión, a no ser que el adquirente acepte limitar la solicitud o el registro de la marca a productos o servicios para los cuales no resulte engañosa.

Licencia

Tanto la solicitud como la marca podrán ser objeto de licencias sobre la totalidad o una parte de los productos y servicios para los cuales esté registrada y para todo o parte del territorio español.

Las licencias podrán ser exclusivas o no exclusivas.

Los contratos de licencia se regirán por la voluntad de las partes, si bien existen aspectos que, salvo pacto en contrario, procederán de conformidad con lo establecido en el art. 48 de la Ley de Marcas.

Así:

• no se podrá ceder a terceros,
• ni conceder sublicencias,
• derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones, en todo el territorio nacional y en relación con todos los productos o servicios para los cuales la marca esté registrada.
• Se entenderá no exclusiva y que el licenciante podrá conceder otras licencias y utilizar por sí mismo la marca.
• el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercer tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación. A estos efectos, será de aplicación al licenciatario exclusivo de marca lo dispuesto en el artículo 117.3 y 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
  
  

El procedimiento a seguir para la solicitud e inscripción de las modificaciones de derechos, se ajustará a lo dispuesto en los arts. 49 y 50 de la Ley de Marcas, y concordantes.