Sentencia Contencioso-Administrativo Nº 792/2018, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contencioso, Sección 2, Rec 605/2017 de 28 de Noviembre de 2018

Encabezamiento

Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Segunda
C/ General Castaños, 1 , Planta 1 - 28004
33009730
NIG: 28.079.00.3-2017/0012203
RECURSO Nº 605/2017
SENTENCIA Nº 792/2018
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
Ilustrísimos Señores:
Presidente:
D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez
Magistrados:
D. José Daniel Sanz Heredero
D. José Ramón Chulvi Montaner
Dª. Natalia de la Iglesia Vicente
En la Villa de Madrid a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.
Vistos por la Sala, constituida por los señores del margen, de este Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, los autos del recurso contencioso-administrativo número 605 de 2017 interpuesto por la entidad 'Las
Vegas Juegos y Apuestas, S.L. ' representada por la Procuradora doña Sonia Juárez Pérez y asistido por el
Letrado don Félix J. González Iglesias contra la resolución de 17 de abril de 2017 de la Oficina Española de
Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 14 de septiembre
de 2016 que denegó la inscripción de la marca nacional 3.600.574 Salón de Juego Casino Las Vegas (gráfico
denominativa) para proteger productos de la clase 41ª del nomenclátor internacional. Ha sido parte la Oficina
Española de Patentes y Marcas representada por el Sr. Abogado del Estado y como codemandada Aurora
, representada por la Procuradora doña Almudena González García y asistido por el Letrado don Xavier
Lamíquiz Pierron.

Antecedentes

PRIMERO.- Que previos los oportunos trámites la Procuradora doña Sonia Juárez Pérez en nombre y representación de la entidad 'Las Vegas Juegos y Apuestas, S.L. ' formalizó demanda el día 21 de septiembre de 2017, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho que estimó pertinentes, y terminó solicitando que se tuviera por presentada por formalizada demanda, y en base a cuantos hechos y fundamentos de derecho que quedaban reseñados, en su día dicte Sentencia por la que declarando no conforme a Derecho la resolución recurrida revoque la misma, la declare nula y subsidiariamente la anule, dejándola en todo caso sin efecto, declarando la concesión total de la inscripción de la marca nacional (3600574/6) Salón de Juego Casino las Vegas (mixta) - clase solicitada 41- solicitada por la demandante- ordenando su inscripción.



SEGUNDO.- Que asimismo se confirió traslado al Sr. Abogado del Estado para que en representación de la oficina Española de Patentes y Marcas presentara contestación a la demanda, lo que se verificó por escrito presentada el 6 de octubre de 2017, en que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó suplicando que en su día se dictara sentencia por la que se desestimara el recurso contencioso-administrativo interpuesto confirmando el acto recurrido por ajustarse a Derecho con expresa imposición de costas al actor.



TERCERO.- Conferido traslado para contestación a la demanda por la Procuradora doña Almudena González García en nombre y representación Aurora , se presentó escrito el día 15 de noviembre de 2.017, contestando dicha demanda en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró pertinentes, la parte terminó solicitando que en su día previos los trámites legales se dictara Sentencia en su día desestimando el presente recurso contencioso- administrativo, absolviendo a la Administración Pública de la demanda formulada contra la misma y confirmando el acuerdo recurrido que denegaba la solicitud de marca n° 3600574 Salón de Juego Casino las Vegas (mixta).



CUARTO.- Por auto de fecha 24 de noviembre de 2017, se acordó no haber lugar a recibir el recurso a prueba

QUINTO.- Que, no estimándose necesaria la celebración de vista pública se concedió a las partes el término de diez días para concluir por escrito, lo que consta realizado señalándose para la deliberación, votación y fallo del presente recurso el día 22 de noviembre de 2018 a las 10,00 horas de su mañana, en que tuvo lugar.

VISTOS.- Siendo Magistrado Ponente el Ilustrísimo Señor Don Juan Francisco López de Hontanar Sánchez .

Fundamentos

PRIMERO.- La Procuradora doña Sonia Juárez Pérez en nombre y representación de la entidad 'Las Vegas Juegos y Apuestas, S.L. ' interpone recurso contencioso administrativo contra la resolución de 17 de abril de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 14 de septiembre de 2016 que denegó la inscripción de la marca nacional 3.600.574 Salón de Juego Casino Las Vegas (gráfico denominativa) para proteger productos de la clase 35ª, del nomenclátor internacional.



SEGUNDO.- Se fundamenta el recurso en la compatibilidad de la marca nacional 3.551.923 Salón de Juego Casino Las Vegas (gráfico denominativa) con la marcas cuya titularidad ostenta Aurora en concreto la marca española 3.039.107 Bienvenido al Fabuloso las Vegas Bingo Madrid. Se alega la existencia de infracción del artículo 6.1.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que establece que 'No podrán registrarse como marcas los signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.



TERCERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas entiende que : En primer lugar debe realizarse la comparación entre los signos en conflicto, que en el presente caso son los siguientes: el signo prioritario, marca mixta 3.039.107 'BIENVENIDO AL FABULOSO LAS VEGAS BINGO MADRID' y la marca mixta solicitada 'SALON DE JUEGO CASINO LAS VEGAS.

Denominativamente, entre los citados signos, existe una gran similitud derivada de la coincidencia en el elemento distintivo de ambas marcas. Los términos 'Salón de Juego', 'Casino', 'Bingo' y 'Madrid' son claramente genéricos y descriptivos de los servicios solicitados.

Desde un punto de vista gráfico, los signos presentan una composición e impresión de conjunto diferenciada al consistir en: Con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto tienen un significado semejante, sin que se le pueda atribuir al término 'Las Vegas' un carácter descriptivo, sino meramente evocativo.

En cuanto a la relación aplicativa, el signo prioritario está registrado, entre otros servicios, para 'Actividades de entretenimiento, parques de atracciones, salas de videojuegos, casinos, clubes nocturnos, discotecas, teatros de variedades, salas de concierto, cines, salas de espectáculos y comedias musicales, parques temáticos, puesta a disposición de instalaciones de casino y de timba, organización de juegos de azar, juegos de apuestas y juegos de envite (tales como ruletas, bingo, poquer, tragamonedas y juegos de mesa, organización de espectáculos y actuaciones, presentación de actuaciones en vivo, servicios de karaoke, producción de conciertos, espectáculos y revistas musicales, clubes de salud, organización y presentación de actividades deportivas, puesta a disposición de instalaciones deportivas' de la clase 41, mientras que el nuevo signo se solicita para proteger 'Servicios de salones recreativos y de juegos'. Existen por lo tanto, semejanzas aplicativas evidentes en relación con la naturaleza, finalidad, modo de uso y destinatarios de los respectivos campos aplicativos.



CUARTO.- Conforme al régimen actual el artículo 6 apartado 1º letras a) y b) 1 de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior . De forma que para que la marca no tenga acceso al registro se exige una doble identidad o semejanza, en primer lugar la identidad o semejanza fonética, pero además y concurrentemente se exige una identidad o semejanza de los servicios o productos que pretende distinguir, por lo que es posible la inscripción de una marca cuya denominación a otra idéntica o semejante si los productos o servicios que ambas distinguen son distintos y ello salvo que la marca prioritaria sea notoria o renombrada puesto que el artículo 8. 1º de la citada Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores de forma que si la marca prioritaria es notoria la protección otorgada alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados y si la marca prioritaria es renombrada, esto es sean conocidos por el público en general el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Así pues como señala la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 bajo el epígrafe de 'Prohibiciones relativas', el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre , establece que: 'No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior'. El caso más claro de prohibición es el de la doble identidad de signos y productos o servicios. Está previsto en el apartado a) del artículo 6, pero precisamente por esa claridad, difícilmente se dará un caso que incurra en dicha prohibición, pues nadie se arriesgará a una solicitud de esas características, a sabiendas de que va a ser rechazada si se opusiere el titular de la marca anterior registrada. Más común serán los casos en que se conjuguen identidades de signos con similitudes de ámbitos aplicativos, o similitudes de signos con identidades de campos aplicativos, o similitudes de signos con similitudes de ámbitos . Siempre se exigirá una correlación entre ambos elementos de la comparación, quedando fuera de la misma, salvo los supuestos de marca renombrada o notoria del artículo 8, los supuestos en que exista una absoluta diferenciación en alguno de los dos elementos que se enfrentan, de tal forma que la prohibición no opera en los supuestos en que los signos no sean semejantes, aunque los campos aplicativos sean iguales o similares, o en que los signos sean iguales o semejantes pero los campos de aplicación sean distintos o no haya relación entre ellos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de producto o servicio (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.



QUINTO.- Dos son los elementos que han de analizarse, en primer lugar a existencia de semejanzas o identidades fonéticas y en segundo lugar la existencia de semejanza o identidad en los campos aplicativos de las marcas. Respecto de la primera cuestión. Los criterios jurisprudenciales utilizables para producir la eventual semejanza entre marcas, ocupa lugar preferente el que con carácter directo propugnen una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalece sobre sus integrantes parciales en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico, Sentencias del Tribunal Supremo de 13 y 22 de marzo, 24 y 29 de abril, y 12 de junio de 1974 entre otros, ya que tal impresión global constituyen el impacto verbal y visual imprescindible, cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley. Se trata en definitiva de un enfoque estructural en el cual el todo prevalece sobre las partes o factores componentes. Por otra parte el Tribunal Supremo ha venido configurando diversos factores complementarios no utilizables directamente para ponderar el grado de semejanza entre marcas, aun cuando sirven para perfilarla con mayor precisión, entre las cuales está el conceptual o semántico, deducido del significado de los vocablos componentes o el taxonómico o tópico, que consiste en la naturaleza de los objetos o servicios con independencia de su catalogación, teniendo reiteradamente declarada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que tal factor debe ser utilizado de modo indirecto o como circunstancia coadyuvante para matizar con la mayor exactitud el riesgo de confusión en el mercado más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común, pero que tal criterio indirecto, excepcional o accesorio, no puede tener nunca eficacia calificadora directa desde el momento que no figura recogido en la definición legal como producto determinante de la semejanza proclive a la confusión ( Sentencias de 3, 13, 20 y 26 febrero, 7, 20 y 26 marzo, 18 abril, 21, 22, 28 y 30 mayo, 2, 14 y 17 junio, 3 julio y 9 octubre 1975.



SEXTO.- Respecto de los factores de riesgo alegados por la parte actora el criterio esencial para determinar la compatibilidad entre los distintivos o denominativos de las marcas, nombres o rótulos enfrentados es que la semejanza fonética o gráfica, se manifieste por la simple prosodia o la imagen de los vocablos en pugna, tras una comparación simple, una simple visión, lectura o audición del conjunto, que no consista en descomponer o aquilatar técnicamente los elementos confrontados, ni que descienda a disquisiciones gramaticales, puesto que para la convivencia lo fundamentales que los signos con que se presenten en el mercado no induzcan en algún aspecto a error al consumidor, según constante y reiterada jurisprudencia.

Ha de señalarse que las marcas enfrentadas Salón de Juego Casino Las Vegas (gráfico denominativa) por una parte y Bienvenido al Fabuloso las Vegas Bingo Madrid no son idénticas debiendo valorarse si existe semejanza.

Como señala la citada Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 2009 a diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista , los conceptos de semejanza , similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas .

Para realizar esta labor este Tribunal ha de aplicar, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o la asocie con ella y el caso presente las marcas opuestas integran el término 'las Vegas' que es coincidente con la marca prioritaria al que se añaden términos meramente descriptivos como Salón de Juego o Casino términos genéricos in susceptibles de apropiación, como ocurre con los términos Bingo y Madrid de la prioritaria tal y como señala el artículo 37 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas cuando indica que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: b) De indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.

La cuestión consiste en determinar si precisamente el término 'Las Vegas' tiene la suficiente fuerza descriptiva como para ser el elemento diferenciador y ello no es así, no ya porque el mismo sea una denominación geográfica sino que para el sector del Juego, para el consumidor medio, dicho termino se identifica con la ciudad de Nevada (EEUU) que es el paradigma mundial del Juego, pudiéndose afirmar que el elemento diferenciador de dicha expresión para el sector del juego es escaso o nulo debiendo por tanto estudiarse si existen otras semejanzas o diferencias en las marcas enfrentadas para permitir su convivencia en el mercado SÉPTIMO.- En y en cuanto a la distingüibilidad por el contenido gráfico de ambas marcas como señalan las Sentencia de la sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2003, 6 de mayo de 2002, 21 de marzo de 2002, 20 de febrero de 2002, 14 de noviembre de 2001, y 28 de marzo de 2001, aunque gráficamente sean diferenciables no lo serán cuando se trata de denominarlas a través de las palabras, como cuando se hace propaganda radiofónica o cuando se solicita de forma oral, dado que, en tales circunstancias, se anuncian o se piden utilizando el elemento fonético sin citar para nada el gráfico y si bien es cierto que la última jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo ha entendido que la comparación ha de realizarse en conjunto de forma que cuando el contenido gráfico, en marcas con contenido denominativo semejante, es suficientemente significativo, puede provocar que las marcas sean absolutamente distinguibles y que por lo tanto no se exista dicha relación de semejanza y esto es lo que ocurre en el caso presente ya que los gráficos son absolutamente diferentes .

Gráficamente las marcas son absolutamente distinguibles ya que son totalmente diferentes y si a ello unimos la adición de otras denominaciones descriptivas, que tampoco son coincidentes pues la prioritaria incluye la expresión 'Bingo' y las pretendidas por la actora 'Salón de Juego' y 'Casino' la conclusión a la que ha de llegarse es que existen factores de diferenciación suficientes para que las marcas puedan convivir en el mercado Procedimiento Ordinario lo que ha de estimarse el recurso contencioso-administrativo al ser innecesario el estudio de la semejanza aplicativa que existe ya que para la exclusión de la marca se precisa que exista la doble relación de semejanza aplicativa y grafico- denominativa que en este caso no existe.

OCTAVO.- Según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en su redacción establecida por la Ley 37/2011, de medidas de agilización procesal, en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, las imponga a una de ellas por haber sostenido su acción o interpuesto el recurso con mala fe o temeridad. Al desestimarse totalmente las pretensiones de administración y no apreciándose dichas circunstancias excepcionales que justifiquen su no imposición procede su condena al abono de las costas causadas estableciendo el apartado 3º de dicho precepto que la imposición de las costas podrá ser a la totalidad, a una parte de éstas o hasta una cifra máxima, el Tribunal haciendo uso de esta facultad fija las costas a abonar por el apelante en la suma de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) más IVA en concepto de honorarios del Letrado más los derechos arancelarios que correspondan al Procurador a abonar por mitad e iguales partes por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la codemandada VISTOS.-Los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que estimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora doña Sonia Juárez Pérez en nombre y representación de la entidad 'Las Vegas Juegos y Apuestas, S.L. ' . ANULAMOS la resolución de 17 de abril de 2017 de la Oficina Española de Patentes y Marcas que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de 14 de septiembre de 2016, que denegó la inscripción de la marca nacional 3.600.574 Salón de Juego Casino Las Vegas (gráfico denominativa) para proteger productos de la clase 41ª del nomenclátor internacional y ORDENAMOS a la Oficina Española de Patentes y Marcas a que proceda a la inscripción solicitada condenando a los demandados al abono de las costas causadas que se fijan en la suma de en la suma de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €) más IVA en concepto de honorarios del Letrado más los derechos arancelarios que correspondan al Procurador a abonar por mitad e iguales partes por la Oficina Española de Patentes y Marcas y la codemandada Aurora .

Notifíquese la presente resolución a las partes con la advertencia de que contra misma cabe presentar recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2612-0000-93-0605-17 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo concepto del documento Resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2612-0000-93-0605-17 en el campo 'Observaciones' o 'Concepto de la transferencia' y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

D. Juan Francisco López de Hontanar Sánchez D. José Daniel Sanz Heredero D. José Ramón Chulvi Montaner Dª. Natalia de la Iglesia Vicente