Sentencia CIVIL Nº 898/2022, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 9, Rec 604/2021 de 22 de Noviembre de 2022

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549749

FAX: 935549759

E-MAIL: mercantil9.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120218007849

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 604/2021 -DM1

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

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Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 09 de Barcelona

Concepto: 5080000004060421

Parte demandante/ejecutante: Teresa

Procurador/a: Mª Jose Blanchar Garcia

Abogado/a: Francisco Javier Prenafeta Rodríguez Parte demandada/ejecutada: Virginia

Procurador/a: Marta Durban Piera

Abogado/a: Miquel Angel Gracia Pardo

SENTENCIA Nº 898/2022

Magistrada-juez:Montserrat Morera Ransanz

Lugar:Barcelona

Fecha:22 de noviembre de 2022.

Antecedentes

PRIMERO.-El día 15 de junio de 2021 la actora interpuso demanda de juicio ordinario contra la demandada en ejercicio de una acción de incumplimiento contractual acumulada a una acción de infracción de derechos marcarios y de competencia desleal. Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la demandada, que presentó escrito de contestación.

SEGUNDO.-Convocadas las partes a la audiencia previa, comparecieron en debida forma. Exhortadas las partes para alcanzar un acuerdo, sin conseguirlo, se fijaron los hechos controvertidos y se procedió a la proposición y admisión de la prueba. El acto de juicio para la práctica de la prueba se celebró el pasado día 19 de octubre, con el resultado que consta en la correspondiente grabación, quedando tras ello las actuaciones vistas para dictar sentencia.

Fundamentos

PRIMERO.-Pretensiones de las partes.

La actora solicita que se declare que el uso del signo 'Mayula' y/o 'Mayula Flores' y/o 'MyL' por la demandada constituye una infracción de los derechos marcarios de la actora, así como un incumplimiento contractual y la comisión de actos de competencia desleal, condenando a la demandada al cese en el uso del signo 'Mayula' y/o 'Mayula Flores' y/o 'MyL' para identificar servicios de arte floral en todas sus variantes y a la restitución a la actora de las claves de acceso al sitio web y servidores que alojan los nombres de dominio 'mayulaflores.com' y 'mayulaflores.es' y de la cuenta en el servicio Google My Business, así como a la indemnización de los daños y perjuicios causados y a la publicación de la sentencia, con condena en costas a la demandada.

Por su parte, la demandada se opone alegando que, en virtud del contrato que firmaron las partes el día 10 de julio de 2020, la demandada es propietaria del dominio 'mayulaflores.es' y de la web asociada al mismo, y que ya no utiliza el nombre de 'mayula flores', en cumplimiento de los compromisos asumidos en dicho contrato.

SEGUNDO.- Infracción marcaria

El art. 34 LM dispone en su apartado 1º que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico y en su apartado 2º permite al titular de la marca registrada que pueda prohibir a terceros que utilicen en el tráfico económico su marca sin su consentimiento. Cuando se de esta situación de violación o infracción del derecho exclusivo de marca, el art. 40 LM confiere a su titular la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia. En el caso de autos se ha ejercitado la acción de cesación, de remoción de efectos y de indemnización de daños y perjuicios ( art. 41 LM).

El art. 34.2.b) LM establece que 'el titular de la marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: b) el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca'.

Para la aplicación de este precepto es preciso atender a tres circunstancias:

- la identidad o semejanza entre los signos,

- la identidad o similitud entre los productos o servicios, y

- la posible existencia de un riesgo de confusión entre el público, que incluye el riesgo de asociación.

Existe riesgo de confusión, en sentido estricto, cuando el consumidor, por la similitud de los signos y/o de los productos o servicios, no distingue el origen empresarial de los mismos. Subespecie del riesgo de confusión es el riesgo de asociación, que se da cuando el consumidor, a pesar de diferencias de las marcas contrapuestas, cree equivocadamente que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente (en tal sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 ( TJCE 1998, 220), Canon, C-39/1997, apartado 29, y de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999, 138) , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/1997, apartado 17).

En búsqueda de una interpretación uniforme de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido sancionando los criterios a la luz de los que procede declarar o no la existencia del riesgo de confusión, convertidos así en reglas del ordenamiento comunitario. Los criterios son los siguientes:

1º) El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, al fin, la impresión de conjunto que los signos confrontadados puedan producir en el consumidor medio, el cual normalmente los percibe como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997( C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999( C-342/97)).

2º) Lo expuesto no impide que, en particular, se tomen en consideración, para darles la importancia que merecen, aquellos elementos distintivos que resulten los dominantes en el conjunto ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)).

3º) La apreciación global del riesgo de confusión exige atender a la interdependencia que existe entre los distintos factores a tomar en consideración y, en particular, la similitud de los signos confrontados y los productos designados con ellos, de manera que un grado bajo de similitud entre dichos productos puede ser compensado por otro elevado de similitud entre los signos y a la inversa ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C- 39/97) y 22 de junio de 1999 (C-342/97)).

4º) Es lógico suponer que cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto más elevado será el riesgo de confusión ( sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997(C-251/95), 29 de septiembre de 1998 (C-39/97) y 22 de junio de 1999( C-342/97)).

5º) Además de poder hacerlo ante el riesgo de confusión, el titular de la marca registrada prioritaria puede reaccionar ante el riesgo de asociación ( arts. 34.1b) LM y art. 5.1.b) Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988), por más que éste no constituya una alternativa de aquel, pues sirve para precisar su alcance ( sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95)), al identificar el peligro de que los consumidores puedan creer que, aunque los productos no proceden de la misma empresa, lo hacen de una que está vinculada jurídica o económicamente a la otra (sobre ello, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97)).

6º) La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (STJCE 1997/232, asunto Sabel, apartado 23, y TJCE 199/138, asunto Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

Las marcas deben ser confrontadas de forma global, con todos los elementos que las integran. Como indica la jurisprudencia, el examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto por lo que debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos. Por ello hay que comprobar la similitud de los signos confrontados en abstracto, por lo que a efectos de este enjuiciamiento no es relevante la forma en la que la actora usa sus signos o los presenta a sus propios clientes, sino que lo único trascendente son los signos en sí mismos considerados, en la forma en que los tiene registrados.

En este sentido se pronuncia la Sentencia núm.87/2014 de la Audiencia Provincial de Barcelona de 11 de marzo de 2014, en análisis de la infracción de dos marcas LÂOLIVA Y LÂ OLIVÉ registradas para servicios de restauración: ' 6. Es completamente irrelevante, desde la perspectiva del examen del riesgo de confusión en este ámbito, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la competencia desleal, el carácter y la categoría de cada uno de los establecimientos que usan el signo. Lo único relevante es que la actora tiene registrados sus signos para los servicios de restauración y bar y que la demandada lo usa precisamente en un establecimiento de restauración. Por tanto, los productos y servicios no son distintos sino idénticos a efectos de enjuiciamiento del riesgo de confusión en el ámbito marcario, lo que incrementa el riesgo de confusión entre los signos'.

TERCERO.- Resolución de la controversia.

La aplicación de cuanto antecede al presente caso conlleva la estimación de la demanda, pues puede afirmarse que existe infracción de la marca de la actora. En efecto,debemos analizar la similitud de los servicios y de los signos utilizados para determinar si hay o no riesgo de confusión y/o asociación.

En cuanto a los productos y servicios que distingue la marca registrada de la actora y el signo utilizado por la demandada observamos que son idénticos, puesto que en ambos casos se trata de servicios de venta de flores, ramos, plantas y arreglos florales, todos ellos de la clase 44 (servicios de agricultura, horticultura y silvicultura), para los que está registrada la marca de la actora. Se trata de la marca nacional M2999939, mixta, registrada por la actora en el año 2011, no siendo un hecho controvertido.

En cuanto a la comparación de los signos, la marca de la actora consiste en las palabras 'Mayula Flores', con el color verde:

La demandada ha estado utilizando y sigue utilizando en el tráfico económico aquella denominación o su abreviatura, también en color verde (aunque no ha sido posible en esta sentencia copiar en color verde los signos siguientes):

Por lo tanto, coinciden los elementos fonético, denominativo, conceptual y gráfico (pues, en cuanto a este último, la abreviatura no dota de suficiente distintividad al conjunto, aparte de que se acompaña de una hoja de árbol, que constituye el logo de la marca de la actora, o de las propias palabras 'mayulaflores' en tamaño más pequeño, para denotar que se trata de una abreviatura). Todos estos aspectos son suficientes para entender que existe riesgo de confusión.

El uso por la demandada de dicho signo consta acreditado mediante toda la prueba documental aportada con la demanda (especialmente los documentos 1 a 35), que no ha sido impugnada ni desvirtuada por la demandada, que tampoco ha negado que haya hecho uso de aquel signo. Asimismo, el uso actual del mismo se acreditó por la actora mediante los documentos 37 a 48 aportados en el acto de la audiencia previa, que acreditan que la demandada no sólo usa el signo que constituye la marca de la actora, perpetuando el riesgo de confusión, sino que con ello estaría incumpliendo el compromiso que asumió en el contrato que firmó con la actora el día 10 de julio de 2020, al contrario de lo que se afirma en la contestación a la demanda (donde se alega con total rotundidad que el compromiso ha sido cumplido y que no queda ningún rastro del nombre Mayula Flores en la web de la demandada).

En relación con dicho contrato, debemos señalar que, de la lectura del mismo y de la prueba practicada, se desprende que el objeto del contrato (lo que la demandada adquirió) fue solamente el nombre de dominio 'mayulaflores.es' y su posicionamiento en el buscador Google, pero no el contenido de la web. En efecto, en dicho contrato la actora cedía a la demandada el dominio mayulaflores.es y la web asociada al mismo, pero no referida al contenido de la web (que no era objeto del contrato) sino simplemente a su posicionamiento en internet, para que se redirigiera después a las webs gestionadas por la demandada (ajenas a Mayula Flores). Debe interpretarse así, y no como esgrime la demandada (que defiende que no ha infringido los derechos marcarios porque adquirió el dominio y la web de la actora, en toda su extensión y con todo su contenido), pues si se entendiera que se había trasmitido el contenido de la web de la actora no tendría ningún sentido que, en el mismo contrato, se reconociera por las dos partes que a la actora le pertenece el nombre de Mayula Flores, la marca y el logotipo, y que la demandada se comprometía a eliminar dicho nombre y dicho logotipo de cualquier web que tuviera, de la ficha de Google My Business y de sus redes sociales, comprometiéndose también a no usar el nombre Mayula Flores o cualquier referencia a dicho nombre en el futuro para fines publicitarios o comerciales. Por lo tanto, lo único que la actora transmitió a la demandada fue el nombre de dominio 'mayulaflores.es' para el aprovechamiento de su posicionamiento en internet, nada más, para que se redirigiera a las webs gestionadas por la demandada que, en consecuencia, no podría usar ese signo (ni la denominación ni el logotipo) en ninguna de sus webs ni en sus redes sociales, como consta que ha hecho y sigue haciendo.

Por todo ello, debo estimar la acción de infracción, por existencia de riesgo de confusión, puesto que al existir identidad absoluta en los servicios y una similitud muy elevada de los signos, concurre riesgo de confusión, ya que el consumidor medio, en una apreciación de conjunto de ambos signos, incurrirá en una evidente confusión sobre el origen empresarial de los servicios ofrecidos, existiendo así infracción en los términos del antes citado art. 34.2.b) LM.

CUARTO.- Consecuencias de la infracción.

La consecuencia de la existencia de infracción marcaria es la condena de la demandada al cese en el uso del signo 'Mayula Flores', de conformidad con el art. 34.3 y 41.1.LM, absteniéndose en lo sucesivo de usar dicha expresión u otra que se confunda con ella o que genere nuevamente posibilidad de confusión o asociación entre ambas por el consumidor, cesando en su uso en cualquier sitio web, redes sociales o cualquier espacio de internet.

Asimismo, procede la condena a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados de conformidad con el art. 42.2 LM, al tratarse de la infracción del art. 34.2.b) y haber existido previo requerimiento a la demandada (realizado por burofax de 20 de noviembre de 2020; documento 36 de la demanda). La actora ha solicitado la indemnización prevista en el art. 43.2.a) LM (los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la violación) a calcular en fase de ejecución de sentencia sobre la base del beneficio obtenido por la demandada con la prestación de los servicios de venta de flores, plantas, arreglos y cualesquiera otros análogos a través del sitio web o tienda on-line 'mayulaflores.es' desde el día 20 de mayo de 2020, hasta el cese de la conducta infractora, deduciéndose los costes variables incurridos por la demandada para la prestación de tales servicios.

La estimación de la acción de infracción marcaria hace innecesario entrar a examinar las otras dos acciones ejercitadas (de incumplimiento contractual y de competencia desleal). En cuanto a la primera, el incumplimiento contractual no puede fundamentar una acción complementaria a la de infracción marcaria, pues en el presente caso el contrato celebrado por las partes ha servido como fundamento de la acción de infracción marcaria, que permite desestimar la pretendida cesión de derecho de uso del signo registrado. Por lo tanto, estimar ambas acciones de manera acumulada supondría una duplicidad.

En cuanto a la acción ejercitada en base a la Ley de competencia desleal, rige el principio acogido por nuestra jurisprudencia de complementariedad relativa (entre otras, en las STS de 17 de octubre de 2012 y de 11 de marzo de 2014). Según dicha jurisprudencia, es pacíficamente admitido el principio de complementariedad relativa entre las leyes especiales que regulan derechos de exclusiva (marcas, patentes, diseño, etc...) y la normativa represora de la competencia desleal. Atendiendo a la distinta finalidad que persiguen respectivamente la ley específicamente aplicable al derecho de propiedad industrial y la ley de competencia desleal, así como por los diferentes principios que inspiran ambas regulaciones (registro, especialidad..), la LCD tiene una función complementaria actuando allí donde no alcanza la normativa especial. La Ley de Competencia Desleal no tiene como fin proteger al titular del signo, ni pretende resolver conflictos entre los competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Por ello se ha desarrollado una doctrina jurisprudencial en la que se señala es necesario deslindar las normativas sobre protección jurídica de los bienes inmateriales (marcas y diseños) y la relativa a la competencia desleal y según la cual la LCD puede completar, pero no suplantar ni menos sustituir a la normativa específica reguladora de los derechos de exclusiva.

Por ello, si el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa específica que regula el diseño o la marca, como es el caso que aquí nos ocupa, debe ser aplicada la normativa que establece su régimen jurídico, y no la ley que regula las conductas concurrenciales en el mercado. Solo donde no alcance la primera, podrá actuar la segunda.

QUINTO.- Costas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 394 LEC y el principio de vencimiento objetivo que allí se establece, procede condenar a la parte demandada al pago de las costas causadas en esta instancia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

ESTIMO la demandainterpuesta por Doña Teresa contra Doña Virginia y, en consecuencia:

· declaro que la demandada, mediante el uso del signo 'Mayula' y/o 'Mayula Flores' y/o 'MyL', vulnera los derechos de propiedad industrial derivados de la marca nacional mixta M2999939, titularidad de la actora

· condeno a la demandada acesar en el uso del signo' Mayula' y/o 'Mayula Flores' y/o 'MyL' para identificar servicios de arte floral en todas sus variantes,ya sea en el mercado, en acciones comerciales o publicitarias o en medios electrónicos y en internet y redes sociales; a eliminarcualquier referencia a dichos signos en tales medios; a restituir a la actora las claves de accesoal sitio web y servidores que alojan los nombres de dominio 'mayulaflores.com' y 'mayulaflores.es' y de la cuenta en el servicio Google My Business, y a indemnizara la actora por los daños y perjuicios sufridos en la cuantía prevista en el art. 43.2.a) LM (los beneficios obtenidos por el infractor a consecuencia de la violación), a calcular en fase de ejecución de sentenciasobre la base del beneficio obtenido por la demandada con la prestación de los servicios de venta de flores, plantas, arreglos y cualesquiera otros análogos a través del sitio web o tienda on-line 'mayulaflores.es'desde el día 20 de mayo de 2020 hasta el cese de la conducta infractora, deduciéndose los costes variables incurridos por la demandada para la prestación de tales servicios.

· acuerdo la publicación de la sentenciaa costa de la demandada en la web 'mayulaflores.es' y en los espacios de internet gestionados por la demandada.

Se imponen las costas a la demandada.

Notificad esta resolución a las partes, y hacedles saber que no es firme, pues contra ella cabe interponer recurso de apelación, que se interpondrá mediante escrito presentado en este juzgado en el plazo de 20 días desde la notificación de la misma ( art. 455 y ss LEC), previa consignación de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no se admitirá el recurso.

Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese su original al libro de sentencias de este Juzgado.

Así lo dispongo, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.Esta resolución ha sido leída y publicada en el día de su fecha por la juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. Doy fe.

Puede consultar el estado de su expediente en el área privada de seujudicial.gencat.cat

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