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Sentencia Civil Nº 81/2015, Juzgados de lo Mercantil - Oviedo, Sección 1, Rec 127/2013 de 30 de Junio de 2015
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Orden: Civil
Fecha: 30 de Junio de 2015
Tribunal: Juzgados de lo Mercantil - Oviedo
Ponente: MUÑOZ PAREDES, ALFONSO
Nº de sentencia: 81/2015
Núm. Cendoj: 33044470012015100105
Núm. Ecli: ES:JMO:2015:1229
Núm. Roj: SJM O 1229:2015
Encabezamiento
C/ LLAMAQUIQUE S/N
Fax: 985-23-39-59
N04390
Procedimiento origen: /
DEMANDANTE, DEMANDANTE D/ña. FROMAGERIES BEL S.A., GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA S.L.U.
Procurador/a Sr/a. VICTOR MANUEL LOBO FERNANDEZ,
Abogado/a Sr/a. ,
DEMANDADO D/ña. INDUSTRIAS LACTEAS ASTURIANAS S.A.
Procurador/a Sr/a. ANA MARIA ALVAREZ BRISO-MONTIANO
Abogado/a Sr/a.
En Oviedo, a 30 de Junio de 2015, el Ilmo. Sr. D. Alfonso Muñoz Paredes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Oviedo, ha visto los autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado con el número de registro 127/2013, promovidos en ejercicio de acciones marcarias y de competencia desleal por FROMAGERIES BEL, SOCIÉTÉ ANONYME y GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA SLU, que comparecieron en los autos representadas por el Procurador Sr. Lobo Fernández y bajo la asistencia letrada del Sr. Zuazo Araluce, contra INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A., que compareció en los autos representado por la Procuradora Sra. Álvarez Briso-Montiano y bajo asistencia letrada del Sr. Riera Blanco.
Antecedentes
1.- Se declare que la fabricación, ofrecimiento y comercialización por la demandada de quesos identificados por su pequeño tamaño, forma ovalada, capa de parafina de color amarillo-crema y/o envoltura de papel celofán constituyen una violación de las extensiones españolas de las marcas internacionales nº 649.095, 650.319 y 678.842. Eventualmente, que la fabricación, ofrecimiento y comercialización de dichos quesos constituyen un acto de competencia desleal.
2.- Se declare que el uso por la demandada de envases sobre cuyo anverso figura la marca nº 2.964.174 constituyen una violación de las extensiones españolas de las marcas internacionales nº 649.095y 678.842. Eventualmente, que el uso de dicho envase constituye un acto de competencia desleal.
3.- Se declare que las marcas nº 2.964.174 y 3.009.748 de la demandada son nulas y sus registros deben ser cancelados.
4.- Se condene a la demandada a cesar en la fabricación, ofrecimiento y comercialización, incluida la destinada a la exportación, de quesos identificados por su pequeño tamaño, forma ovalada, capa de parafina de color amarillo-crema y/o envoltura de papel celofán, cualquiera que sea su marca denominativa.
5.- Se condene a la demandada a cesar en el uso de envases en cuyo anverso aparezca la marca nº 2.964.174.
6.- Se condene a la demandada a cesar en el uso de las marcas nº 2.964.174 y 3.009.748.
7.- Se la condene a la retirada del tráfico económico de todos los quesos, envases, material publicitario y cualquier otro medio en que se haya materializado la violación de las marcas internacionales, o, eventualmente, la competencia desleal; a destruir, igualmente a su costa, la maquinaria, moldes y todos los instrumentos destinados cometer la infracción o, eventualmente, la competencia desleal; a destruir a su costa todos los envases que estén en su posesión en que se haya materializado la violación de las marcas internacionales, o, eventualmente, la competencia desleal; y a ceder con fines humanitarios a su costa todos los quesos que están en su posesión en que se haya materializado la violación de las marcas internacionales, o, eventualmente, la competencia desleal y, subsidiariamente, si le cesión no fuere posible por las características de los productos, a su destrucción:
8.- Se la condene a pagar a las mercantiles actoras, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el 1% de la cifra de negocios realizada con los referidos quesos y las sumas a que asciendan los beneficios obtenidos como consecuencia de los mismos, todo ello en el periodo comprendido entre la fecha de inicio de su fabricación y l fecha del cese efectivo en su fabricación y venta, más otros 18.000 euros en concepto de daño moral.
9.- Se la condene, por último, a publicar a su costa la sentencia firme estimatoria de la demanda en un diario del Principado de Asturias y en otro de difusión nacional, así como al pago de las costas.
Admitida a trámite la reconvención, se dio traslado de la misma a la actora-reconvenida para que formulase contestación, lo que verificó en plazo suplicando su desestimación.
Celebrado el juicio con la práctica de la prueba propuesta y admitida, quedaron los autos vistos para sentencia. En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepción hecha del cumplimiento de plazos procesales, atendida la existencia de asuntos concursales de tramitación preferente.
Fundamentos
Como medio para hacer efectivo ese
a) acción de cesación (art. 41.1.a);
b) acción de indemnización de daños y perjuicios ( art. 41.1.b) LM ),
c) acción de remoción (art. 41.1.c);
d) acción de difusión (art. 41.1.e).
Los hechos relevantes (prescindiendo de los antecedentes derivados del juicio ordinario 339/2008 seguido ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Oviedo, que no guardan relación con esta Litis más allá de lo que adelante se dirá a propósito de la demanda reconvencional), muy resumidamente, son los siguientes:
1.- La actora es titular de las marcas internacionales y sus respectivas extensiones españolas nº 678.842, 650.319 y 649.095. La primera de ellas es una marca mixta, para la clase 29 (quesos y especialidades queseras) consistente en un círculo amarillo, atravesado en diagonal por una franja roja ligeramente ascendente de izquierda a derecha en la que se inserta el elemento denominativo 'Mini Babybel'; bajo esta franja roja, de grueso trazado, se sitúa otra verde, más estrecha y delgada en la que figura la variedad de queso, bajo la denominación 'A l'Emmental'. El elemento denominativo se corona con un elemento gráfico alusivo, tal parece, a un amanecer o puesta de sol; la figura se completa, de forma prácticamente imperceptible y accesoria, con un rombo rojo con los vértices redondeados, que, ubicado en la parte inferior, contiene la palabra 'bel'. Más sencilla, por conocidos los elementos que las componen, son las otras dos marcas, ambas tridimensionales, consistentes, la 649.095 en una fotografía del anverso del conocido queso rojo mini Babybel, y la 650.319 en la fotografía del reverso de ese mismo queso, reverso yermo de cualquier elemento gráfico o denominativo, ambas para productos de la clase 29.
2.- Amparada en dichas marcas la actora comercializa en España la variedad emmental de su conocido queso rojo mini, con dos diferencias. La primera, el color de la parafina, que no es rojo, sino de color amarillo/crema intenso; y, segunda, las letras del elemento denominativo (que no coinciden exactamente con las que figuran el la primera de las aludidas marcas), de trazo más fino que en el queso rojo.
3.- Frente a ello la demandada ha obtenido el registro de dos marcas; la nº 3.009.748, también tridimensional y consistente en una imagen real de un queso mini recubierto de parafina incolora y envuelto en un celofán transparente en el que aparecen dos grafías paralelas, una roja y más estrecha en la parte superior con la marca 'Reny Picot' y otra azul en la que se puede leer, con una tipografía singular, 'ReNYTO'; la segunda marca, nº 2.964.174, gráfico denominativa, consiste en el anverso de la bolsa en que se comercializan esos quesos mini, en la que vuelven a reproducirse, con idéntica grafía, 'Reny Picot' y 'ReNYTO', en los mismos colores rojo y azul, respectivamente, si bien la leyenda ''ReNYTO' domina claramente tal envase al ocupar prácticamente todo su ancho, ubicarse en una posición central y tener una tamaño de letra muy considerable; bajo tales elementos denominativos aparece una vaca, dibujada con elementos infantiles.
La actora considera que la fabricación y comercialización de esos quesos vulnera sus derechos marcarios o, subsidiariamente, son actos de competencia desleal, a lo que se opone la demandada-reconviniente afirmando que lo que pretende la actora es un régimen monopolístico del mercado de los quesos mini, cuando los productos son perfectamente distinguibles en el mercado y pueden convivir de forma pacífica.
Como antecedente cualificado hemos de recordar que las marcas de la demandada, tras ser inicialmente denegado su registro por la OEPM, han sido finalmente registradas tras estimarse el recurso de alzada.
Existe riesgo de confusión, en sentido estricto, cuando el consumidor, por la similitud de los signos y/o de los productos o servicios no distingue el origen empresarial de los mismos.
Subespecie del riesgo de confusión es el riesgo de asociación. La figura del riesgo de asociación tiene su origen en la labor jurisprudencial del Tribunal del Benelux al interpretar el
art. 13.A.1 de la Ley Uniforme del Benelux . La jurisprudencia del Benelux mantiene un concepto amplio de riesgo de asociación, conforme al cual se da tal riesgo cuando el consumidor a pesar que reconoce que las marcas son distintas y tienen diverso origen empresarial establece una mera conexión mental entre ellas, de modo que basta tal posibilidad de 'evocación' para que el titular de la marca puede ejercitar su
Esta concepción amplia del riesgo de asociación no es compartida por la jurisprudencia comunitaria, por ser contraria al libre comercio y ampliar enormemente el ámbito de los derechos derivados de la marca registrada (en este sentido se pronuncia el Abogado General JAKOBS en las conclusiones del asunto 'SABEL- PUMA' de 11-Noviembre-1997). Por ello se inclina por excluir el riesgo de asociación no relativo al origen, conceptuando el riesgo de asociación como aquel que se da, bien cuando el consumidor a pesar de diferencias las marcas contrapuestas cree equivocadamente que ambas pertenecen a la misma empresa (riesgo de confusión indirecto en la terminología alemana), bien cuando a pesar de deslindar correctamente las marcas confrontadas y las empresas titulares cree erróneamente que entre tales empresas existen vínculos económicos u organizativos (riesgo de confusión
Ambas figuras se regulan con cierto detalle en la Directiva 89/104 y en el Reglamento de Marca Comunitaria. En la Directiva se contempla en los arts. 4 (causas de denegación y de nulidad) y 5 (ius prohibendi) y en el Reglamento en los arts. 8 (motivos de denegación relativa) y 9 (ius prohibendi).
De la lectura de esos preceptos se deducen cuatro posibilidades:
identidad del signo con la marca anterior e identidad de los productos o servicios;
identidad del signo con la marca anterior y semejanza de los productos o servicios;
semejanza del signo con la marca anterior e identidad de los productos o servicios;
semejanza del signo con la marca anterior y semejanza de los productos o servicios.
En el primero de los supuestos la protección conferida al titular de la marca es absoluta, sin necesidad de que exista riesgo de confusión, pues el mismo está asegurado.
En el resto de supuestos, para que el titular pueda cobijarse en la protección que las normas comunitarias dispensan es preciso que exista un riesgo de confusión o asociación, entendido como riesgo potencial o abstracto, es decir, sin que sea necesario probar que se ha inducido a error a un concreto consumidor.
Además para el caso de marcas renombradas se establece una protección especial (art. 4.3 y 4 y art. 5.2 DM y art. 8.5 RMC), ya que opera aunque los productos o servicios sean distintos. Esta quiebra del principio de especialidad se justifica no tanto en el riesgo de confusión, que puede no existir, sino en el intento del tercero de aprovecharse del
En relación con el art. 4.4 a) y 5.2 de la DM, que coinciden con la ley española, el TJCE, en la sentencia de 9-Enero-2003, caso 'Davidoff-Gofkid ', ha señalado que la protección prevista en esas normas también es aplicable al caso de que exista similitud entre los productos o servicios distinguidos por los signos en conflicto, pues no puede hacerse una interpretación de aquéllas que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de productos o servicios idénticos o similares que en caso de productos o servicios no similares.
Para determinar si existe o no riesgo de confusión entre dos signos habrá que tener en cuenta las pautas generales facilitadas por la jurisprudencia del TJCE:
1) El uso del signo ha de ser a título de marca, entendiendo por tal cuando el uso del signo se enmarca en las ventas a consumidores y no está destinado a fines meramente descriptivos (sentencia de 12-Noviembre-2004 asunto Arsenal FC - MATTHEW REED);
2) Un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones o adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos del consumidor medio (sentencia 20-Marzo-2003, asunto 'LTJ DIFUSIÓN - SADAS VERTBAUDET');
3) El Consumidor medio es el consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia de 16-Julio-1998, asunto 'GUT SPRINGENHEIDE');
4) La existencia de riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (sentencia de 29-Septiembre-1998, asunto 'CANON-MGM');
5) Para valorar el grado de semejanza entre las marcas deberá prestarse atención, no sólo a la similitud fonética entre los símbolos, sino a la semejanza gráfica y a la conceptual (asunto SABEL-PUMA), teniendo en cuenta, por un lado, que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria, y por otro, que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplados (sentencia de 22-Junio-1999, asunto 'LLOYD-KLIJSEN');
6) Para apreciar el grado de similitud entre los productos o servicios deberá tenerse en cuanta en particular su naturaleza, su destino, su utilización, su carácter competitivo o complementario...(asunto CANON-MGM);
7) Cuanto mayor es el carácter distintivo de una marca más se acentúa el riesgo de confusión ( sentencia de 22-Junio-2000, asunto MARCA MODE-ADIDAS), contrariamente a lo sostenido por la Sala 3ª del TS durante la vigencia del EPI.
La ley de Marcas de 2001 reproduce casi literalmente el régimen jurídico comunitario que acabamos de exponer en los arts. 6.1 , 8.1 y 34 .
La jurisprudencia española tiene declarado que:
1) El consumidor a tener en cuenta es el consumidor normal, no especializado (STS 29-0CTUBRE-2004, caso BAILEYS), salvo que se trate de productos muy específicos, de alto valor o de carácter muy técnico (O'Callaghan);
2) Para apreciar la semejanza o similitud de los signos se ha de acudir a una visión de conjunto, pues es esta percepción global la que mejor se acomoda a la percepción del consumidor medio a la hora de comparar los signos ( STS 16-mayo-1995, caso Nutrexpa-Nutrec ).
3) Para apreciar la similitud o semejanza de los productos o servicios ha de acudirse a la naturaleza y finalidad de los productos y servicios, a la utilización de los mismos canales de distribución o áreas comerciales ( STS 28-Enero-2004, asunto JAGUAR-LOTUS ), si bien este último es un criterio considerado tradicionalmente como secundario o accesorio. Además la jurisprudencia viene manteniendo que la similitud entre productos y servicios no depende de su inclusión en la misma categoría del Nomenclator Internacional de Marcas, pudiendo considerarse no similares los incluidos en la misma clase y viceversa.
La comparación, habiendo identidad en el producto primario (queso) debe limitarse a la confrontación de los signos y su presentación al tráfico, con frecuencia adaptada o modernizada con respecto a los registrados.
En la comparación entre signos mixtos la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo ha utilizado indistintamente tres criterios, a saber: el predominio del elemento denominativo; la pauta de la visión de conjunto; y el predominio del elemento gráfico. Como señala FERNÁNDEZ NÓVOA con carácter general predomina el elemento denominativo pues el público conoce y demanda los productos por su nombre y no por su imagen, salvo cuando el elemento gráfico sea dominante, ya por ser el denominativo de carácter descriptivo, formar parte de un elevado número de marcas o ser secundario, ya por la notoriedad y originalidad del elemento gráfico. Sin embargo, la comercialización de estos quesos mini suele tener lugar en grandes superficies, en las que el cliente selecciona por sí mismo los productos de los lineales, por lo que el elemento denominativo pierde fuerza en pos de la visión de conjunto, salvo que los elementos gráficos tengan tal potencia que capten por sí solos la atención del consumidor, lo que a juicio de este juzgador no es el caso.
Sentados los parámetros legales y jurisprudenciales de aplicación al caso, debemos partir, para terminar de centrar el
En el caso de autos no tiene dudas este juzgador de que el origen empresarial es perfectamente distinguible, por los siguientes motivos:
1.- Los quesos en miniatura, ya en forma redonda, ovalada, esférica, piramidal, cuadrada o triangular son muy frecuentes en el mercado, tanto en el industrializado como en el artesanal. Baste un recorrido como mero consumidor por tiendas o mercados franceses para ver quesos miniatura de las formas más variadas y el mercado español sigue una tendencia similar.
2.- Lo que ha atribuido en estos años verdadero valor distintivo a los quesos mini babybel es el parafinado rojo unido el mecanismo de apertura, extremo, éste último, no amparado por ninguna de las marcas y sí por un modelo de utilidad ya caducado en 1992.
3.- Si el producto de la demandada-reconviniente fuere rojo, como acontecía en el pleito seguido ante el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, ninguna duda habría del riesgo de confusión, de ahí que se alcanzara entonces un acuerdo transaccional; si fuere amarillo (que no lo es), la marca 678.842, al no ser tridimensional, es menos expresiva que las otras dos y da menor protección a la actora en este caso concreto, por lo que habría que proceder a una comparación más minuciosa de los signos en conflicto que en el supuesto anterior, más grosero; sucede, sin embargo, que el quesito de la demandada tiene el color natural de la parafina (o a mayores, del propio queso), y es obvio que tampoco sobre los parafinados en quesos tiene régimen de exclusividad la actora, salvo que se preste a confusión con sus signos registrados, lo que en el caso de autos entendemos que no ocurre, pues los productos, visualmente, se distinguen a primera vista y sin mayor esfuerzo por un ojo medianamente avezado. En conclusión, si la actora no tiene un régimen de exclusiva sobre los quesos mini, en forma de bola aplastada y con presentación parafinada y celofán (atributos, éstos últimos, propio de los quesos de bola tradicionales, por otra parte) simplemente habrá que proceder a una comparación de la forma externa de presentación, que en el caso de autos, bien visibles ambas marcas, no resulta confundible. Cuestión distinta es que al consumidor no marquista le resulte indiferente el origen empresarial del producto y simplemente satisfaga su necesidad con un queso mini, cualquiera que sea, y coja del lineal el más barato o el más cercano, pero este problema es ajeno al ámbito de protección de la marca, que trata de proteger la identificación el origen empresarial. Aunque admitiéramos, a efectos dialécticos, que la comparación de los quesitos, individualmente considerados, ofrece riesgo de confusión, desde luego éste desaparece absolutamente si comparamos la forma de comercialización, que al fin y a cabo es lo que compara el cliente final; la actora vende en malla y la demandada en una bolsa plástica con un
Excluido el riesgo de confusión, decae la posibilidad de apreciar un riesgo de dilución de los signos de la actora o un aprovechamiento indebido de la reputación ajena, lo que conlleva el fracaso, no sólo de las acciones marcarias, sino también de las concurrenciales.
Idéntica suerte desestimatoria ha de correr la acción de nulidad de una de las marcas de la actora -nº 650.319- por mala fe en el registro y ausencia de carácter distintivo, toda vez que esa marca fue, precisamente, la infringida en el procedimiento seguido ante el juzgado de lo Mercantil nº 2 de Oviedo, que culminó con una acuerdo transaccional en cuya virtud, la hoy reconviniente, se comprometía a abstenerse a comercializar, fabricar, exhibir, exportar, importar o vender miniquesos o cualquier otro producto idéntico que suponga vulneración de la marca internacional cuya validez ahora cuestiona, lo que sin duda ha de reputarse contrario a los propios actos.
Fallo
DESESTIMAR la demanda interpuesta por FROMAGERIES BEL, SOCIÉTÉ ANONYME y GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA SLU, contra INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A., absolviendo a la demandada de las pretensiones formuladas en su contra e imponiendo a la parte actora las costas causadas.
DESESTIMAR la demanda reconvencional interpuesta por INDUSTRIAS LÁCTEAS ASTURIANAS S.A., contra FROMAGERIES BEL, SOCIÉTÉ ANONYME y GRUPO FROMAGERIES BEL ESPAÑA SLU, absolviendo a las demandadas de las pretensiones formuladas en su contra e imponiendo a la parte actora las costas causadas.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación que se interpondrá en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación.
Para interponer el recurso al que se refiere el párrafo anterior, es necesario constituir un depósito de 50 euros que se consignará en la siguiente cuenta de este juzgado, si el ingreso se efectuase en 'ventanilla': 2274 0000 02 0127 13.
Se debe indicar, en el campo 'concepto' que se trata de un ingreso para interponer un recurso de apelación.
Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, el número de cuenta será: ES55 0049 3569 9200 0500 1274, y en 'concepto' además de lo expuesto en el párrafo que antecede se añadirá, 'Juzgado Mercantil (2274 0000 02 0127 13 )'.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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