Sentencia CIVIL Nº 73/2022, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 802/2020 de 01 de Julio de 2022

Encabezamiento

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE ALICANTE, DE MARCA DE LA UNIÓN EUROPEA.

PROCEDIMIENTO: Juicio Ordinario nº 802-2020

Asunto: UA- Universidad de Alicante

SENTENCIA nº 73/22

En Alicante, a 1 de julio de 2022.

Vistos por mí, don Gustavo Andrés Martín Martín, magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España, los autos de Juicio Ordinario con nº 2802-2020 T, en el que es parte demandante la entidad mercantil Universidad de Alicanterepresentada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando A. Fernández Arroyo, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; y parte demandada la entidad mercantil Portal de Tanhauser S.L.representada por la Procuradora de los Tribunales Don José Córdoba Almela, y asistidas por el Letrado D. Ignacio Romera Oscoz; habiendo versado el presente procedimiento sobre INFRACCIÓN MARCARIA dicto la presente sentencia.

Antecedentes

PRIMERO.- El día 10 de diciembre de 2020, Universidad de Alicanterepresentada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando A. Fernández Arroyo, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; presentó en este Juzgado escrito de demanda de juicio ordinario contra la entidad mercantil Portal de Tanhauser S.L

SEGUNDO.- Admitida que fue a trámite la citada demanda, se emplazó a la parte contraria para que la contestase, cosa que hizo la representación procesal de la entidad demandada mediante escrito presentado en este Juzgado el 15 de marzo de 2020..

TERCERO.- El día 10 de mayo de 2021 tuvo lugar el acto de la audiencia previa, con el resultado que obra en autos. Citadas las partes a la vista, la misma se llevó a cabo el día 26 de abril de 2022 donde se practicó la prueba propuesta y admitida en su día. Formuladas las conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

QUINTO.- En el presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo las relativas al plazo para dictar sentencia, habida cuenta del volumen y complejidad de los asuntos de los que conoce este Juzgado, de la que esta sentencia es un claro exponente. Al mismo tiempo, se ha producido un retraso dada la suspensión de actuaciones procesales a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, siendo necesario reajustar la agenda del presente juzgado.

Fundamentos

PRIMERO.- Posiciones de las partes.

I. Universidad de Alicante

A. Títulos de propiedad industrial.

a) marca Unión Europea nº 003504611, figurativa, clase 41 y 42 , fecha de solicitud 31 de octubre de 2003.

Clase 41:Educación; formación; actividades deportivas y culturales; alquiler de aparatos de radio y televisión; alquiler de aparatos de vídeo; alquiler de aparatos y accesorios cinematográficos; alquiler de decorados para espectáculos; alquiler de equipos de audio; alquiler de equipos de buceo; alquiler de equipos de iluminación para escenarios de teatro o estudios de televisión; alquiler de equipos deportivos, excepto vehículos; alquiler de videocámaras; escenografía (alquiler de -); grabación [filmación] en cintas de vídeo; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre actividades recreativas; información sobre educación; microfilmación; publicación de libros; publicación de textos que no sean publicitarios; publicación electrónica de libros y periódicos en línea; reserva de localidades para espectáculos; suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables; interpretación del lenguaje de señas.

Clase 42:Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; alquiler de ordenadores; alquiler de software; autenticación de obras de arte; conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; diseñadores de embalajes (servicios de -); diseño de artes gráficas; diseño de moda; siembra de nubes.

B. Acciones ejercitadas.

La parte actora terminaba solicitando que se dictase sentencia con los siguientes pronunciamientos:

A) Acciones declarativas:

I. Que la actora es titular de la MUE nº 003504611 'UA' y que la misma goza de renombre.

II. Que el uso del nombre de dominio www.ua.school supone una infracción de la MUE nº 003504611 'UA' en relación con sus servicios de 'Educación; formación; actividades culturales'.

III. Que el uso de los perfiles en RRSS de la demandada: https://www.instagram.com/ua_school/, https://www.facebook.com/UASchool1 y https://twitter.com/UASchool/ suponen una infracción de la MUE nº 003504611 'UA' en relación con los servicios mencionados.

B) Acciones de condena.

a) acción de cese

* A cesar en cualquier clase de uso del distintivo UA y UA School; en particular para identificar sus servicios de formación que oferta desde la página web www.ua.school.

b) acción de remoción

* A retirar del mercado y destruir cualquier material publicitario o cualquier otro documento corporativo o comercial en los que se consignen los mencionados distintivos 'UA'

* A la transferencia del nombre de dominio www.ua.school a favor de la actora.

* O, subsidiariamente, se ordene la desactivación y no renovación del nombre de domino www.ua.school.

* A cancelar o modificar el nombre de usuario, en su caso, todas las páginas y/o perfiles en redes sociales registrados que contengan el distintivo UA o UA School, en concreto sus cuentas y perfiles de Instagram, Twitter y Facebook identificadas en este escrito de demanda.

c) acción de prohibición

A abstenerse en el futuro de utilizar el distintivo UA.

d) Acción de indemnización

* A indemnizar a mi mandante de los daños y perjuicios ocasionados, indemnización que ha de determinarse conforme a las pautas ofrecidas en el presente escrito (pág. 63-65). Dicha indemnización ha de calcularse hasta el momento del cese de la conducta infractora.

e) Multa coercitiva

* A indemnizar a la actora en la suma de 600€ por día transcurrido desde la fecha de notificación de la sentencia hasta que se produzca el cese efectivo de la violación.

f) Publicación de la sentencia

* A la publicación de la sentencia a costa de la demandada en, al menos, los siguientes medios nacionales y locales (online y offline): EL MUNDO, LAS PROVINCIAS, DIARIO INFORMACIÓN, VALENCIA PLAZA Y ALICANTE PLAZA.

Dicha publicación deberá contener, al menos, la parte dispositiva con expresa mención e identificación de las partes.

C) marca y nombre de dominio del que es titular la parte demandada. Objeto de la controversia.

La Demandada, Portal de Tanhauser SL, es una mercantil creada en 2015, dedicada a la formación en los campos de imagen digital, animación 3D, programación, cinematografía o desarrollo de videojuegos, si bien esta actividad formativa se inició en 1994.

Para identificar su centro formativo no universitario y lo servicios de enseñanza que presta, utiliza el logotipo que se indica a continuación, protegido a través de la marca española No. 3729031 y la marca en Estados Unidos No. 88479737, ambas para distinguir servicios de la Clase 41:

De esta forma, la parte demandada sostiene que para referirse a su marca gráfica siempre utiliza, tanto en la página web, como en redes sociales, como en cualquier tipo de material publicitario, el nombre 'UASCHOOL' o 'UA SCHOOL', lo que se trataría según la versión de la demandada de una abreviación lógica para referirse a su marca, ya que se corresponde con sus elementos principales: la letra 'U' por el término UNIVERSAL, la letra 'A' por el término ARTS, y el término SCHOOL. De esta forma, entiende la parte demandada, no usa, ni nunca ha usado la marca , sino el nombre 'UA SCHOOL'. Tal y como puede verse en la prueba aportada por la Demandante, y en una visita a la web https://ua.school/.

Con todo, conviene recordar, la acción de infracción ejercitada por la parte actora se refiere no a la infracción mediante la utilización de la marca mixta española No. 3729031 sino en relación con el nombre de dominio web https://ua.school/ así como con lo que se denomina 'contenido infractor' que podemos identificar con el empleo de la expresión UA SCHOOL en la página web de la demandada.

SEGUNDO.- Carácter renombrado de la marca Unión Europea nº 003504611 , figurativa, clase 41 y 42 , fecha de solicitud 31 de octubre de 2003.

La SAP, Alicante, sección 8 del 06 de julio de 2020 ( ROJ: SAP A 2397/2020 - ECLI:ES:APA:2020:2397 ), asunto 'ÚNICO', recordaba que la distintividad desde el punto de vista extrínseco de la marca significa el grado de conocimiento del signo de la actora por el público interesado en ese tipo de producto. La Sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018 (asunto Shoe Branding Europe/EUIPO T- 629/16), al referirse a los requisitos de una marca renombrada declara:

' 25 Para ser beneficiaria de la protección prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 , una marca registrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella [sentencia de 6 de febrero de 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001/OAMI - TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 48; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 26].

26 Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla ( sentencia de 6 de febrero de 2007, TDK, T-477/04 , EU:T:2007:35 , apartado 49; véase también, por analogía, la sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97 , EU:C:1999:408 , apartado 27).'

A estos efectos, hemos de tener en cuenta que una MUE puede ser renombrada si es conocida en una parte sustancial del territorio de la Unión y, esta parte sustancial puede coincidir con el territorio de un Estado como es España ( SSTJUE 6 de octubre de 2009, asunto C-301/07 y 3 de septiembre de 2015, asunto C-125/14).

En particular, en el asunto C-32806 Fincas Tarragona [2007] de 22 de noviembre, el TJUE señalaba que el artículo 4, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la marca anterior debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste. De esta forma, en el par. 18 señalaba expresamente que el sentido dado comúnmente a los términos utilizados en la expresión 'en un Estado miembro' se opone a que dicha expresión se aplique a una notoriedad limitada a una ciudad y su entorno que no constituirían, conjuntamente, una parte sustancial de un Estado miembro.

La prueba presentada por la parte actora no permite acreditar el renombre de la marca Unión Europea nº 003504611 , toda vez que no se ha acreditado que la misma goce de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión Europea ni español. En este sentido, no puede trasladarse el posible renombre que tenga la entidad Universidad de Alicante, con el hecho de que todas y cada unas de las marcas registradas por la citada universidad puedan beneficiarse de la transferencia del citado renombre. El renombre, a los efectos que nos interesan, es de la marca, no de la institución, sin que ambas puedan confundirse. Los documentos 6, a 9 y 10 se refieren así a la Universidad de Alicante y no a la marca UA, más allá de que uno de ellos la refiera expresamente

En este sentido, omitiremos toda la cuestión relativa a la familia de marcas toda vez que la misma carece de relevancia en orden a la resolución del presente pleito. Más allá de que nos encontremos o no ante una familia de marcas, lo cierto es que nada aporta al posible renombre de la marca de la actora.

Si bien ha quedado acreditado que las universidades españolas emplean habitualmente monogramas para su identificación y que no existe, en la unión Europea, un monograma UA que, en el ámbito universitario designe a otra universidad que la Universidad de Alicante, el juicio de renombre lo que trata de determinar es el grado de conocimiento por parte del consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz. En este sentido, ninguna prueba se ha aportado que permita intuir tal conocimiento. Las declaraciones de los profesores universitarios y miembros del personal de la universidad no permiten tener por acreditado tal hecho, más allá de que por su condición de parte interesada, no son como tales consumidores de los productos identificados con la marca, sino parte de la estructura de la organización que proveen los servicios o productos para los cuales se encuentra registrada la marca. Se trata, en definitiva, de una suerte de autocertificación de la propia marca lo que no puede ser admitido.

Pro tanto, en primer lugar, no se ha aportado el grado de conocimiento que el consumidor medio de servicios universitarios tiene de la marca UA. De la misma manera, tampoco existe prueba sobre la cuota de mercado que, en el ámbito nacional, puede tener la marca. Incluso partiendo del hecho de la utilización de monogramas con carácter exclusivo entre las universidades españolas y atribuyendo una hipotética cuota con base a una proporción simple aritmética, la cuota tampoco es elevada. Sin perjuicio de que se emplee en redes sociales como nombre de dominio, ni siquiera ha quedado acreditado que los profesores de la universidad de alicante empleen únicamente el monograma UA, sino 'Universidad de Alicante'. El hecho de que los mismos acudan a congresos o seminarios fuera de Alicante no permite entender que ello supone una extensión geográfica del uso si no se acredita de forma terminante la identidad de marca, esto es, que los mismos se identifican única y exclusivamente como profesor UA y no como profesor de la Universidad de Alicante. Por otra parte, el hecho de que se emplee el término UA en el nombre de dominio de la pagina web o en los correos electrónicos tampoco permite determinar un uso intensivo de la marca.

El documento número 11 tampoco ofrece una prueba del renombre. Se trata del numero de visitas realizadas en los últimos años a las páginas web de la universidad de alicante. De hecho, es palmario que el propio membrete del papel empleado para la certificación emplea la denominación Universidad de Alicante/Universitat d'Alacant. Y el documento número 12 es buena prueba, según su tener literal, que la parte traslada el posible conocimiento y prestigio de la Universidad de Alicante a la marca UA, dado que el mismo señala que certifica el importe de la inversión 'en la promoción de la Universidad de Alicante y de las actividades que desarrollan' los dientes órganos y servicios de la Universidad en el ámbito de sus competencias. Se trata por tanto de inversiones en la promoción de la Universidad de Alicante y no de la Marca Unión Europea nº 003504611.

Finalmente, el documento número 10 es una nota de prensa de un periódico digital de ámbito valenciano, sin que se aporte prueba alguna del grado de impacto a nivel nacional que el mismo tiene.

En definitiva, de acuerdo con la prueba practicada, teniendo especialmente en consideración todos los elementos pertinentes, en particular, la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, no podemos determinar que ninguna de las pruebas aportadas a las actuaciones acredite tales extremos toda vez que no se refieren realmente a la Marca Unión Europea nº 003504611 sino a la Universidad de Alicante y sin que pueda transferirse el prestigio de la institución a la marca.

TERCERO.- infracción de la marca de la marca Unión Europea nº 003504611 , figurativa por el nombre de dominio https://ua.school/ y de la mención UA SCHOOL por riesgo de confusión o asociación al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.2.b) RMUE .

I. Riesgo de evocación, de confusión o de asociación: la causa petendi y su posible alteración.

La marca renombrada es objeto de especial protección en el Reglamento de Marca. Así, la disposición del artículo 9.2.c) establece un sistema de protección especial de la marca renombrada que le permite, en el caso de marcas renombradas registradas, superar el principio de especialidad marcaria de forma que la protección se extiende 'independientemente de si [el signo impugnado] se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada' (Véanse el caso C-408/01 Adidas/Salomon [2003] de 23 de octubre)

En este sentido, existen tres planos diferenciados de enjuiciamiento: el riesgo de evocación, el riesgo de confusión y el riesgo de asociación.

La cuestión no resulta baladí. El Tribunal Constitucional ha señalado que el principio de congruencia de las resoluciones judiciales obliga a los órganos judiciales 'a decidir conforme a lo alegado, sin que les sea permitido otorgar más de lo pedido, ni menos de lo resistido por el demandado, así como tampoco cosa distinta de lo solicitado por las partes' ( SSTC 32/1992, de 18 de marzo -rec. 2.078/1988- y 136/1998, de 29 de junio - ECLI:ES:TC:1998:136-). Es, por tanto, obligación e las partes centrar y delimitar correctamente el objeto de la demanda en cuanto a la causa petendi de la infracción alegada puesto que no puede el juez alterar la misma. De esta forma, si lo que alega la parte es el riesgo de evocación por infracción de la marca renombrada, no puede, motu proprio y sin haberse establecido con carácter subsidiario, considerar el posible riesgo de confusión al amparo, no ya del artículo 6.2.c) RMUE sino del artículo 6.1.b) RMUE. La posible integración de la demanda por parte del Juez ha de tener sus límites puesto que el principio iura novit curiano puede servir como válvula de escape para sustraerse de la debida integración de la demanda y de la claridad en los petitainvocados ante el órgano jurisdiccional.

El petitum de la actora ofrece en este punto no pocas complejidades. La parte solicita la siguiente tutela declarativa:

I. Que la actora es titular de la MUE nº 003504611 'UA' y que la misma goza de renombre.

II. Que el uso del nombre de dominio www.ua.school supone una infracción de la MUE nº 003504611 'UA' en relación con sus servicios de 'Educación; formación; actividades culturales'.

III. Que el uso de los perfiles en RRSS de la demandada: https://www.instagram.com/ua_school/, https://www.facebook.com/UASchool1 y https://twitter.com/UASchool/ suponen una infracción de la MUE nº 003504611 'UA' en relación con los servicios mencionados.

Por tanto, parece que la parte solicita, desde el punto de vista del petitum la discusión en el carácter renombrado de la marca, lo que nos lleva al riesgo de evocación y no en el posible riesgo de confusión. No obstante lo anterior, es cierto que la redacción del apartado I del suplico no impide ni prejuzga el apartado II (la declaración de infracción), aunque parece colegirse a modo de consecuente necesario que si la parte solicita la declaración de infracción es porque considera que nos encontramos ante una marca renombrada. En el presente caso, sin embargo, y sin perjuicio de que considero que la petición debe establecerse con mayor claridad, nada impide entrar al enjuiciamiento del riesgo de confusión puesto que, aunque no se encuentra perfectamente deslindado, sí que es cierto que en la demanda, es objeto de especial análisis y se deslinda el riesgo de evocación del riesgo de confusión aunque paradójicamente se introduce este último en el folio 37 mientras que el riesgo de evocación es objeto de análisis con posterioridad (pag 46 y siguientes). De la misma forma, el hecho tercero de la demanda hace referencia a 'ilícitos cometidos por la demandada'. Y, sin perjuicio de que se habla de 'posibilidad real de indicar una suerte de conexión' lo cierto es que la parte actora introduce la proposición de la protección como marca renombrada a modo de mayor ámbito de protección respecto del riesgo de función 'todo ello sin olvidar que la marca UA es una marca que goza de una especial protección'. Esto es, no se establece realmente como antecedente de la petición sino como argumento para una mayor protección. De la misma forma, en el penúltimo párrafo del folio 32 se señala claramente que la infracción consiste en 'el existente riesgo de confusión y/o asociación con la Universidad de Alicante'. Por tanto, y sin perjuicio de la demanda fijaba como primer elemento el carácter renombrado de la marca, lo cierto es que en la misma se solicita la declaración de infracción al margen del carácter renombrado de la misma. Por todo ello, debemos atender al posible riesgo de confusión o asociación al amparo del artículo 6.1.b) RMUE conforme al cual sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

I. Riesgo de confusión ( art. 7.1.b RMUE)

En la STS, Civil sección 1 del 18 de enero de 2017 ( ROJ: STS 63/2017 - ECLI:ES:TS:2017:63), asunto 'Badtoro', el Tribunal Supremo recordaba la jurisprudencia consolidada en relación con el juicio de confusión:

En una sentencia anterior (núm. 225/2008, de 24 de marzo), citada en otro sentido por el recurso, especificábamos la limitación de la revisión de este enjuiciamiento:

'Ciertamente, en principio, la apreciación de que se trata no deja de ser un tema que corresponde a la función de los tribunales de instancia, pero, si ello apenas podría producir discusión (salvo error patente o arbitrariedad) en el caso de identidad, porque lo que es absolutamente igual no admite variantes, sin embargo, como la 'semejanza confusoria' es opinable y supone un concepto jurídico indeterminado, la doctrina jurisprudencial permite un cierto grado de control casacional que se configura en torno a una regla del buen sentido, -común, y no técnico, dado el sector social en que opera la norma-, que no es otra cosa que una ponderación lógica de las circunstancias de cada caso contempladas a la luz de ciertas pautas ponderativas que permiten actuar, en un primer plano, con una cierta unidad de criterio, y, por lo tanto, con unificación valorativa, y facilitan, en otro plano, aproximar la decisión judicial a la realidad jurídica, cuya controversia pretende componer'.

Estas pautas de ponderación, que deben operar de acuerdo con las circunstancias de cada caso, han sido condensadas en la reseñada sentencia 95/2014, de 11 de marzo , en las siguientes directrices:

'i) 'El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance' [ Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo , con cita de la STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'ii) ' La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes' [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C- 251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

'iii) De este modo, 'el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes' [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, ' en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados' [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

'iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: 'así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa' ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

'v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

'vi) Pero, esta exigencia 'de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales' ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )'.

En el presente caso, la comparación debe establecerse entre los siguientes signos:

II. El signo www.ua.school u la posible infracción Marca Unión Europea nº 003504611

Si bien es cierto que el artículo 34 LM 17/2011 establece que el titular del derecho exclusivo podrá prohibir el uso del signo en redes telemáticas y como nombre de dominio, el RMUE 2017/1001 nada dice al respecto en el artículo 9.3 RMUE al establecer las concretas facultades que integran el ius prohibendi.No obstante lo anterior, doctrina y jurisprudencia vienen entendiendo que el uso como nombre de dominio de una marca registrada puede ser prohibido por su titular al tratarse de un uso inconsentido del signo sobre le que se ostenta un derecho de exclusiva. Así, por ejemplo, la STMUE de España de 5 de octubre de 2015 considera que la protección otorgada por el artículo 9.2.b) del RMUE es también aplicable respecto de los nombres de dominio que originen riesgo de confusión con la marca registrada. De la misma forma, la STMUE de España de 26 de abril de 2016 señala que 'Es doctrina asentada de este Tribunal que, de conformidad con la previsión legal específica ( art. 34.3.e LM y art. 9.2.b RMC) el uso del signo como nombre de dominio, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso particularmente prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada)'.

No es discutido entre las partes que el dominio .schooles un dominio de nivel superior genérico. No es discutido que un dominio de nivel superior genérico (generic Top Level Domain o gTLD) es una de las categorías de dominios de nivel superior que mantiene la Internet Assigned Numbers Authority (IANA) para su uso en el sistema de nombres de dominio de Internet. Es visible para los usuarios de Internet como el sufijo al final de un nombre de dominio. Como tal, el gTLD es una de las partes que conformar una dirección web.

Una dirección web es el nombre de las páginas de internet que se compone, en esencia de protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP://), el servicio (WWW, esto es World Wide Web), nombre de la organización o de entidad, tipo de organización o entidad.

De esta forma, en el signo que se dice infractor, y recordando que la referencia al protocolo se realiza de forma automática hoy por los navegadores al uso, contamos con la referencia al servicio (www), el nombre de la organización (ua) y el tipo de organización (school).

A. Identidad o similitud de los productos o servicios

En el presente caso, existe identidad entre los servicios ofertados por la parte actora y la parte demandada. La parte demandada busca establecer diferencia de servicios dentro de los servicios de la clase 41 para los que están registrados la marca de la actora y la marca de la demandada puesto que no parece discutirse que se trate de servicios de educación o formación. El mayor carácter especializado y el carácter o universitario de los servicios prestados por la parte demandada no son desarrollados en la contestación a la demanda a los efectos de establecer la inexistencia de identidad entre los servicios para los cuales se encuentra registrada la marca anterior y los servicios que se prestan a través de la página web www.ua.school. En este sentido, es cierto que la actora es una universidad que presta servicios, por tanto, públicos. Y es igualmente cierto que la demandada explota una entidad privada que presta servicios no universitarios. Ahora bien, ello no excluye la identidad de servicios puesto que en ambos casos se trata de servicios de formación o educativos en el que el público destinatario es potencialmente el mismo. El hecho de que no se ofrezcan la mismas formaciones profesionales no excluye que la universidad de Alicante ofrezca formaciones avanzadas destinadas a alumnos que han superado los estudios básicos de grado. Y, en todo caso, nos encuadraría en servicios altamente similares en grado muy cercano a la identidad. De hecho, ambas instituciones prestan servicios, y así ha quedado acreditado, en el ámbito de enseñanzas técnicas y artísticas en el ámbito multimedia. El hecho del mayor carácter especializado de las enseñanzas ofrecidas por Portal de Tanhauser no es relevante a los efectos de establecer el juicio de identidad en relación con los servicios ofrecidos.

Ambas entidades prestan, por otra parte, servicios en España y, en particular, en la Comunidad Valenciana, más allá de que la demandada pueda tener una sede en los EEUU. Portal de Tanhauser S.L. es, de hecho, una mercantil con sede en la Comunidad Valenciana que presta sus servicios de formación desde y en la misma (tanto online como offline). El hecho de que ciertos servicios se presten en una sede extranjera resulta por tanto irrelevante en la medida en que los mismos se prestan en el mercado comunitario.

C. Identidad o similitud de los signos.

Como hemos señalado la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.

Sin perjuicio del carácter figurativo del registro de la Marca Unión Europea nº 003504611 , lo cierto es que en el caso de los nombres de dominio, la especial naturaleza, destino y función de los mismos, exige tener en cuenta la similitud grafica, fonética y conceptual atendiendo a las peculiaridades del uso concreto del signo que impide cualquier tipo de representación gráfica particular, como demuestra que el uso de la actora es www.ua.es sin atender a la especial grafía con la que se encuentra registrada.

En este sentido, la referencia al protocolo y al servicio no ofrecen ninguna distintividad. Se trata de signos habituales exigidos por cuestiones técnicas y regulatorias (la referencia hhtp:// y al servicio www). La cuestión se plantea en cuanto al resto de la dirección: ua.school.

En este sentido, la parte demandada entiende que de la Marca Unión Europea nº 003504611 es una marca de carácter débil que apenas tiene distintividad intrínseca y que, por tanto, cualquier leve modificación elude el riesgo de confusión.

No obstante el carácter débil de la Marca Unión Europea nº 003504611 , no debemos olvidar que el empleo de monogramas en el ámbito universitario es habitual y que, no obstante su sencillez, no se ha acreditado la existencia, en España y en Europa, de dos instituciones que cuenten con el mismo monograma. En este sentido, no puede dudarse de que la Universidad de Alicante ostenta el monopolio del signo.

En cuanto a los otros nombres de dominio que emplean las letra UA lo cierto es que no existe riesgo de confusión. El signo UA no es muy habitual en el mercado. De hecho, no existe ningun nombre de dominio, salvo el del demandado que emplee, como tal, el monograma UA.

En cuanto a la dominio www.au.edu de la University of Alabama, debemos señalar en primer lugar que, sin perjuicio de que es otra institución universitaria, el nombre de dominio no es UA sino AU (Alabama -University) y que la misma no presta servicios de formación ni educación en territorio comunitario sino en territorio estadounidense, por lo que, en virtud del principio de territorialidad, unido a la diferencia en el orden de las letras, excluye a priori infracción por consuión o asociación.

En cuanto a los otros ejemplos de sigas UA, la parte demanda no ha aportado la resolución de la EUPI en relación con la oposición sustentada a instancia de la United Artist Corporation. No obstante lo anterior, el nombre de dominio de la United Artist Corporation no emplea el monograma UA.

Nada se ha acreditado con relación a Under Armour que no consta por tanto tenga registrada una marca con el monograma UA ni nombre de dominio.

En cuanto al esto de ejemplos basta la lectura de la contestación para advertir que ninguna universidad española emplea como nombre de la organización en la dirección web la siglas UA. De esta forma, la Universidad de Alcalá de Henares emplea UAH (www.uah.com); la Universidad Autónoma de Barcelona, UAB (www.uab.cat); la Universidad de Almería, UAL (www.ual.es). El empleo por otra parte del dominio .cat hace referencia al dominio de comunidad lingüística o cultura, no de país para el que se reservan dos letras (.es). Sin embargo, este tipo de dominios son diferentes del tipo empleado por la demandada.

Por tanto, la comparación debe establecerse con el nombre de la organización (ua) y el tipo de organización (school) y, en particular, si el gTLD sirve para excluir el riesgo de confusión o asociación toda vez que, siendo los servicios idénticos, dado que el nombre de la organización es idéntico y que ninguna otra organización educativa en la Unión Europea emplea el signo UA para identificarse. La peculiaridad del presente caso, por tanto, reside en determinar en qué medida un dominio de nivel superior genérico (generic Top Level Domain o gTLD) sirve para eludir el posible riesgo de confusión o de asociación.

Y en este sentido, lo cierto es que si bien el término schoolsupone una diferencia fonética y gráfica evidente que no puede negarse, no puede admitirse que, desde el punto de vista del signo, esa diferencia sea suficiente a los efectos de eludir el riesgo de confusión o asociación. En este sentido, no debemos olvidar que, como su propio nombre indica, nos encontramos ante un dominio de nivel superior genérico. Al ser genérico se trata de un signo que carece de distintividad y que, en su caso, sirve para describir la clase o naturaleza de los servicios que se prestan por la organización.

La parte demandada alega el público no se centra solo en las siglas UA. Más bien al contrario: valora en su conjunto todos sus elementos y lo percibe como un signo claramente distinto a los tres dominios anteriores. Entiende que los servicios que identifica no son los de una universidad, sino los de un centro de otra naturaleza, y no confunde al UNIVERSAL ARTS SCHOOL con la Universidad de Alabama o la Universidad de Alicante.

La cuestión, por tanto, radica en determinar si el término 'school' nos permite identificar a un centro de otra naturaleza que eluda el riesgo de confusión. Y la respuesta debe ser negativa.

El Tribunal General ha dictaminado que una gran parte de los consumidores y profesionales europeos tienen un conocimiento elemental del inglés ( T-301/09, Asunto Citigate [2021] de 26 de septiembre; EU:T:2012:473, ap. 41). Por otra parte, El Tribunal General ha dictaminado que determinados términos ingleses serán entendidos por los profesionales relevantes de toda la Unión Europea, ya que el inglés es la lengua profesional habitualmente utilizada en estos ámbitos. Es el caso de los Asuntos, T-242/11, 3D eXam [2012] de 29 de marzo) en el ámbito médico ( EU:T:2012:179, ap. 26), T-172/10, Base-seal [2012 de 9 de marzo ( EU:T:2012:119, ap. 54) y el asunto T-301/09, Citigate [2012 de 26 de septiembre, en cuestiones financieras ( EU:T:2012:473, ap. 41).

Tenemos que tener en cuenta, por otra parte, que el publico destinatario (estudiantes o profesionales con necesidad de conocimientos speciales en matera de técnicas artísticas multimedia) es un público habituado al uso del inglés.

Por todo ello el término 'school' se percibirá como genérico o descriptivo, sin que el mismo permita identifica a un centro de naturaleza no universitaria. En este sentido, debemos recordar que en el mundo anglosajón, si bien el término 'school' se suele reservar para las formaciones iniciales, lo cierto es que en el ámbito estadounidense se emplea también en enseñanza universitaria para referirse a las concretas facultades dentro de una misma universidad. Por ejemplo, la muy conocida y renombrada Havard Law School, o la Yale Law School. 'School' que puede ser traducido por 'escuela' no sirve más que para, de forma genérica, referirse a instituciones de enseñanza, sin que prejuzgue las características, calidad, público destinatario, naturaleza u origen de su financiación.

En este sentido, desde el punto de vista conceptual, el concepto 'school' evoca de forma directa y clara al tipo de servicios prestados por la Universidad de Alicante. Por tanto, el uso del dominio de nivel superior genérico .school no sirve para eludir el posible riesgo de confusión o de asociación sino que supone el establecimiento de un vínculo directo entre ambas instituciones.

Finalmente, no existe causa justa en el uso del nombre de dominio ua.school en la medida de que la marca que se le serviría de cobertura ni siquiera es UA sino Universal Arts School. Si la marca puede tener cierta distintividad intrínseca es por la grafía pero no por los términos denominativos. Términos denominativos que son abreviados mediante acrónicmo UA que coincide con el de la demandante.

Todo ello genera riesgo de confusión puesto que es factible que un consumidor medio de la categoría de servicios de que se trata (servicios de formación y educación universitarios), normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes, considere que la página web ua.schoolpertenece a la universidad de Alicante para referirse a algún tipo de escuela de formación especial en materia de artes gráficas. Con todo, incluso si pudiera entrarse a discutir la posible confusión en cuanto al origen de los servicios, no hay duda de que existe un riesgo claro de asociación lo que constituye una infracción de marca Unión Europea nº 003504611 , al amparo del artículo 9.2.b) RMUE

III. Empleo del signo UA SCHOOL en redes sociales

De la prueba practicada ha quedado acreditado que la demandada emplea en su página web la expresión UA SCHOOL para referirse aUniversal Arts School. Queda acreditado igualmente que la demandada realiza un uso en los perfiles en redes sociales de la expresión UA SCHOOL: https://www.instagram.com/ua_school/, https://www.facebook.com/UASchool1 y https://twitter.com/UASchool/ . Se trata de un uso en redes telemáticas del sino UA SCHOOL. Si bien se emplean símbolos propios de las redes referidas como el uso de guion bajo que nada añaden desde el punto de vista de la distintividad.

De la misma forma que señalábamos con anterioridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2.b RMUE el uso del signo en redes sociales, cuando hay identidad o similitud entre signos y productos o servicios, implica un uso prohibido o a prohibir por el titular de la marca vulnerada.

Damos por reproducidos los considerandos realizados al tiempo de valorar la dirección ua.school. Si bien es cierto que, en este caso, el término schoolno se emplea como gTLD sino simplemente como una forma abreviada de la marca, ello no constituye un uso legítimo de la marca toda vez que la misma se altera en elementos esenciales que difieren sustancialmente de la forma en la que fue conferida la marca, de carácter mixto, con un importante componente gráfico. Nótese que no se respeta el elemento denominativo: UNIVERSAL U ARTS SCHOOL SINCE 1994. La abreviatura UA no se corresponde con el acrónimo que sería, en el caso concreto, UAS. N obstante, UAS constituye una forma que difiere sustancialmente de la forma para la que fue conferida la marca. Tampoco se ha empleado como nombre de dominio, por ejemplo, uarts.school o universalarts.school, empleos que sí podrían constituir un uso legítimo de la marca en cuanto al registro de un nombre de dominio amparado por el derecho de exclusiva. De la misma manera, podría haberse procedido en los perfiles de redes sociales mediante la referencia a la marca como U ARTS SCHOOL, a modo de ejemplo. Por todo ello, debemos considerar que la identidad en cuanto a los servicios prestados y la similitud en grado alto entre los signos en liza, siendo el único elemento discordante un elemento genérico que no solo no sirve para eliminar la confusión sino que genera cuanto menos un riesgo claro de asociación al evocar la clase de servicios para los que la marca anterior se encuentra registrada, constituye una infracción del artículo 9.2.b) RMUE.

CUARTO.- acción declarativa

Toda que no es discutido la titularidad de la MUE nº 003504611 'UA' procede declarar que el uso del nombre de dominio www.ua.school supone una infracción de la MUE nº 003504611 'UA' en relación con sus servicios de 'Educación; formación; actividades culturales' por infracción del artículo 9.2.b) RMUE.

Procede igualmente declarar el uso de los perfiles en RRSS de la demandada: https://www.instagram.com/ua_school/, https://www.facebook.com/UASchool1 y https://twitter.com/UASchool/ suponen una infracción de la MUE nº 003504611 'UA' en relación con los servicios mencionados.

QUINTO.- acción de cesación, remoción y prohibición. Especial referencia a la transferencia del nombre de dominio como medida de remoción.

La parte solicita que se condene a la parte demandada a los siguientes pedimentos:

* A retirar del mercado y destruir cualquier material publicitario o cualquier otro documento corporativo o comercial en los que se consignen los mencionados distintivos 'UA'

* A la transferencia del nombre de dominio www.ua.school a favor de la actora.

* O, subsidiariamente, se ordene la desactivación y no renovación del nombre de domino www.ua.school.

* A cancelar o modificar el nombre de usuario, en su caso, todas las páginas y/o perfiles en redes sociales registrados que contengan el distintivo UA o UA School, en concreto sus cuentas y perfiles de Instagram, Twitter y Facebook identificadas en este escrito de demanda.

El artículo 41.a) y c) de la LM recoge la acción de cesación, de abstención y de remoción. Por su parte, la STS de 23 de julio de 2012 recuerda que el presupuesto de la estimación de la acción de remoción es precisamente la estimación de la acción declarativa de infracción marcaria, siendo un efecto automático de la estimada aplicación. Así, argumenta que ' La apreciación de la infracción de la marca notoria de la actora, legitima a ésta para pedir la cesación de los actos infractores, en este caso, del uso del signo 'Maristas' en la promoción inmobiliaria que la demandada ha desarrollado en Alicante [ art. 41.1.a) LM , aplicable por la remisión general a la regulación interna de cada Estado miembro, contenida en el art. 101 RMC]'. En este mismo sentido se pronuncia la STMUE de España de 19 de julio de 2013. Cabe, pues, estimar íntegramente la acción de cesación, abstención y remoción ejercitada por la parte demandante, que comprenderá la condena a las multas coercitivas del artículo 44 de la LM y del artículo 102 del RMUE para asegurarse la efectividad de estos pronunciamientos de condena.

Como señala la mejor doctrina, la acción de remoción opera al mismo tiempo en un plano funcional y en un planlo estructural. Dentro del primero, encuentra su justificación, y la acción remoción permite el aseguramiento de los efectos prácticos de la condena a cesar mediante la eliminación del estado de cosas contrario a Derecho traído por la infracción o su preparación. No es por tanto la acción de cesación sino su complemento necesario referido no a la conducta sino a los efectos del acto infractor. Dentro del segundo plano, sus presupuestos son distintos de los propios de la acción de cesación que permite que, incluso aun tras el cese de la conducta, pueda tener sentido la orden de remoción de efectos.

Con todo, de entre las conductas solicitadas la parte se aviene a una suerte de petición subsidiaria en relación con el dominio www.ua.school. Solita en este sentido que se condene a la transferencia del nombre de dominio www.ua.school a favor de la actora o, subsidiariamente, se ordene la desactivación y no renovación del nombre de domino www.ua.school. El primero de los pedimentos constituye una medida atípica de remoción pero resulta perfectamente plausible. De la misma forma que el titular del derecho de exclusiva tiene derecho a la solicitud de los frutos percibidos indebidamente por el infractor dentro del régimen indemnizatorio, lo que constituye una manifestación del principio de enriquecimiento injusto y de la institución de la privación de los beneficios obtenidos, también puede apropiarse de los nombres de dominio que, vulnerando su derecho de exclusiva, hayan sido registrados por el infractor. Por tanto, cabe estimar la primera de las peticiones realizadas.

SEXTO.-- Acción de daños y perjuicios.

La parte demandante pretende, tal y como resulta del suplico de su demanda, que se condene a la parte demandada a la indemnización de los daños y perjuicios causados por los actos de infracción marcaria, conforme al criterio del artículo 43.2.b) de la LM, esto es el criterio de la regalía hipotética, y con carácter subsidiario la cantidad que Su Señoría estime procedente o en su caso el uno por ciento de la cifra de negocios realizada desde el requerimiento.

a) Sistema de responsabilidad

Establece el artículo 42 LM lo siguiente:

1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada.

Se consagra así un doble sistema de responsabilidad objetivo-subjetivo dependiendo de la tipología de la conducta infractora y del carácter de la marca.

b) acreditación de los daños y perjuicios causados por la conducta infractora de la parte demandada.

Establece el artículo 43 LM lo siguiente:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado

4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.

5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.

El Tribunal Supremo, en el Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 ) recordaba lo siguiente:

El sistema establecido en la Directiva 2004/48/CE y posteriormente transpuesto a la legislación española, se inspira en el modelo alemán. La jurisprudencia alemana estableció la doctrina, posteriormente positivizada, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales. Según esta doctrina, la indemnización a pagar en estos casos podía ser, a elección del titular del derecho infringido, el daño emergente y el lucro cesante, el valor de cesión del derecho en el mercado o la restitución al titular del derecho infringido del lucro obtenido por el infractor con la injerencia.

b.1) la regalía hipotética:

La Sentencia del Tribunal de Marca de la Unión Europea de 6 de mayo de 2016 ( ROJ: SAP A 1272/2016 - ECLI:ES:APA:2016:1272 ) señalaba al respecto lo siguiente:

1. La naturaleza de la regalía es la propia del enriquecimiento injusto.

2. No obstante, en materia de indemnización por violación de marca, la regalía no es sino un instrumento para cuantificar perjuicios en el marco de una acción resarcitoria del perjuicio, no del enriquecimiento injusto.

3. Es por ello que la licencia hipotética encarna daños causados por la infracción, no expresando una presunción aunque se sustente en una ficción jurídica por la cual se presume iures et de iure que se ha celebrado un contra to con el infractor.

4. Es un criterio en todo caso electivo para el perjudicado.

Ello explica a su vez, la forma en que quedan condicionados diversos aspectos de la acción indemnizatoria y en concreto lo relativo a la prueba del daño, a lo que hace a la relación causal y, desde luego, a la cuantificación de la indemnización.

La prueba del daño se satisface con la prueba de la explotación infractora. Si el criterio se sustenta en el enriquecimiento del infractor, el daño consiste en el importe debido y no pagado para que el tercero fuera legítimo usuario de la marca. En tales condiciones, la prueba del quebranto del titular deviene inútil.

Desde la perspectiva del nexo causal, su prueba se cumplimenta con la acreditación de la infracción en tanto ésta supone un uso no contra tado con el titular. Es por ello que el daño para el titular, que es acreedor de lo no cobrado por el contra to ficticio de licencia, trae correspondencia con el ahorro del usuario no autorizado de la marca. Y ese precio debe abonarse al margen del éxito comercial obtenido por el infractor pues éste forma parte del riesgo comercial al que es ajeno el uso autorizado, ficticiamente, de la marca.

En conclusión,

5. El criterio indemnizatorio en que consiste la licencia hipotética condiciona las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño.

6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo.

7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contra to de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular.

8.- Al ser el precio de un contra to ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción.

Por tanto, basta la constatación de una explotación por parte del infractor sin que sea necesario siquiera que el titular del derecho de exclusiva venga otorgando habitualmente en el tráfico jurídico económico licencias. Como señala la STMUE de 6 de mayo de 2016, 'en su fijación resulta indiferente que hubiera o no política de licencias'. En su caso, la dificultad estribará en determinar el cálculo de la concreta licencia a la vista de los usos del sector pero ello no priva de efectividad al modo resarcitorio elegido, reflejo de una acción de enriquecimiento injustificado.

b.2) los beneficios obtenidos por el infractor. Caso Pasapalabra, STS, Civil sección 1 del 30 de septiembre de 2019 ( ROJ: STS 2852/2019 - ECLI:ES:TS:2019:2852 )

Esta tercera opción constituye en realidad una restitución propia de una condictio por intromisión. No constituye una solución propiamente indemnizatoria porque no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción.

Y citando jurisprudencia anterior (véase la STS 95/2009, de 2 de marzo), señalaba que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial para que proceda la restitución de los beneficios obtenidos por el infractor, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto.

9.-Por tal razón, para que proceda la restitución del beneficio obtenido por el infractor, es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan obtenerse.

b.3) el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El sistema de indemnización mínima del artículo 43.5 LM . Caso Nuba[2019].-

Superando las iniciales dudas interpretativas, el Tribunal supremo en el Caso Nuba [2019] ( STS, Civil sección 1 de 3 de octubre de 2019 -ROJ: STS 3027/2019 - ECLI:ES:TS:2019:3027 ) fija doctrina jurisprudencial considerando que el articulo 43.5 LM tiene naturaleza indemnizatoria y que, por tanto, establece una presunción iuris tantum de existencia de daño.

[El artículo 43.5 LM]contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un 'perjuicio', para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar 'perjuicio' alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del 'perjuicio', con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.

C) fijación de la indemnización en el presente caso.

La parte actora solicita que se fije la indemnización atendiendo directamente al beneficio que haya obtenido la demandada con la oferta de los servicios litigiosos (criterio expresamente recogido en el art. 43.2 a) LM). En cualquier caso, la actora tendría derecho a la indemnización del 1% de la cifra de negocio alcanzada por el infractor con la prestación de los servicios litigiosos ( art. 43.5 LM). Por todo ello, se solicita:

El volumen total de negocio y el beneficio obtenido por la demandada con la prestación de los servicios litigiosos desde la creación y registro de la página web de la demandada en el año 2018.

El 1% de la cifra negocio realizada por la demandada.

La parte demandada señala que la marca principal de Portal de Tanhauser, por lo que da a conocer sus servicios es la registrada bajo la marca española No. 3729031 y la marca en Estados Unidos No. 88479737 .

Entiende, en este sentido, que la misma se usa tanto en el entorno online como offline para identificar todo tipo de servicios. El nombre UA SCHOOL solo se usa de forma residual para referirse a esta marca en su web y en redes sociales, no constituyendo su principal herramienta de promoción. Es por ello, que el perito judicial contable que se nombre deberá determinar de entre todo el volumen de negocio de Portal de Tanhauser, qué parte proporcional es generado por el uso del nombre UA SCHOOL. Esto permitirá, en caso de estimarse la infracción, lo que esta parte niega, calcular el 1% de la cifra de negocios obtenida con los productos o servicios ilícitamente marcados -y no con el resto-, tal y como establece la Ley de Marcas.

Sentado lo anterior, la parte demandada no niega la aptitud de la conducta infractora para la generación de un daño, lo que nos sitúa en un plano distinto del caso Nuba [2019] anteriormente citado. En todo caso, ello solo sería factible respecto de la indemnización relativa al 1%. En el caso del beneficio obtenido por el infractor, nos encontramos directamente ante una acción de enriquecimiento injusto, larvada en la acción de daños que, a modo de daño restitutorio (restitutionary damages), permite la privación de los beneficios netos obtenidos por el infractor. La parte demandada, como decimos, sitúa la discusión en otro plano, el del alcance de los beneficios. El artículo 34 LM permite la privación de los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación. La parte demandada no usa de modo residual la marca UA. Se realiza un uso principal, como nombre de dominio de la propia página web que sirve para alojar el contenido de Portal de Tanhauser y, al mismo tiempo, como forma de designación de la escuela dentro del propio contenido en internet. Por otra parte, se emplea activamente como nombre en los perfiles de las redes sociales. Por todo, ello, la distinción que pretende la parte demandada no puede ser admitida. Tenemos que tener en cuetna que, precisamente por la propia naturaleza de escuela volcada con el mundo multimedia de la Universal Arts School, el ámbito de internet es consustancial a su propia actividad y, parece, que indisociable de la propia existencia de la escuela. El propio cartel que se aporta en el folio 26 de la contestación a la demanda permite advertir cómo se anuncia el portal www.ua.school como portal de referencia.

Por otra parte, de la propia publicidad se advierte que la universidad trabaja a través de un campus virtual. Campus alojado en el dominio www.ua.school.

Por todo ello, debe estimarse la demanda en el sentido indicado en su suplico.

SEPTIMO.- acción de publicación de sentencia.

Señala la doctrina que la publicación de la sentencia, prevista en el artículo 41.1.f LM (15 Directiva 2004(48/CE) es un remedio autónomo, formal y sustantivamente independiente de las demás acciones de defensa y en especial lo es tanto respecto de la acción de remoción como de la indemnización de daños y perjuicios (MASSAGUER). Por ello, la publicación no procede en todo caso, no es una consecuencia que deba establecerse como mero automatismo sancionador frente a la infracción. Como señala la por todas, la STS, Civil sección 1 del 03 de mayo de 2017 ( ROJ: STS 1653/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1653 ): debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada.

En el concreto ámbito marcario, en la STS, Civil sección 1 del 06 de noviembre de 2009 ( ROJ: STS 6464/2009 - ECLI:ES:TS:2009:6464 ), señalaba:

'La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela'.

Como colorario, la necesidad de la publicación no debe establecerse en abstracto sino en atención a las circunstancias concurrentes lo que obliga a la parte actora a establecer un interés legítimo y concreto en que se difunda la sentencia como medio para hacer pública la tutela judicial recibida, impidiendo con ello nuevas infracciones.

Tenemos que tener en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza, ora con la acción de remoción de efectos, ora con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

En el presente caso no se ha acreditado la existencia de interés legítimo concreto en la publicación de la sentencia. Si lo que se pretende es la remoción de efectos, la tutela otorgada parece suficiente, sin que sea necesario realizar añadido alguno. En cuanto a la naturaleza indemnizatoria, no ha quedado acreditado que la conducta haya afectado a la buena imagen del titular de derechos que sea necesario restaurar.

Por otra parte, tampoco han quedado acreditados los canales publicitarios empleados por la demandada para la publicidad ni, en qué medida, dicha publicidad y canales empleaban la expresión UA SCHOOL. De hecho, la petición es antitética respecto de la propia demanda presentada. Si lo que se solicita es el cese de la conducta consistente en el uso del nombre de dominio www.ua.school así como el uso de los perfiles en RRSS de la demandada: https://www.instagram.com/ua_school/, https://www.facebook.com/UASchool1 y https://twitter.com/UASchool/ la publicidad, como medida reparatoria y removedora de los efectos de la conducta ilícita debería realizarse por vía de estos canales (Instagram, Facebook, Twitter o a través del dominio) por ejemplo con carácter previo al cierre de los mismos o a la transferencia del dominio. Ninguna conexión respecto de la conducta ilícita tiene la publicación en los medios significados pues no consta que los mismos se hayan empleado activamente por la demandada para la publicitación de servicios de formación.

OCTAVO. -Costas procesales.

De conformidad con el artículo 394 de la LEC, en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho. En el presente caso, a pesar de que la demanda es estimada parcialmente, la estimación es sustancial, atendiendo al conjunto de acciones ejercitadas y a la relevancia económica de las mismas, por lo que deben imponerse las costas a la parte demandada.

Visto lo anterior,

Fallo

Que debo ESTIMAR PARCIALMENTE la demanda presentada por la entidad mercantil la entidad mercantil Universidad de Alicanterepresentada por el Procurador de los Tribunales D. Fernando A. Fernández Arroyo, y asistida por el Letrado Iván L. Sempere Massa; y parte demandada la entidad mercantil Portal de Tanhauser S.L.representada por la Procuradora de los Tribunales Don José Córdoba Almela, y asistidas por el Letrado D. Ignacio Romera Oscoz debo declarar y declaro que la parte demandada ha infringido la MUE nº 003504611 'UA' mediante el uso del nombre de dominio www.ua.school y el uso de los perfiles en RRSS de la demandada: https://www.instagram.com/ua_school/, https://www.facebook.com/UASchool1 y https://twitter.com/UASchool/ por lo que debo ordenar y ordeno a la demandada lo siguiente:

a) A cesar en cualquier clase de uso del distintivo UA y UA School; en particular para identificar sus servicios de formación que oferta desde la página web www.ua.school.

b) A retirar del mercado y destruir cualquier material publicitario o cualquier otro documento corporativo o comercial en los que se consignen los mencionados distintivos 'UA'

c) A la transferencia del nombre de dominio www.ua.school a favor de la actora.

d) A cancelar o modificar el nombre de usuario, en su caso, todas las páginas y/o perfiles en redes sociales registrados que contengan el distintivo UA o UA School, en concreto sus cuentas y perfiles de Instagram, Twitter y Facebook identificadas en este escrito de demanda.

e) A abstenerse en el futuro de utilizar el distintivo UA.

f) A indemnizar a la actora de los daños y perjuicios ocasionados, mediante la privación de los beneficios que haya obtenido la demandada con la oferta de los servicios litigiosos con la prestación de los servicios litigiosos desde la creación y registro de la página web de la demandada en el año 2018 y en cualquier caso, mediante una indemnización equivalente al 1% de la cifra de negocio alcanzada por el infractor con la prestación de los servicios litigiosos. Tales extremos deberán ser fijados en ejecución de sentencia por perito judicial economista-contable mediantepara lo que deberá basarse en libros de contabilidad, facturas de la demandada y/o cualquier otra documentación y/o información que interese al perito y que deberá ser facilitada por la parte demandada.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 LM, cuando se condene a la cesación de los actos de violación de una marca, el Tribunal fijará una indemnización de cuantía determinada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación. El importe de esta indemnización y el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer RECURSO DE APELACIÓN, el cual deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de VEINTE DÍAS a contar desde la fecha de su efectiva notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se unirá testimonio a los autos de su razón, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el magistrado-juez don Gustavo Andrés Martín Martín, Magistrado-Juez titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, de Marca de la Unión Europea de España, mientras celebraba audiencia pública en el día de su fecha, de lo que como Letrada de la Administración de Justicia certifico.