Sentencia CIVIL Nº 70/2017, Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1, Rec 1044/2014 de 08 de Febrero de 2017

Improcedencia de la acción reivindicatoria de marca: el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza», que en esos momentos no estaba afectada por la prohibición de ningún derecho anterior que lo impidiera, tampoco ha supuesto un aprovechamiento de la reputación ajena, en este caso de la demandante. Si bien la memoria asociada al signo «Hispano Suiza» evoca el prestigio que tenían unos automóviles que dejaron de fabricarse hace más 80 años, en atención al tiempo transcurrido sin que la demandante hubiera vuelto a dedicarse a la actividad comercial de fabricación, reparación y venta de vehículos con el reseñado signo, no sólo ha perdido los registros marca y nombres comerciales que había llegado a tener, sino que además carece en la actualidad de posición alguna en el mercado de fabricación y venta de automóviles de la que pudiera aprovecharse la demandada con su registro. Por eso el registro de la marca española 2.901.221 «Hispano Suiza» no ha podido suponer ningún aprovechamiento de prestigio y reputación alguna que en la actualidad se pudiera asociar, por medio de aquel signo, a la actividad empresarial de la demandante. Nulidad por registro de mala fe: el que el signo registrado consista en una denominación, «Hispano Suiza», que por haber constituido la marca de unos vehículos antiguos tenga asociada en la memoria de algunos el prestigio histórico de aquellos vehículos, no supone mala fe por parte del solicitante de la marca, pues con ello no se ha perjudicado el ejercicio de ningún legítimo derecho de la demandante, por las circunstancias antes expuestas. Para que pueda prosperar la acción de nulidad basada en la prohibición del art. 9.1.d), si se invoca la tenencia de un nombre comercial notorio no registrado, junto con las condiciones previas del art. 9.1.d) LM, la demandante debería acreditar el uso o conocimiento notorio en España del nombre comercial no registrado. El calificativo notorio afecta exclusivamente al conocimiento y no al uso. Para conseguir esta protección debe cumplirse al menos con uno de los dos requisitos, no necesariamente con los dos. En este caso, no consta acreditado ni el uso ni el conocimiento notorio del nombre comercial no registrado invocado. No cabe invocar la protección del pretendido nombre comercial notorio no registrado («La Hispano Suiza Fábrica de Automóviles, S.A.») al amparo del art. 8 CUP frente al uso que la demandada haya podido realizar del signo «Hispano Suiza» con ocasión de la presentación de un prototipo de automóvil en una muestra internacional de automóviles, por entender que se trata de un acto de aprovechamiento de la reputación ajena (art. 12 LCD), por dos motivos: en primer lugar, porque la demandada ha empleado el signo distintivo que en la actualidad tiene registrado como marca, sin que conste lo haya hecho de forma distinta a como la tiene registrada; y, en segundo lugar, porque el nombre comercial invocado por la demandante carece de la condición de notorio y no lleva asociado reputación alguna de la que la demandada pueda aprovecharse indebidamente con el empleo del signo Hispano Suiza. La reputación asociada al signo «Hispano Suiza» es esencialmente histórica, sin que esté relacionado o vinculada a la demandante en cuanto fabricante y vendedor de coches, que tenga una posición en el mercado de la que quiera beneficiarse la demandada.