Sentencia Civil Nº 70/2015, Juzgados de lo Mercantil - Murcia, Sección 2, Rec 333/2012 de 27 de Marzo de 2015

Encabezamiento

JDO. DE LO MERCANTIL N. 2

MURCIA

SENTENCIA: 00070/2015

AVD. DE LA JUSTICIA S/N, FASE 2, MÓDULO 2,2ª PLANTA, 30011 MURCIA

Teléfono: 968277312

Fax: 968277325

N04390

N.I.G.: 30030 47 1 2012 0000665

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000333 /2012

Procedimiento origen: MONITORIO 0000333 /2012

Sobre OTRAS MATERIAS

DEMANDANTE D/ña. INNOVACION Y CONSULTING TECNOLOGICO S.L.L.

Procurador/a Sr/a. CARLOTA CECILIA JIMENEZ GOMEZ

Abogado/a Sr/a. JESUS MARIA DIEZ ROIG

DEMANDADO D/ña. INCOTEC CONSULTORES, S.L.

Procurador/a Sr/a. INMACULADA DE ALBA Y VEGA

Abogado/a Sr/a.

S E N T E N C I A

En Murcia a 27 de marzo de 2015

Vistos por mí, Juan J. Hurtado Yelo, Magistrado-Juez en funciones de refuerzo del juzgado de Mercantil número DOS de los de esta ciudad y su partido, los autos de JUICIO ORDINARIO sobre violación derecho de marca registrados con el número 333/12 promovidos como actor por Innovación y consulting Tecnológico s.l.c asistidos del procurador Sr. Jiménez y del letrado Sr. Díez contra Incotec consultores s.l como demandado asistida del letrado Sr. Díez y del procurador Sra. De Alba, atendiendo los siguientes

Antecedentes

Primero.-En este juzgado y con el número 333 del año 2012, se siguen autos de Ordinario a instancias del procurador Sr. Jiménez en nombre de Incotec s.l.c contra Incotec Consultores s.l en la que se solicita declare la existencia de actos constitutivos de la violación del derecho de marca nacional incotec inscrita en la oficina española de patentes y marcas el dos de junio de 2005 para distinguir productos de los amparados por el nomenclator internacional de marcas en la clase 35 'servicios de asesoramiento y ayuda en la gestión de negocios y empresas; servicios de publicidad y admón. Comercial' de la que es titular el actor.

Ordene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, y a cesar cualquier tipo de uso del distintivo registrado por el demandante o cualquier otro similar, para identificar productos de la clase 35 del nomenclator internacional de marcas y cualesquiera otros que puedan guardar relación con aquellos, incluyendo la cesación del uso en internet del dominio www.incotecconsultores.es, así como cualquier otro que contenga la denominación incotec. Absteniéndose en lo sucesivo de usar dicha expresión u otra que se confunda con ella o que genere nuevamente posibilidad de confusión o asociación.

Acuerde la indemnización al actor de todos los daños y perjuicios sufridos indemnizando con la cantidad que resulte de aplicar el 1% al volumen anual de negocios del demandado que resulte de la prueba que se practique o que haya de ser determinado en ejecución de sentencia.

Acuerde la oportuna indemnización coercitiva de 600 € diarios desde el requerimiento de cesación por la continuación de la vulneración.

Se ordene la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la marca a costa del demandado mediante anuncios que deberán ser insertados en dos diarios de mayor tirada de la provincia de Murcia. Con condena en costas.

Segundo.-Por decreto de fecha 25 de septiembre de 2012 se admitió a trámite la demanda y se emplazó a la parte demandada, contestando a la demanda la demandada en fecha 30 de octubre de 2012 solicitando la desestimación con condena en costas.

Tercero.-Con fecha 16 de octubre de 2013 se celebró el acto de la audiencia previa en la que una vez constatada la inexistencia de acuerdo, se ratificaron las partes en sus pedimentos tras lo cual se recibió el pleito a prueba con el resultado que obra en autos, y se fijó fecha para el acto del juicio.

Con fecha 25 de marzo de 2015 se celebró el acto del juicio, practicándose toda la prueba propuesta, tras lo cual y formulándose conclusiones quedaron los autos para sentencia.

Fundamentos

Primero.- En este procedimiento se ejercita por la actora la acción de cesación del art.41.1.a de la Ley de Marcas , basándose en su marca registrada en fecha 2 de junio de 2005, 'incotec' para distinguir los productos amparados en el nomenclator internacional de marcas clase 35, servicios de asesoramiento y ayuda en la gestión de negocios y empresas; servicios de publicidad y admón. Comercial'. En concreto se dirige la acción contra la mercantil Incotec Consultores s.l que utiliza la marca sin permiso alguno, con el evidente riesgo de confusión y asociación, al amparo del art.34 Ley de Marcas .

Por el contrario la demandada, alega por un lado, la inexistencia de riesgo de confusión, siendo además el nombre incotec consultores una denominación social de la demandada utilizada antes del registro de la marca en el año 2005, alega también la falta de uso de la marca por la actora para los servicios que está registrada, analicemos cada uno de los puntos.

Segundo.-Dado por hecho, que la marca Incotec está registrada por la actora desde el año 2005, y que la demandada utiliza como nombre la expresión Incotec consultores s.l desde el año 1996, como ha reconocido su legal representante en la vista, procede analizar en primer lugar si la marca no se usa para los servicios que está registrada, art.41.2 LM . Pues bien, como se dijo la marca está registrada para los usos del nomenclator internacional 35 'servicios de asesoramiento y ayuda en la gestión de negocios y empresas; servicios de publicidad y admón. Comercial', y ello se especifica en el nomenclator diciendo explotación o dirección de una empresa comercial, dirección de negocios de una empresa industrial, y servicios prestados a empresas publicitarias. Si acudimos a la propia documental aportada por la actora se puede decir que su actividad es innovación tecnológica y gestión ambiental, en concreto más desarrollo medioambiental de la empresa, o consultoría fiscal de investigación, desarrollo e innovación tecnologíca, pero está claro de la propia documentación que su actividad más específica es la actividad de mejora medioambiental, doc.12.

Pues bien, hay que decir que la clasificación de usos que establece el nomenclator de Niza en primer lugar es genérica, y por lo tanto es difícil determinar si una actividad puede incardinarse o no en él, la descripción que hace se refiere a actividades fundamentalmente de corte publicitario, pero en general se refiere a actividades de dirección de la empresa, y en este punto es cierto que la actividad de consultoría medioambiental no es del todo punto incluible en esta actividad. Ahora bien como dice la SAP de Vizcaya núm. 41/2003 de 16 enero, sección 4 ª, la clasificación del nomenclator no es estática ni definitoria de a qué actividades se le puede aplicar la marca registrada, 'Con independencia de lo anterior en la práctica es frecuente solicitar la marca en varias clases del Nomenclátor Internacional que no tienen relación directa con la actividad emprendida. Afirmaciones esclarecedoras del papel meramente orientativo que representa el Nomenclátor, primordialmente encaminado a impedir que una determinada marca entre en la clase donde con anterioridad se hallen inscritas otras idénticas o similares en relación con productos también idénticos o similares. Con todo el criterio del uso del Nomenclátor como determinante a la hora de juzgar la compatibilidad de las marcas no debe ser magnificado. La especialidad del signo distintivo se juzga en cada caso concreto y, al efecto, dentro de una misma clase del Nomenclátor internacional pueden existir productos y servicios dispares bajo marcas idénticas y, al contrario, puede haber productos o servicios afines ubicados en clases distintas. Lo relevante es, en definitiva, el sector comercial en el que se exploten los productos o servicios. Y así las cosas tenemos que la discusión sostenida es baladí. La marca existe y se concedió (además correctamente) para la clase 5ª y, dentro de ella, ha venido siendo utilizada. Pero en el supuesto (hipotético) de que entendiéramos que la inclusión de los productos comercializados por el demandado dentro del grupo quinto del Nomenclátor debía estarlo en otro la conclusión sería la misma: la marca existe y es usada, por lo que no concurre causa de caducidad por no uso'. Partiendo pues de esta doctrina la actividad para la que se registra la marca está enmarcada dentro del ámbito de la empresa en general, dirección de la misma, y una de dichas vertientes puede ser la de la gestión medioambiental o tecnológica, como apunta la documentación acompañada por el actor, por lo que genéricamente se podría incluir en este nomenclator y por ende considerar que la actividad para la que se pidió la concesión de la marca entra dentro de la actividad objeto de la actora. Es decir se prueba el uso y se circunscribe el mismo a la genérica actividad recogida en el apartado 35 del nomenclator de Niza.

Tercero.-En cuanto al riesgo de confusión, hay que decir que por un lado estamos ante una marca registrada en 2005, innovación y consulting tecnológico s.l, incotec, que aparece con un logo que es un círculo con cuatro partes, dos en negro, dos en amarillo, de hecho parece que tienen diferentes delegaciones, y en unas de ellas se identifican como innovación y consulting tecnológico de Levante s.l; por otro lado tenemos a la mercantil demandada que desde el año 1996 circula en el tráfico mercantil con la denominación incotec consultores s.l. Pues bien es innegable que a la vista de los objetos de ambas empresas, que se deduce de lo previsto en el registro mercantil respecto de la demandada, la actividad no es coincidente, la demandada se centra más bien en proyectos de ingeniería industrial, agronómica, ingeniería civil y arquitectura, urbanismo, mientras que la actora a la vista de la documental obrante en autos, se encarga más de estudios de medioambiente y actividades de dinamización de I+d+I, es decir no son actividades semejantes, sino su campo de actuación es distinto, prueba de ello es que la actora tiene clientes en Murcia y no ha alegado en ningún momento competencia desleal, ni concurrencia de actividades, y que como se puede observar del documento aportado en el acto del juicio, la demandada se dirige más a la obra civil que a labores de asesoramiento a las empresas en materia tecnológica y medioambiental.

Por ello hay que decir conforme el art.34 LM que un titular de una marca puede ejercer su acción de cesación en la violación, cuando la denominación utilizada por otro titular tiene riesgo de confusión, 'Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca', en este caso como se ha dicho en primer lugar la expresión incotec de la actora va unida a un logo específico y la expresión innovación y consulting tecnológico, mientras que la demanda se ciñe a la expresión incotec consultores, por otro la actividad de cada uno de ellos es dispar, los primeros se centran en la innovación tecnológica y medioambiental, mientras que los segundos, se refieren a actividades de ingeniera y arquitectura civil, siendo pues actividades distintas. Y es que como se puede apreciar de la documental aportada por el demandado, al ir a intentar registrar la marca incotec lo hizo para servicios prestados por ingenieros encargados de proyectos en materia urbanística, constructiva, y aunque trata el tema medioambiental, lo hace de forma tangencial, no como principal actividad, como ha descrito su legal representante en el acto del juicio.

Por lo tanto no existe riesgo de confusión entre la marca incotec y el signo o denominación incotec consultores, y entonces y según el art.34 LM no se podría hacer valer la acción de violación de derechos. Como dice la STS Sala 1ª núm. 777/2010 de 9 diciembre en esta materia, que hay que acudir a las circunstancias del caso concreto 'doctrina jurisprudencial en la materia viene señalando, en sintonía con la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que la determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes ( SSTJUE 11 de noviembre de 1.997, Sabel/Puma y 22 de junio de 1.999 ( TJCE 1999, 138) , Lloyd/Klijsen; y SSTS 28 de mayo y 6 de octubre de 2.008 ; 30 de marzo y 22 de julio de 2.009 ; 4 de enero , 4 de marzo ( RJ 2010, 1454 ) y 2 de junio de 2.010 ) y que el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes ( SSTJUE 11 de noviembre de 1.997 ; 22 de junio de 1.999 ; 22 de junio de 2.000 ( TJCE 2000, 140) , Mode/Adidas, SSTS de 30 de marzo ( RJ 2009, 1751 ) y 22 de julio de 2.009 ; 4 de enero , 4 de marzo ( RJ 2010, 1454 ) y 2 de junio de 2.010 ). La exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles ( STJUE 11 de noviembre de 1.997 , y jurisprudencia ya citada) constituye una de las pautas ( S. 17 de julio de 2.007 ( RJ 2007, 5140) ) para ponderar la confundibilidad, y no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial ( S. 22 de febrero de 2.008 ( RJ 2008, 3049) ). Lo que se prohibe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales'. Pues bien en este caso, hay que acudir a todas las circunstancias ya expresadas, fonéticas y de signo, así como a la actividad preponderante de cada una, que hace concluir que no estamos ante supuestos de riesgo de confusión, que legitimen a que prospere la acción de violación de derechos sobre la marca registrada Incotec, debiendo pues desestimar la misma.

Cuarto.-En cuanto a la última cuestión abordada, no ha lugar a entrar en la misma, pues la acción de violación como se ha dicho ha sido desestimada, no obstante, tal como se configura el requisito de la denominación social existente en el art.9 LM , exigiría como dice el actor la petición de nulidad de la marca registrada, pues este precepto entra en funcionamiento antes del registro de la marca, no pudiendo invocarse ahora dicha denominación social una vez que la marca está registrada, sin dicha petición de nulidad y previa acción reconvencional.

Quinto.-En sede de costas, art.394 Lec , no ha lugar a imponerlas al existir dudas de hecho y de derecho sobre la posible confusión e identidad entre la marca registrada y la denominación social, que puede justificar esta discusión jurídica y por ende este procedimiento.

Fallo

Desestimar la demanda interpuesta por el procurador Sr. Jiménez Gómez en nombre de Innovación y Consulting tecnológico s.l.c absolviendo a Incotec Consultores de los pedimentos formulados.

Cada parte abonará sus costas.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.

Así por esta mi sentencia lo acuerdo mando y firmo.