Sentencia Civil Nº 659/2014, Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4, Rec 528/2013 de 13 de Noviembre de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 4

MURCIA

SENTENCIA: 00659/2014

Rollo nº 528/2013

Iltmos. Sres.:

D. Carlos Moreno Millán

Presidente

D. Francisco José Carrillo Vinader

D. Juan Antonio Jover Coy

Magistrados

En la ciudad de Murcia, a trece de noviembre de dos mil catorce.

La Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial ha visto en grado de apelación los autos de Juicio Ordinario procedentes del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia y seguidos ante el mismo con el nº 369/2011, -rollo nº 528/2013-, entre las partes, actora Naipes Heraclio Fournier, S.A., con C.I.F. nº A-01136142, representada por el Procurador Sr. Miras López y dirigida en el Juzgado por el Letrado Sr. Armijo Chávarri y en la Audiencia por la Letrada Sra. Sanz Cerralbo; y demandada, Multiprecio Sangonera, S.L., con C.I.F. nº B-30520563, representada por el Procurador Sr. Hernández Foulquié y dirigida por el Letrado Sr. Vela Ballesteros. Versando sobre infracción de derechos de marca y competencia desleal.Oer

Los referidos autos penden ante esta Audiencia Provincial en virtud de recurso de apelación interpuesto por Multiprecio Sangonera, S.L., contra la sentencia de 11 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia ; siendo ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Juan Antonio Jover Coy, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

Primero.-La referida resolución contiene el siguiente fallo: 'FALLO: ESTIMO LA DEMANDA interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Miras López, en nombre y representación de Naipes Heraclio Fournier, S.A., contra la mercantil Multiprecio Sangonera, S.L., con expresa condena en costas a la parte demandada.

DECLARO que Naipes Heraclio Fournier, S.A. ostenta frente a la demandada Multiprecio Sangonera, S.L. un derecho preferente sobre las marcas Heraclio Fournier en torno a las figuras del modelo estándar de la baraja española de naipes que sirven de base a la presente acción; que los usos por la demandada de los naipes que reivindican los cuatro ases y las doce figuras de la baraja española de naipes constituyen una infracción de los derechos de Naipes Heraclio Fournier, S.A. sobre sus marcas Heraclio Fournier en torno a las figuras del modelo estándar de la baraja española de naipes que sirven de base a la presente acción.

DECLARO que el proceder y usos de la demandada Multiprecio Sangonera, S.L. en torno a la baraja española de naipes titularidad de la actora constituyen actos de competencia desleal de imitación y de confusión.

CONDENO a Multiprecio Sangonera, S.L. a cesar en cualquier clase de uso de la baraja española de naipes contra la que se dirige la presente acción; a abstenerse en el futuro de utilizar la baraja española de naipes que es objeto de esta acción en el tráfico y a publicar la sentencia a su costa en la Sección Económica de un periódico a elegir entre los tres de mayor difusión nacional. Dicha elección será llevada a cabo por la actora en ejecución de sentencia y será de cuenta y riesgo de la demandada los gastos que ello conlleve'.

Segundo.-Contra dicha sentencia interpuso Multiprecio Sangonera, S.L., recurso de apelación, del que se dio traslado a las demás partes personadas por plazo de diez días para que presentaran escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución apelada en lo que les resultara desfavorable.

Tercero.-Seguidamente se remitieron los autos a esta Audiencia Provincial, donde se formó el correspondiente rollo, con el nº 528/2013, y se señaló el 1 de octubre de 2014 para que tuviera lugar la deliberación y votación del recurso, tras lo cual quedó éste visto para sentencia.

Cuarto.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

Se aceptan los de la sentencia apelada.

Primero.-La mercantil Naipes Heraclio Fournier, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario solicitando que se declarara que la actora ostenta frente a la demandada Multiprecio Sangonera, S.L., un derecho preferente sobre las marcas Heraclio Fournier en torno a las figuras del modelo estándar de la baraja española de naipes que sirven de base a la acción ejercitada.

Y que los usos por la demandada de los naipes que reivindican los cuatro ases y las doce figuras de la baraja española de naipes contra la que se dirigía la acción constituyen una infracción de los derechos de Naipes Heraclio Fournier, S.A., sobre sus marcas Heraclio Fournier en torno a las figuras del modelo estándar de la baraja española de naipes que servían de base a la acción. Y que el proceder y usos de la demandada en torno a la baraja española de naipes, objeto de la acción, constituían actos de competencia desleal.

En consecuencia, solicitaba la actora que se condenara a Multiprecio Sangonera, S.L., a cesar en cualquier clase de uso de la baraja española de naipes contra la que se dirigía la acción, a abstenerse en lo sucesivo de utilizar la baraja española de naipes referida y a publicar la sentencia a su costa en la Sección Económica de un periódico a elegir entre los tres de mayor difusión nacional.

Exponía la representación de la actora que Multiprecio Sangonera, S.L., importaba naipes fabricados en China que incluían los distintivos de las marcas de Heraclio Fournier, vulnerando los derechos de propiedad industrial de la actora ya que los distintivos enfrentados coincidían en todos sus elementos esenciales; además los colores de los distintivos coincidían hasta en los detalles más insignificantes.

A la vista de las semejanzas apreciadas resultaba difícil creer que pudiera tratarse de una simple coincidencia y se generaba un riesgo de confusión o asociación en el tráfico de las marcas Heraclio Fournier.

Añadía la representación de la actora que el comportamiento de la demandada en torno a los distintivos utilizados en los naipes que importaba era constitutivo de actos de imitación, actos de confusión y actos de explotación de la reputación ajena. Y que la baraja importada por Multiprecio Sangonera, S.L., copiaba todas las cartas del modelo de la baraja española de naipes de Fournier.

Concluía la actora que por tales hechos se habían seguido Diligencias Penales en el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia, dictándose auto que acordaba la apertura de Juicio Oral contra D. Pedro Pardo Gomariz, como responsable de la compañía Multiprecio Sangonera, S.L., aunque el Juzgado de lo Penal nº 8 de Valencia dictó sentencia absolviendo al acusado.

El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia estimando la demanda y tras declarar que Naipes Heraclio Fournier, S.A., ostentaba frente a la demandada Multiprecio Sangonera, S.L., un derecho preferente sobre las marcas Heraclio Fournier en torno a las figuras del modelo estándar de la baraja española de naipes que sirven de base a la presente acción y que los usos por la demandada de los naipes que reivindican los cuatro ases y las doce figuras de la baraja española de naipes constituyen una infracción de los derechos de Naipes Heraclio Fournier, S.A., sobre sus marcas Heraclio Fournier en torno a las figuras del modelo estándar de la baraja española de naipes que servían de base a la presente acción, y declarar igualmente que el proceder y usos de la demandada Multiprecio Sangonera, S.L., en torno a la baraja española de naipes titularidad de la actora, constituían actos de competencia desleal de imitación y de confusión, condenó a Multiprecio Sangonera, S.L., a cesar en cualquier clase de uso de la baraja española de naipes contra la que se dirigía la acción, a abstenerse en el futuro de utilizar la baraja española de naipes objeto de la acción en el tráfico, y a publicar la sentencia a su costa en la Sección Económica de un periódico a elegir entre los tres de mayor difusión nacional, elección que sería llevada a cabo por la actora en ejecución de sentencia, siendo los gastos que ello conllevara de cuenta y riesgo de la demandada.

A tal efecto consideró el Juzgado que era de aplicación el artículo 34 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre , de Marcas y que entre los naipes de la actora y los comercializados por la demandada existía un grado de similitud muy elevado que hacía las marcas casi idénticas, lo que exigiría al consumidor informado una memoria casi fotográfica para distinguirlas.

Por otra parte, la actora había acreditado ser titular de una marca notoria y las semejanzas entre la baraja de la demandada y la de la actora no eran meras coincidencias, sino que se trataba de una verdadera imitación.

Igualmente estimó el Juzgado la acción de competencia desleal por imitación por actos previstos en el artículo 11-2 de la Ley de Competencia Desleal . El comportamiento de la demandada consistió en importar una baraja que copió el modelo o imagen de una empresa con gran prestigio en el mercado, muy asentada en el sector, que empleaba tiempo y gastos en protegerlo y potenciarlo. Concluía el Juzgado que la conducta de la demandada incurría en una imitación burda y servil que constituía un acto de competencia desleal por imitación e incurría en riesgo de asociación por los consumidores, aprovechamiento indebido de la reputación ajena y aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Finalmente, también estimó el Juzgado que la conducta de la demandada incurría en actos de confusión previstos en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal .

Segundo.-Mediante el recurso de apelación interpuesto, pretende la representación de Multiprecio Sangonera, S.L., que se revoque la sentencia apelada y se dicte otra desestimando la demanda.

En principio, resulta irrelevante en el presente juicio el hecho de que D. Pedro Pardo Gomariz fuera absuelto por el Juzgado de lo Penal nº 8 de Valencia, ya que lo que se dilucidaba en aquel procedimiento Abreviado era si se había cometido un delito del artículo 274-1 del Código Penal y aquí se trata sobre la violación de los derechos de marca de Heraclio Fournier y sobre la concurrencia de actos de competencia desleal.

Alega en primer lugar la recurrente infracción por aplicación indebida de los artículos 6.1.B y 8 de la Ley 17/2001, de Marcas , en relación con la jurisprudencia aplicable, al estimar la sentencia apelada la acción de vulneración por considerar que existe error o confusión con los signos de la actora.

A este respecto, basta con comparar los naipes comercializados por Fournier con los importados por la demandada para concluir que se trata de naipes prácticamente idénticos, con diferencias insignificantes por lo que no sólo imitan los distintivos cubiertos por los registros de Fournier, sino que además copian sus colores.

Resulta palmario, en consecuencia, el riesgo de confusión entre los distintivos en pugna.

Por otra parte, la importación de productos con el signo infractor figura entre la lista de comportamientos prohibidos que recoge el artículo 34 de la Ley de Marcas , con independencia de que el importador haya intervenido o no en el diseño o la fabricación de la baraja. Y ello, con independencia de que se utilice o no la denominación Fournier o Vitoria, y teniendo en cuenta que para apreciar el riesgo de confusión es preciso partir del criterio de percepción que el consumidor medio normalmente informado, y no un perito, tenga o pueda tener de las marcas en pugna.

En consecuencia, se dan en el presente caso las circunstancias necesarias para aplicar la prohibición de los artículos 6 y 8 de la Ley de Marcas , al existir la posibilidad de confusión y riesgo de asociación entre los naipes de la actora y los importados por la demandada.

También se refirió la representación de la recurrente a una supuesta infracción de normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que interpreta las acciones ejercitadas que se derivan de los artículos 6 , 11.2 y 12 de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal .

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , relativo a los actos de confusión, dice que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.

Igualmente, el artículo 11-2 de la Ley 3/1991 dispone que la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

En el caso enjuiciado concurren los requisitos necesarios para apreciar el ilícito competencial del artículo 11-2, concretamente existencia de una imitación, el objeto de protección como creación material, y la idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, la falta de un derecho de exclusiva que proteja la prestación o iniciativa empresarial ajena y finalmente, la posibilidad de evitar los riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena.

La concurrencia de tales requisitos queda patente cuando se comprueba que todos y cada uno de los naipes que componen el modelo estándar de la baraja española distribuido por Fournier tienen un correlativo prácticamente idéntico en la baraja importada por Multiprecio Sangonera, S.L.

Además, la imitación llevada a cabo por Multiprecio Sangonera conlleva un riesgo evidente de confusión y supone un aprovechamiento indebido, en beneficio de la recurrente, de la reputación y el esfuerzo de Fournier. Y los riesgos de confusión y aprovechamiento de la reputación ajena eran evitables en la medida en que Multiprecio Sangonera, S.L., pudo haber introducido elementos diferenciadores en sus naipes.

Por último, alegaba la representación de la apelante infracción de normas del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que interpreta el artículo 41.1-F de la Ley de Marcas , que acuerda la publicación de la sentencia. Sostiene la recurrente que la petición de publicación de la sentencia en un diario excede de un interés protegible en atención a las circunstancias del caso, al no haber existido comercialización del producto y no tratarse de una medida de aplicación automática.

Se trata de una cuestión nueva, por lo que en virtud del principio 'pendente appellatione, nihil innovetur' no procedería examinarla, pero es que la publicación de la sentencia en la prensa se justifica por el ejemplo disuasorio que una conducta por infracción de la Ley de Marcas puede tener frente a terceros importadores y distribuidores para llevar a cabo la comercialización de productos ilícitos.

Por todo ello, resulta procedente desestimar el recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

Tercero.-De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 398 en relación con el 394 de la Ley de Enjuic . Civil, procede imponer a la apelante el pago de las costas de esta alzada.

Vistos los artículos citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

En nombre de S.M. el Rey

Fallo

que desestimandoel recurso de apelación interpuesto por Multiprecio Sangonera, S.L., representada por el Procurador Sr. Hernández Foulquié, contra la sentencia de 11 de marzo de 2013, dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Murcia en autos de Juicio Ordinario nº 369/2011 de los que dimana este rollo, -nº 528/2013-, debemos confirmar y confirmamosdicha resolución, imponiendo a la apelante el pago de las costas de esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevará testimonio al rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

MODO DE IMPUGNACIÓN:contra esta Sentencia cabe interponer los recursos de casación por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, en el plazo de VEINTE días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J ., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

El depósito deberá constituirlo ingresando la citada cantidad en el BANESTO, en la cuenta de este expediente 3107 indicando, en el campo 'concepto' la indicación 'Recurso seguida del código '06 Civil-Casación' o '04 Civil-Extraordinario por infracción procesal'. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir, tras la cuenta referida, separados por un espacio la indicación 'recurso' seguida del código '06 Civil-Casación' o '04 Civil-Extraordinario por infracción procesal'.

En el caso de que deba realizar pagos en la misma cuenta, deberá verificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando, en este caso, en el campo observaciones la fecha de la resolución recurrida con el formato DD/MM/AAAA.