Sentencia Civil Nº 551/2007, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 656/2006 de 10 de Diciembre de 2007

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 656/2006-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 1036/2003

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 52 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.551/07

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO

En Barcelona a diez de diciembre de dos mil siete.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 1036/2003 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona, a instancia de D. Oscar , representado por el Procurador D. Octavio Pesqueira Roca y asistido del Letrado D. Juan Carlos Lara Garay, contra D. Fermín , representado por la Procuradora Dª. Elisa Rodés Casas y bajo la dirección del Letrado D. Luis Gibert Vidaurre, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandada contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 26 de junio de 2006.

Antecedentes

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Estimo íntegramente la demanda deducida por Oscar contra Fermín y, en consecuencia, DECLARO LA NULIDAD del registro y ORDENO LA CANCELACIÓN registral de la marca nº 2.210.361 denominada "siPANASHIBApila" registrada por el demandado para productos de la clase 9 del nomenclátor internacional de marcas e impongo al demandado el pago de las costas causadas.

Desestimo íntegramente la reconvención deducida por Fermín contra Oscar , a quien absuelvo de las pretensiones ejercitadas en su contra e impongo al reconviniente el pago de las costas producidas por la reconvención"

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada, que fue preparado y formalizado conforme a la vigente LEC, presentando la actora escrito de oposición.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 17 de octubre.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

Fundamentos

PRIMERO. La sentencia de primera instancia, precisa y certera en la valoración de los hechos y en la aplicación del Derecho, declaró la nulidad de la marca española nº. 2.210.361, "siPANASHIBApila" registrada por el demandado Don. Fermín para distinguir "pilas eléctricas", dentro de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, dando con ello satisfacción a la pretensión del actor, Don. Oscar , que ejercitó en su demanda la acción de nulidad de marca establecida por el art. 52.1 de la Ley de Marcas vigente (Ley 17/2001, de 7 de diciembre ) en relación con la prohibición relativa del art. 6.1.b) de la misma Ley , dada la existencia de riesgo de confusión con su marca prioritaria nº 1.178.275, "PANASHIBA", registrada para distinguir, entre otros productos de la clase 9 del Nomenclátor, "pilas eléctricas y galvánicas".

Antes de llegar a esa decisión la Sra. Magistrada razonó la desestimación de varias defensas que opuso la demandada (alguna de ellas renunciada explícitamente en el acto del juicio) y rechazó igualmente la demanda reconvencional, que perseguía la nulidad parcial de la marca de la actora para proteger ""pilas eléctricas y galvánicas", porque también con respecto a esta aplicación objetiva la marca de la actora era prioritaria a la de la demanda, cuestión ésta que ya no se discute en esta instancia.

Los motivos de apelación de la parte demandada se reducen a tres:

a) la prescripción por tolerancia, según se configura por el art. 52.2 de la Ley de Marcas vigente, ya que (alega la apelante y opuso en su momento) la actora ha consentido en los términos del precepto el uso de la marca posterior cuya nulidad ahora pretende, durante el plazo de cinco años desde su registro;

b) que no existe riesgo de confusión, debiendo ser objeto de revisión el análisis comparativo entre los signos;

y c) que no se ha tenido en cuenta que existe otra marca registrada coincidente con la de la actora, "PANASHIBA", nº 571.612, para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor, de la que es titular un tercero domiciliado en Hong-Kong.

SEGUNDO. El contexto básico de partida es el siguiente.

El actor es titular de la marca española nº 1.178.275, solicitada el 30 de enero de 1987 y concedida el 20 de enero de 1989, consistente en la denominación "PANASHIBA", para distinguir "productos e instrumentos electrónicos, videocasetes, televisores, radios, radios para coches, teléfonos portátiles, máquinas de calcular, juegos electrónicos que funcionan mediante pantalla de televisión, todadiscos", en la clase 9 del Nomenclátor Internacional. Los productos protegidos por dicha marca fueron ampliados, entre otros, a "pilas eléctricas y galvánicas" por solicitud presentada el 24 de marzo de 1995 (f. 337) que fue concedida por la OEPM el 21 de junio de 1999 y publicada la concesión en el BOPI el 16 de agosto de 1999 (f. 337 y documento 1 de la demanda).

La marca cuya nulidad se interesa es la nº 2.120.361, solicitada el 20 de octubre de 1997, concedida el 7 de diciembre de 1998 y publicada la concesión en el BOPI de fecha 16 de enero de 1999, y consiste en la denominación "siPANASHIBApila" enmarcada en un óvalo con ciertos colores, para distinguir "pilas eléctricas", dentro de la clase 9 del Nomenclátor (documento 2 de la demanda).

Por sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 23 de Barcelona de fecha 15 de septiembre de 1999 , resolviendo una demanda del mismo actor que presentó en 1996, fue declarada la nulidad de otras marcas del demandado, nºs. 1.603.859 y 1.930.152, consistentes, respectivamente, en la denominación "SIPANASHIBAPILA" para productos de la clase 9, y "siPANASHIBApila", mixta, para productos de la misma clase, por incurrir en la misma causa de nulidad relativa respecto de la marca prioritaria del actor, nº 1.178.275, "PANASHIBA". Esta sentencia fue confirmada en grado de apelación por la de esta Sala de 23 de noviembre de 2001 , declarando que "la comparación del conjunto de unos y otros signos evidencia el peligro o riesgo de asociación, comprendido en el de confusión (en el sentido de errónea creencia de que entre actor y demandados o sus respectivas empresas median vínculos jurídicos o económicos) dadas la semejanza (que no identidad) de los productos, incluidos todos en la misma categoría del nomenclátor, y la significación que en las marcas anuladas tienen las palabras `panashiba' (en la marca mixta, incluso, destacadas por tamaño y colores de las palabras `si' y `pila')".

De otro lado, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid de 9 de enero de 2001 confirmó la denegación de la concesión de la marca nº 1.917.155, "SI PANASHIBA PILA" solicitada también para productos de la clase 9 del Nomenclátor.

TERCERO. I) Comenzando por el segundo de los motivos, la causa de nulidad alegada es relativa, la establecida por el citado artículo 6.1 .b), que prohíbe el registro como marca de aquellos signos que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior (como es aquí la marca del actor, conforme al apartado 2.a de dicho art. 6 LM ) y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, existe un riesgo de confusión en el público, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La sentencia apelada lo apreció siguiendo el criterio de la Sentencia de esta Sala de 23 de noviembre de 2001 , que la parte demandada considera no extrapolable al presente caso por existir sustanciales divergencias entre la marca aquí atacada, nº 2.120.362, y la del actor, ya que la del demandado (que es mixta, gráfico-denominativa) incorpora un óvalo que enmarca a la denominación "siPANASHIBApila", junto con unos colores característicos que reivindica, y además, la anteposición de la sílaba "si" y la posposición del término "pila" dotan de eficacia individualizadora al conjunto.

II) No obstante, en lo que respecta a la comparación entre los signos, la única diferencia con el caso juzgado con anterioridad por esta Sala radica en el elemento gráfico: el óvalo y los colores, ya que en aquel otro litigio las denominaciones confrontadas son las mismas que aquí: de un lado, "PANASHIBA", la marca del actor, y de otro, "siPANASHIBApila".

No yerra la sentencia al aplicar el mismo criterio porque el añadido inicial ("si") y el final ("pila") carecen, en el conjunto, de suficiente eficacia diferenciadora y no restan protagonismo al elemento dominante, "PANASHIBA", que es percibido por el consumidor medio como el núcleo fundamental del conjunto, teniendo en cuenta que (a) la marca de la demandada incluye el término "PANASHIBA" en letras de grandes caracteres en relación con aquellos otros dos términos añadidos, que aparecen con grafía mucho más pequeña; (b) la anteposición del vocablo "si" no dota al conjunto de una semántica diversa o específica, ni tampoco la adición de "pila"; (c) este último es un término genérico o descriptivo del producto al que se aplica el signo; y (d) en todo caso, es el vocablo "PANASHIBA" el que el consumidor percibe con poder semántico diferenciador.

III) De acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (entre otras, en Ss. 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma; S. 28 de septiembre de 1998 , Canon c. MGM; S. 22 de junio de 1999 , Lloyd c. Klijsen; S. 12 de noviembre de 2002 , Arsenal Football Club c. Matthew Reed; S. 20 de marzo de 2003 , LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.), el riesgo de confusión (que comprende el riesgo de asociación -art. 4.1.b de la Primera Directiva en materia de marcas, 89/104 /CEE-, esto es, la suposición, equivocada, de que el producto procede de empresas que, si bien son diferentes, pertenecen a una misma estructura u organización global común, o están vinculadas por algún tipo de concierto jurídico o económico), debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes; depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase "registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados". Y al valorar el grado de semejanza entre los signos, ejercicio que debe contemplar la similitud fonética y la semejanza gráfica y conceptual, se ha de atender a "la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes", y en ese ejercicio será preciso atender a la percepción de un determinado patrón de consumidor (STJCE de 22 de junio de 1999): "el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate... el cual, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone (26) es un consumidor normalmente informado y razonable atento y perspicaz" (STJCE de 16 de julio de 1998 -TJCE 1998 174-, C.210.96, Gut Springenheide-31 ).

Así mismo, en el cotejo entre una marca mixta con otras marcas o signos, es de todo punto lógica la pauta que ordena atender primordialmente al elemento denominativo que, por regla general, prevalece sobre el componente gráfico o figurativo (en este sentido SS TS de 3 de junio de 1991, de 19 de noviembre de 1994 y de 31 de diciembre 1996 ), sobre todo cuando la propia naturaleza del componente figurativo de la marca mixta hace que el público contemple tal componente como un elemento meramente decorativo que, lejos de actuar como un índice identificador del producto, desempeña tan sólo el papel de contribuir a ornamentar su presentación.

En esta línea ha indicado la STS de 31 de diciembre de 1996 que cuando alguno o algunos de los elementos utilizados para individualizar el símbolo tiene especial eficacia distintiva, y constituye lo que se ha denominado núcleo de la misma, por su singular poder de individualización, la simple adición de otros elementos no siempre tienen poder para neutralizarle y destruir la capacidad de inducir a confusión o generar asociación.

Así sucede en este caso, ya que el elemento gráfico (el óvalo y los colores, incluso el elemento que cumple la función de servir de punto a la "i" del vocablo "si", apenas perceptible) es un conjunto ineficaz para neutralizar o minorar la capacidad distintiva del elemento dominante, que es el denominativo, y dentro de él el término que aparece en grandes rasgos, "PANASHIBA", como de igual manera apreció la anterior Sentencia de esta Sala.

IV) Pero existe otro factor que contribuye, en este caso, a acentuar el riesgo de confusión y es la absoluta identidad entre los productos que designan ambas marcas, la prioritaria y la posterior.

Si bien la Sentencia anterior tan sólo pudo contemplar una similitud entre los productos, en este caso los productos son idénticos, ya que la marca prioritaria puede hacer valer frente a la marca de la demandada la ampliación de su registro para "pilas eléctricas y galvánicas", puesto que fue solicitada en marzo de 1995, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca del demandado, que designa "pilas eléctricas". Así es porque por marca anterior, a los efectos del art. 6 LM se entienden las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud de la marca posterior objeto de examen, y la solicitud de aquella ampliación de registro es anterior a la solicitud de marca del demandado. Precisamente por esa razón fue desestimada la demanda reconvencional (en la que se pedía la nulidad de la ampliación de registro de la marca del actor para "pilas eléctricas y galvánicas").

Ha señalado el TJCE (Sentencias ya citadas) que en la valoración global de los factores a cotejar (signos, de un lado, y productos que designan la smarcas, de otro), ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa".

De ahí que, en el examen que este litigio reclama, el riesgo de confusión resulte acrecentado por la identidad de los productos que designan una y otra marca, junto con junto con la acusada semejanza entre los signos.

CUARTO. I) Reprodujo la parte apelante, como se ha anunciado, la prescripción por tolerancia que regula el art. 52.2 LM , por haber tolerado la actora durante cinco años consecutivos el uso efectivo en el mercado de la marca posterior cuya nulidad pretende.

Debe tenerse presente que el precepto se aplica tratándose únicamente de marcas registradas, sin alcanzar la protección a situaciones no amparadas por el Registro, por lo que el grado de conocimiento y tolerancia por parte del actor respecto del uso del signo "siPANASHIBApila" con anterioridad a su registro como marca, no debe ser considerado a los efectos de la norma.

La demandada alega que el dies a quo del cómputo del plazo de cinco años es aquel en que su marca fue concedida, el 7 de diciembre de 1998, y por ello ya han transcurrido los cinco años de tolerancia, pues la demanda fue presentada el 23 de diciembre de 2003.

II) El art. 52.2 LM instaura en nuestro sistema marcario la figura que se ha venido en denominar prescripción por tolerancia, que presenta matices que la diferencian de la prescripción de la acción de nulidad de la marca registrada. Al impedir dicho precepto que el titular de la marca anterior pueda ejercitar la acción de nulidad, basada en un derecho anterior, de una marca posterior registrada si durante cinco años consecutivos ha tolerado el uso de ese signo en el tráfico económico, con conocimiento de dicho uso, presupone no sólo el requisito objetivo de la inactividad del titular de la marca anterior durante ese plazo de tiempo, sino además un requisito subjetivo: la pasividad debe haberse prolongado teniendo conocimiento de que un tercero viene usando de modo real y efectivo en el tráfico económico la marca posterior registrada; esto es, la tolerancia ha de ser consciente.

El dies a quo del plazo de tolerancia lo marca el propio precepto: el plazo de cinco años debe computarse a partir de la fecha en que el titular de la marca anterior toma conocimiento del uso efectivo de la marca posterior. No obstante, a fin de evitar situaciones abusivas y la prolongación de una incertidumbre contraria a la seguridad de los derechos, puede equipararse a estos efectos la toma de conocimiento efectivo con la posibilidad de adquirir ese conocimiento mediante el empleo de una diligencia ordinaria, lo que supone admitir una interpretación espiritual, sin apartarse del fundamento y finalidad de la norma, que determina que la fecha pueda quedar referenciada a aquella en que debió ser conocido ese uso real y efectivo conforme a la buena fe y sin el empleo de una diligencia cualificada, gravosa o desproporcionada, en atención a las circunstancias concurrentes.

De este modo, las dificultades de prueba del momento de ese conocimiento pueden ser superadas si el titular de la marca posterior aporta indicios razonables de que el titular de la marca anterior tenía que haber conocido (debió conocer) el uso efectivo de la marca posterior, por ejemplo, debido al grado de difusión y conocimiento o notoriedad en el sector de esta última.

III) No obstante, existe otra limitación para la apreciación de esta figura, derivada de la previsión legal de tratarse de una marca posterior registrada. Ello implica que el día inicial del cómputo del plazo, identificado con el conocimiento del uso efectivo de la marca posterior, no puede quedar referido a un momento anterior al registro de esta última, porque la norma se refiere a la marca posterior registrada, y es lógica consecuencia de que sólo a partir de su válido registro puede ejercitarse la acción de nulidad.

El registro debe quedar referido a la fecha de la publicación de la concesión de la marca posterior, por ser el acto administrativo que culmina el trámite de concesión y que determina (a) el nacimiento del derecho de exclusiva, de conformidad con el art. 38.1 : "El derecho conferido por el registro de la marca sólo se podrá hacer valer ante terceros a partir de la publicación de su concesión", y (b) la obligación de usar la marca por su titular bajo sanción de caducidad, conforme al art. 39 : "Si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada..."; y porque sólo a partir de ese momento cabe ejercitar la acción de nulidad.

De este modo, publicada la concesión del registro de la marca del demandado el 16 de enero de 1999, no ha transcurrido el plazo de cinco años de tolerancia a la fecha de presentación de la demanda, el 23 de diciembre de 2003.

Además, la prueba de la tolerancia por el actor frente al uso de la marca cuya nulidad se solicita dentro del plazo de los cinco años anteriores a la demanda, no es concluyente, y es negada por el actor afirmando que tomó conocimiento de ese uso en una feria del sector celebrada en 2002, dirigiendo entonces un requerimiento notarial de inhibición a la sociedad expositora e incluso interponiendo una querella contra el demandado, hechos éstos que contradicen la tolerancia y que el demandado no ha negado en su recurso de apelación.

QUINTO. Por último, que exista otra marca registrada "PANASHIBA", nº 571.612, para productos idénticos, titularidad de un tercero domiciliado en Hong-Kong, no enerva la acción de nulidad de la marca del demandado por incurrir en riesgo de confusión con la prioritaria del actor, ni convierte el término "PANASHIBA", como parece sugerir el apelante (sin hacerlo expresamente), en usual para designar ese tipo de productos.

SEXTO. Deben imponerse al apelante las costas causadas por el recurso que se desestima (art. 398.1 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

Fallo

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de D. Fermín contra la sentencia dictada en fecha 26 de junio de 2006 , que confirmamos, con imposición de costas al apelante.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.