Sentencia CIVIL Nº 436/2016, Juzgados de lo Mercantil - Valencia, Sección 1, Rec 1137/2015 de 16 de Noviembre de 2016

Encabezamiento

S E N T E N C I A Nº 436

En Valencia, a dieciseis de noviembre de dos mil dieciseis.

VISTOS por el Ilmo. Sr. D. SALVADOR VILATA MENADAS, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil numero 1 de Valencia, los presentes autos de juicio declarativo ordinario, registrados con el numero 1137/2015 de los asuntos civiles de este Juzgado; siendo partes la entidad ARKHANGAY TOURS S.L., representado por el Procurador Sra. Reig Gómez y asistido del Letrado Sr. Herrera Bustamante, como parte demandante y D. Borja , representado por el Procurador Sra. Moll Barrachina y asistido del Letrado Sr. De Gracia Tonda, como parte demandada, se procede,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

a dictar la presente resolución.

Antecedentes

PRIMERO.- La expresada parte demandante promovió demanda, que por reparto fué turnada a este Juzgado, frente al ya citado demandado, interesando que tras los tramites procedimentales oportunos se dictase sentencia conteniendo los siguientes pronunciamientos:

1.- Declare que la conducta de D. Borja supone una violacion de los derechos exclusivos y excluyentes que corresponden al actor derivados de la titularidad que ostenta sobre el nombre comercial mixto num. 0283281 (X)

2.- Declare que la conducta del demandado es constitutiva de actos de competencia desleal contra la actora, en concreto de actos de confusión y de actos de imitación.

3.- Declare que la actitud del demandado quebranta la normativa relativa a la propiedad intelectual de la actora al haber procedido a la reproduccion no autorizada de una obra original titularidad de la actora.

De condena

1.- Condene a D. Borja a la cesacion inmediata en la utilizacion o reproduccion asi como su prohibicion de uso futuro de dicho signo distintivo identico o confundible al identificado con el nombre comercial numero 0283281 (X) de cualquier forma o medio, identico o semejante (fisico, digital, tipografico, audiovisual o cualquier otro medio o forma publico o privado) y en particular, de la afamada 'huella del pie' constitutivo de su logotipo.

2.- Condene al demandado a retirar de forma inmediata de su pagina web de todos los signos distintivos y/o elementos que resultan coincidentes con los propoios de la actora con especial mencion de la 'huella del pie'.

3.- Condene al demandado a modificar la disposicion de su pagina web por resultar una imitacion de la propia de la demandante.

4.- Condene a D. Borja a la retirada a su costa del trafico economico de todos los elmeentos en los que, en cualquier medio o forma, se materialicen dichos signos distintivos y dependan directamente de la demandada su colocación y/o retirada.

5.- Condene a D. Borja a abonar a la demandante en concepto de daños y perjuicios , la cantidad del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilicitamente marcados, durante los cinco años anteriores a la presente demanda.

6.- Condene al demandado a modificar las 'Condiciones Generales de la Contratacion' insertadas en su pagina web al responder a la propia de la parte actora.

7.- Condene al demandado para que cese en su conducta desleal asi como se la imponga la prohibicion de reiteracion futura.

8.- Condene al demandado a publicar a su costa el fallo de la presente sentencia en dos periodicos de tirada nacional 'El Mundo' y 'El Pais'.

9.- Condene al demandado a insertar el fallo de la presente sentencia en su pagina web y en concreto en su pagina principal, es decir, en aquella resultante una vez entras en su website.

10.- Condene al demandado a las costas del presente procedimiento.

La pretensión que se sostiene se refiere al nombre comercial num. 0283281 (X) PASO DEL NOROESTE, del que es titular registral el actor, denunciandose que por el demandado, que ha sido colaborador de la compañía en el pasado, se estaría realizando actividad infractora del indicado signo al tiempo que su proceder supondria actos de competencia desleal.

SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la parte demandada para que en veinte dias compareciere en autos y la contestase, bajo apercibimiento de rebeldia, y verificado que fué en legal forma, se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar en fecha 29 de septiembre de 2016, concurriendo las partes personadas, ratificando por su orden sus respectivos escritos procesales y proponiendo los medios probatorios de que intentaban valerse, lo que vino proveido en el acto por el Juzgador con el resultado que quedó registrado en el soporte audiovisual pertinente. Seguidamente, se señaló para que se celebrara la vista la audiencia del dia 3 de noviembre de 2016, en que ha tenido lugar.

TERCERO.- Que practicados los medios probatorios que propuestos habian venido admitidos como pertinentes y utiles, con el resultado que consta en las actuaciones, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia en fecha 3 de noviembre de 2016.

CUARTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las formalidades legales pertinentes.

Fundamentos

PRIMERO.- Ejercita la parte actora pretensión tendente a lograr pronunciamiento judicial por el que se declare la violación del derecho de exclusiva que ostenta en cuanto que titular del nombre comercial num. 0283281 (X) del que es titular registral que se viene realizando por el aquí demandado D. Borja .

La parte demandada comparece oportunamente en las actuaciones, y se opone a la pretensión sostenida de contrario, para impetrar su desestimacion, alegando que no se realiza el acto de violacion del signo distintivo que se denuncia, sin que el proceder del demandado pueda estimarse contrario a lapars condictio concurrentium.

SEGUNDO.- En materia de signos distintivos, la acción cesatoria desempeña un papel decisivo porque al constituir de ordinario el uso de una marca un acto continuo que se inserta en una actividad empresarial o profesional, el uso del signo infractor va a ser presumiblemente repetido en el futuro, por cuya razón el único remedio eficaz es la acción de cesación; encaminada precisamente a prohibir el uso futuro de la marca infractora.

La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2003 , dictada ciertamente al amparo de la ley anterior pero cuya doctrina es perfectamente aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 17/2001, enuncia en relación al articulo 30 de la Ley de 1988 que el registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico. Este derecho subjetivo de exclusiva utilización de la marca presenta un aspecto positivo y otro negativo; el aspecto positivo implica que el titular de la marca dispone, en exclusiva, de las tres facultades siguientes:

La facultad de aplicar la marca o producto.

La facultad de poner en el comercio o introducir en el mercado productos o servicios diferenciados mediante la marca.

La facultad de emplear la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados a través de la marca.

El aspecto negativo consiste en la facultad de prohibir que los terceros usen de su marca, prohibición que se extiende tanto a los signos iguales como a los confundibles, y comprende tanto a los productos idénticos como a los similares.

El antiguo articulo 12-1-a) de la Ley de Marcas , prohibía el registro de signos o marcas que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos idénticos o similares, puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior.

La vigente regulación, en su articulo 6-1, ya no hace mención a esa triple identidad o semajanza, pero la doctrina estima que tal criterio no puede estimarse superado en cuanto que se trata de un test idóneo en orden a la recta aplicación en sus justos términos del ius prohibendi del articulo 34-2 de la Ley, bien entendido que en todo caso y salvo que el elemento grafico lleve a una radical disparidad (o coincidencia), es el elemento fonético y la grafia denominativa la que han de resultar prioritarias en el analisis del caso concreto de que se trate.

TERCERO.- En este caso, el actor titula nombre comercial registrado. Tal eventualidad, esto es, tratarse de nombres comerciales y no de marcas, no puede suponer, de suyo, tacha alguna a la viabilidad de dicha pretensión si es que tal cualidad es apreciable, pues este respecto no puede dejar de señalarse que lo decisivo radica en la circunstancia de venir a usarse en el tráfico económico a titulo de marca, con independencia de que formalmente ostente el rango de tal tras su inserción en el especifico Registro dependiente de la OEPM.

Esto es, siendo clara la distinta función que desempeñan, en abstracto, las denominaciones sociales, las marcas y los nombres comerciales, no resulta indiferente, sino antes bien todo lo contrario, que en el tráfico económico se gire con la denominación social o del nombre comercial para identificar productos o servicios, pues ésta es la función específica de la marca. Los signos distintivos de la empresa tienen por objeto permitir la actuación competitiva en el mercado al facilitar la relación entre la empresa y su clientela. Por medio de ellos el empresario se identifica (denominacion), identifica sus productos o servicios (marcas), su empresa (nombre comercial) o su establecimiento (rótulo). De ahí que resulte esencial que dichos signos no provoquen un riesgo de confusión con otros signos prioritarios o, en orden a otras funciones diversas que efectúan, que no se aprovechen de la reputación o del renombre que disfrute el signo anterior.

CUARTO.- El articulo 40 de la Ley de Marcas enuncia la regla general en materia de tutela de la posición del titular de un signo registrado frente a la conducta de terceros que quebranten el derecho de exclusiva inherente a aquella titularidad. Al efecto, se enuncia que 'el titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan frente a quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible'.

Y ya hemos enunciado más arriba que una de las condiciones para que la protección de la marca sea realmente eficaz es evitar que en el futuro pueda mantenerse la agresión que el signo padece. Ello confiere a la acción de cesación la relevancia que ostenta. La doctrina más autorizada ha señalado que para la procedencia de esta acción es suficiente la concurrencia de dos presupuestos, a saber:

1.- La existencia de la violación.

2.- El riesgo de que la violación vaya a repetirse.

Sin embargo, es dable considerar que, en sentido estricto, para la procedencia de la acción de cesación es necesario unicamente que concurra, amén del presupuesto relativo a la legitimación del reclamante, la actualidad de la violación que se denuncia. Tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos identicos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del 'riesgo' de repetición.

QUINTO.- La actora sostiene su acción al amparo de la legislacion marcaria, y tambien al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, invocando al efecto el articulo 138 de la misma.

En ningun caso cabe admitir la pretension sostenida. Tal no puede prosperar ni al amparo de la legislacion marcaria, y tampoco conforme a los derechos de autor. Y es que con independencia del dato, importante ciertamente, de la titularidad registral del signo distintivo, y de la existencia del cuaderno de condiciones generales de la contratacion de la actora, es un dato relevante y decisivo considerar que:

- No existe coincidencia entre los elementos graficos de los signos que respectivamente utilizan en el trafico economico la actora y el demandado. Tal resulta claramente de la contrastacion de las respectivas impresiones obrantes a la pagina 8 de la demanda. La huella del pie dibujada no es desde identica y tampoco tan similar que pueda inducir a error en cuanto a la procedencia de la prestacion empresarial respectiva, estando incluso girado en la direccion opuesta.

- Es absolutamente factible el acceso via internet a plantillas de condiciones generales de la contratacion sustancialmente identicas a aquella cuya gestacion intelectual invoca la actora para fundar su accion al amparo de la normativa reguladora de la propiedad intelectual.

SEXTO.- Amén de todo lo expuesto más arriba, que da respuesta a las pretensiones esgrimidas al amparo de la normativa marcaria, también la actora impetra tutela al amparo de la normativa que tutela lapar conditio concurrentium, respecto del aquí demandado.

Y es que no obsta a cuantas consideraciones se han desarrollado más arriba, que tienen pleno sentido al amparo de la normativa marcaria que la aquí actora pueda, de modo cumulativo, venir a impetrar tutela juridica al amparo de la normativa represora de las malas practicas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal), para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los articulos 5 y siguientes de la Ley 3/1991 , habida cuenta la vigencia del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Y tal es de apreciar ciertamente en el caso que nos ocupa, en cuanto que precisamente la función de la marca es distinguir en el mercado los productos como procedentes de un determinado origen empresarial, siendo patente que el consumidor medio informado podria, razonablemente, verse confundido en cuanto a tal origen, asociando indebidamente los servicios comercializados por la parte demandada con la empresa del actor. Evidentemente, en orden a que la cobertura plena que se pretende no pudiere obtenerse en sede de tutela marcaria.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, y conforme a su Preámbulo, configura la competencia desleal, como una pieza legislativa de importancia capital, dentro del sistema del derecho, mercantil, al configurarse un marco jurídico, capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial, y todo ello, debido al desarrollo de la economía y la apertura de nuevos mercados, por lo que se trata de defender con la misma, el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado al mantenimiento de un orden comercial debidamente saneado.

Así, según el artículo 1 de la Ley de Competencia Desleal , ésta tiene por finalidad la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 5 declara, como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrarío a las exigencias de la buena fe. Por su parte el artículo 11 establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, todo ello, obviamente sin perjuicio de admitirse y asumirse que debe partirse, evidentemente, del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de la libre competencia, uno y otro de acuerdo con la Ley y con las limitaciones que ésta pueda imponer.

Pero en este caso, y de manera coherente con lo que se ha desarrollado al fundamento juridico anterior, no puede entenderse que la conducta del demandado venga a incurrir en los supuestos que se previenen en los articulos 5 y 12 de la Ley de Competencia Desleal . No se aprecia desde luego el riesgo de asociacion que se aduce y tampoco se atisba la imitacion que se denuncia. Los signos no son coincidentes, y la confluencia en un sector de actividad por parte de una persona que con anterioridad estuviere vinculada (si bien no como dependiente) a la actora, no conforma per se supuesto alguno de infraccion.

Por todo lo expuesto, procede la desestimación de la demanda rectora de las presentes actuaciones, absolviendose a la parte demandada de las pretensiones deducidas en su contra.

SEPTIMO.- Que las costas procesales causadas deben venir impuestas a la parte actora cuyas pretensiones resultan desestimadas, de conformidad con lo establecido en el articulo 394 de la Ley de Enjuiciamiento civil .

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso enjuiciado.

Fallo

Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador Sra. Reig Gomez en la representación que ostenta de la entidad ARKHANGAY TOURS S.L. debo absolver y absuelvo a la parte demandada D. Borja de las pretensiones deducidas en su contra, todo ello con imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.

Notifiquese la presente resolución a las partes en legal forma, haciendoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, que deberá interponerse en el plazo de veinte días, con observancia del deposito y la tasa pertinentes.

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./

PUBLICACION.- La anterior sentencia ha sido dictada y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe estando celebrando audiencia publica en el dia de su fecha. Doy fe.