Sentencia CIVIL Nº 274/2019, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 8, Rec 358/2018 de 12 de Septiembre de 2019

Encabezamiento

Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, (Edifici C) - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549468

FAX: 935549568

N.I.G.: 0801947120188004487

Procedimiento ordinario (Materia mercantil art. 249.1.4) - 358/2018 -F

Materia: Demandas materia de marcas y diseño industrial

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

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Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 08 de Barcelona

Concepto: 4171000004035818

Parte demandante: DEPILGO BCN 16 SL Procurador/a: Albert Rambla Fabregas Abogado/a: Antonio Valero Fernández

Parte demandada: Segundo

Procurador/a: Jaume Castell Nadal Abogado/a: Eduard Congost Abelenda

TRIBUNAL MERCANTIL DE BARCELONA

SECCIÓN DE MARCAS, PROPIEDAD INTELECTUAL Y ACUERDOS DE REFINANCIACIÓN

S E N T E N C I A núm. 274/2019.

En la ciudad de Barcelona, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.

Procedimiento:juicio ordinario núm. 358/2018-F.

Caso: DEPILGO

Objeto: infracción de derechos marcarios.

Magistrado que la dicta: SSª. Ilma. D. Roberto Niño Estébanez.

Antecedentes

PRIMERO.-La parte demandante, integrada por la sociedad de capital 'DEPILGO BCN 16, S.L.', ha presentado demanda de juicio ordinario contra D. Segundo, cuyo conocimiento ha correspondido al Juzgado de lo mercantil núm. 8 de Barcelona, integrado en la sección de marcas, propiedad intelectual y acuerdos de refinanciación, de acuerdo con las vigentes normas de reparto del Tribunal Mercantil de Barcelona; en la que ejercita acciones amparadas en la legislación marcaria; y en la que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos que estimó pertinentes, concluía solicitando que se dicte sentencia que estime íntegramente la demanda y

'(...) se despoje al [demandado] de todo derecho registral y se acuerde que sea mi representada la titular registral de la marca DEPILGO, así mismo acuerde en cuanto al uso del dominio DEPILGO.COM, usado en fraude de mi cliente por el demandado, debe pasar íntegramente a ser utilizado por mi representada, con expresa imposición de costas (...)'.

SEGUNDO.-La demanda fue admitida a trámite y el demandado presentó escrito de contestación a la demanda en tiempo y forma, en la que se oponía expresamente a la totalidad de las pretensiones materiales deducidas en su contra por el demandante en este juicio.

TERCERO.-El acto de la audiencia previa tuvo lugar en fecha de veinte de noviembre de dos mil dieciocho y el acto del juicio oral los días cuatro de mayo y trece de junio de dos mil diecinueve, en el que se practicaron los medios de prueba propuestos y admitidos que eran tributarios de inmediación ante el Tribunal, en los términos que resultan de la videograbación de este acto, tras cuya práctica y formuladas conclusiones orales, el juicio quedó concluso y visto para sentencia.

CUARTO.-En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, excepto la relativa al plazo para dictar sentencia, que ha sido excedido por razón de la sobrecarga de trabajo que padecen los Juzgados de lo mercantil de Barcelona, que en el momento de dictarse esta sentencia sólo disponen como medida de refuerzo el nombramiento de cuatro Magistrados sin relevación de funciones para dictar sentencia en ciertos juicios verbales en materia de transporte aéreo, amen del preceptivo despacho diario de los asuntos concursales y los de tramitación preferente.

QUINTO.-En la presente resolución se han utilizado las siguientes siglas:

LEC, Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. LM, Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

STS, sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil.

STJUE/STJCE, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Fundamentos

PRIMERO.- Objeto del procedimiento.

1.1. Posición procesal de la sociedad demandante.La sociedad de capital demandante, 'DEPILGO BCN 16, S.L.', tiene por objeto social, en síntesis, según se hace constar en el artículo 2 de sus estatutos sociales, la actividad económica que es propia de un negocio de peluquería, perfumería, cosmética, servicios de depilación y tratamientos de belleza. Fue constituida e inició su actividad en fecha de cuatro de enero de dos mil diecisiete. A partir de este momento se anunció públicamente en el tráfico económico mediante la expresión 'DEPILGO', de la que hizo uso en la ropa de trabajo de su personal, en su local de negocio y en su publicidad en Internet. Con anterioridad a esta fecha, Dª. María Angeles -que depuso en el plenario como testigo- creó, a instancia de la demandante y para que fuera utilizado por ésta en el tráfico económico, un anagrama (o logotipo) cuya representación gráfica es la siguiente (tomada del documento núm. 11 de la demanda):

La parte demandante considera que este anagrama (o logotipo), que está registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas por el demandado como una marca mixta -denominativa y figurativa-, así como el dominio de Internet http://www.delpigo.com, registrado por el demandado, son de su propiedad, por cuanto entiende que tanto aquélla como éste han sido registrados por el demandado con mala fe y en fraude y en perjuicio de sus derechos e intereses legítimos.

La sociedad demandante ejercita con carácter principal la acción reivindicatoria jurídicamente fundamentada en el artículo 2.2 LM, a tenor del cual

'(c)uando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca'.

Con carácter subsidiario la sociedad demandante ejercita una acción de nulidad absoluta, jurídicamente fundamentada en el artículo 51.1.b) LM, que en la redacción del mismo aplicable al caso disponía que '(e)l registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación (...) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe'.

1.2. Posición procesal del demandado.El demandado ha comparecido en este juicio y en su escrito de contestación a la demandada se ha opuesto expresamente a la totalidad de las pretensiones materiales deducidas en su contra en el escrito de demanda. En síntesis, los principales hechos que alega en su descargo son los que siguen:

(i) Al menos desde el año 2015 ha venido trabajando en el sector económico propio de los negocios de tratamientos de belleza, perfumería y depilación.

(xii) El diseño de la marca mixta 'DepilGo' fue realizado entre finales de 2015 y comienzos de 2016 por D. Pedro Jesús, que expidió la factura ' NUM000' por un importe de 603, 50 euros en fecha de 27 de abril de 2016 a nombre de Dª. Apolonia, que fue primero empleadora del demandado y más tarde socia de éste, amén de su pareja sentimental, según aquélla reconoció en el plenario cuando depuso como testigo.

(xiii) El demandado es titular de la marca española 'DepilGo', mixta, denominativa y gráfica, número 3.651.566, para la clase 44 (servicios de estética y depilación), cuyo registro fue solicitado el 13 de febrero de 2017 y concedido el posterior 27 de junio. Constan como colores reivindicados: rosa, morado, verde y negro. Su representación es la siguiente:

(xiv) Tanto el elemento figurativo de la marca -consistente en una mariposa revoloteando- cuanto el elemento denominativo -la palabra de fantasía 'DepilGo'- son de dominio público, utilizados por diferentes empresas en todo el mundo y su diseño fue realizado a partir de un servicio público de creación de imágenes en Internet.

1.13. Medios de prueba practicados.El cuadro probatorio de este juicio se nutre de los documentos presentados por las partes, del interrogatorio del demandado y del interrogatorio de los siguientes testigos, propuestos por el demandado: D. Pedro Jesús, Dª. Apolonia y Dª. María Angeles. Ninguno de los testigos fue objeto de tacha.

1.14. Marco normativo aplicable.Por lo que al marco normativo aplicable se refiere, hemos de tomar en consideración que en el presente juicio no resulta aplicable la reforma operada en la Ley de Marcas por el decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados, que entró en vigor el día 14 de enero de 2019 y que, entre otras modificaciones, y por lo que a este procedimiento se refiere, ha suprimido de la Ley de Marcas los conceptos de marca notoria y de nombre comercial notorio. Por razones temporales, en el presente juicio resulta aplicable la redacción de la Ley de Marcas vigente inmediatamente antes de la mencionada reforma.

SEGUNDO.- Análisis de la acción reivindicatoria.

2.1. La sociedad demandante ejercita con carácter principal una acción reivindicatoria, jurídicamente fundamentada en el artículo 2.2 LM, antes transcrito.

Sobre esta acción nos enseña la STS, Sala de lo Civil, núm. 302/2016, de 9 de mayo , FJ 11º, que

'(c)omo decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio, la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como 'registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto'.

El artículo 2.1 LM (adquisición del derecho) establece:

'El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley'.

Como se observa, se requiere para adquirir el derecho de marca que el registro de la marca sea 'válido'. Consecuentemente con lo anterior, el número 2 del citado precepto señala:

'Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca'.

La sentencia de esta Sala núm. 184/2015, de 14 de abril , señaló lo siguiente:

'La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de marcas, constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado 'con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual'. [....]

'La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

'El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo (...)'.

2.2. La acción reivindicatoria ejercitada con carácter principal por la sociedad demandante no puede tener acogida favorable.

Es un hecho probado que no existe vínculo alguno entre los litigantes. Por esta razón la acción reivindicatoria ejercitada en esta litis sólo puede estar fundamentada en el presunto aprovechamiento indebido por el demandado de la reputación de la sociedad demandante o en la presunta obstaculización ilegítima por del demandado de la posición ganada por la parte demandante en su sector económico. Debe tomarse asimismo en consideración que la parte demandante sólo ha ejercitado en este juicio acciones marcarias, a las que no ha acumulado, pudiendo haberlo hecho, acciones de competencia desleal, motivo por el que nada podrá decirse aquí sobre éstas, dados los limites que el derecho fundamental de defensa (en su manifestación de igualdad de armas en el proceso) impone al principio iura novit curia.

Por otro lado la parte demandante no impugnó en el momento procesal oportuno -la audiencia previa- la autenticidad del documento núm. 19 de los acompañados con el escrito de contestación a la demanda, consistente en la factura emitida por D. Pedro Jesús, a la que antes nos hemos referido; y por tanto dicho documento hace prueba plena en esta causa en los términos de los artículos

319.1 y 326.1 LEC. Esta factura acredita que la marca 'DepilGo', propiedad del demandado, fue diseñada por un tercero al menos ocho meses antes del diseño realizado por la testigo Dª. María Angeles, pues aquella factura data del 27 de abril de 2016 mientras que esta testigo reconoció en el plenario que llevó a efecto el diseño litigioso en fecha de 23 de diciembre de 2016, confirmando así el tenor del documento núm. 11 de la demanda. En este mismo orden de cosas, este Magistrado no dispone de medios de prueba que hagan ceder la fiabilidad y fuerza probatoria del interrogatorio de D. Pedro Jesús y de Dª. María Angeles, cuyos interrogatorios no sólo no se contradicen sino que parecen complementarse.

Habida cuenta que la sociedad demandante, tal y como ha sido por ésta abiertamente reconocido y así se declara como hecho probado, se constituyó y comenzó su actividad económica el día 4 de enero de 2017, con arreglo a cánones básicos de lógica y de razón y sin necesidad de extensas consideraciones, no puede apreciarse que el demandado se haya aprovechado indebidamente de una marca extrarregistral o de la imagen corporativa de la compañía demandante, pues el registro de la marca por el demandado se solicitó en febrero de 2017 tras ser diseñada a su instancia en abril de 2016; por lo que no pudo transcurrir tiempo razonablemente suficiente para que la sociedad demandante pudiera llegar a adquirir en su sector económico una reputación de tal magnitud como para que pudiera ser indebidamente aprovechada por el demandado. Y, en cualquier caso, la sociedad demandante no ha probado de modo suficiente tales extremos ( art. 217.2 LEC).

Por el contrario si analizamos en su conjunto el iter de los acontecimientos que han desembocado en este procedimiento más bien parece que fue la sociedad demandante la que ha pretendido utilizar una marca registral de la que es titular el demandado, pues la creación del diseño de la marca a instancia del demandado es anterior en el tiempo a la realización del diseño a instancia de la demandante y quien promovió el acto de conciliación previo a este juicio fue el demandado -extremo que parece haber sido omitido deliberadamente por la demandante en el hecho séptimo de su demanda-.

Sin perjuicio de lo que a continuación se dirá al analizar la acción de nulidad absoluta ejercitada subsidiariamente por la demandante, tanto el elemento denominativo de fantasía 'DepilGo', que es el preponderante ( STS, Sala 1ª, núm. 302/2016, de 9 de mayo, FJ 14º) cuanto el elemento figurativo consistente en una mariposa revoloteando, parecen ser de dominio público y son utilizados en todo el mundo por empresas de diversos sectores económicos; en efecto, la autenticidad de los documentos que justifican estos extremos tampoco fue impugnada por la demandante y participan igualmente del atributo de la fuerza probatoria plena. Y en este punto la declaración de la testigo Dª. María Angeles no fue concluyente y no permite descartar racionalmente que diseñara la marca extrarregistral de la demandante haciendo uso de bancos de imágenes o bancos de fuentes de tipos de letra de dominio público, pues en varias ocasiones esta testigo se limitó a manifestar que no recordaba tales aspectos ( art. 376 LEC).

En definitiva, no cabe reconocer a la compañía demandante un derecho sobre el signo registrado por el demandado derivado de su uso, ni por sus características se aprecia que la demandante haya sido desposeída de un derecho sobre el mismo.

TERCERO.- Acción de nulidad absoluta marcaria.

3.1. Sobre los presupuestos de prosperabilidad de la acción de nulidad absoluta marcaria que la sociedad demandante ejercita de forma subsidiaria, nos enseña la ya citada STS, Sala de lo Civil, núm. 302/2016, de 9 de mayo , FJ 12º, que '(...) El art. 51.1 b) LM, que incorporó a nuestro Derecho interno una norma facultativa formulada por el art. 3.2 d) de la Directiva 2008/95/CE sanciona con nulidad absoluta la marca obtenida con mala fe del solicitante. La jurisprudencia comunitaria (verbigracia, STJCE de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07, caso Lindt) ha establecido los siguientes requisitos para la apreciación de mala fe a estos efectos:

a) Que el solicitante supiera o debiera saber que un tercero (en este caso, la actora) venía utilizando un signo confundible con la marca solicitada.

b) La intención del solicitante de impedir que un tercero (nuevamente, la demandante) continúe utilizando un signo.

2.- Como reitera la STJUE de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12, caso Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd .:

'26. Consta que la redacción del artículo 4, apartado 4, letra g), de la Directiva 2008/95 no contiene definición alguna del concepto de 'mala fe', el cual tampoco se define en los otros artículos de dicha Directiva. Dicha disposición no contiene tampoco ninguna remisión expresa al Derecho de los Estados miembros en lo que respecta a este concepto. Por tanto, el sentido y el alcance del mencionado concepto deben determinarse a la luz del contexto en el que se inserta la disposición de que se trata de la Directiva 2008/95 y el objetivo perseguido por ésta'. [....]

'36. [..] la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , Rec. p. I-4893, apartados 37 y 40 a 42) (...)'. .

3.2. Sentado lo anterior, la acción subsidiariamente ejercitada de la demandante tampoco puede tener favorable acogida.

En el Derecho marcario, al igual que en otras ramas del Derecho privado, la mala fe, en este caso de quien solicita y obtiene el registro de una marca, no se presume nunca y debe ser siempre probada por quien alega su existencia. Y la parte demandante no probado la mala fe del demandado.

Conforme a los criterios jurisprudenciales expuestos, y ahondando en lo ya razonado en el fundamento jurídico precedente, no puede considerarse que la marca del demandado sea nula (en el sentido de nulidad absoluta), porque aunque pudiera llegar a ser confundible con la marca extrarregistral y la imagen corporativa de la sociedad demandante (téngase en cuenta además que la demandante no ha ejercitado las acciones del artículo 34 LM), no se ha practicado en este juicio a instancia de la demandante ningún medio de prueba que permita acreditar de modo suficiente que el demandado tenía intención de impedir que la demandante siguiera usando una marca extrarregistral y comercializando sus servicios al amparo de la misma. En la primera sesión del juicio oral (14 de mayo de 2019), el demandado precisó de modo coherente y sin fisuras y con suficiente grado de conclusividad (min. 10:27:08 y ss.), dando congruente respuesta a las preguntas de la parte demandante, que cuando se llevó a efecto el diseño y el registro de la marca litigiosa no tenía conocimiento de que estuviese siendo utilizada por la demandante. Y como decíamos, aun cuando se hubiese probado, siempre a instancia de la demandante, que el demandado sí tenía tal conocimiento, la demandante no habría probado el elemento subjetivo del injusto típico concernido, pues a ella incumbía la carga procesal de probar cuándo y de qué forma el demandante pudo haber llegado a tener conocimiento de su marca extrarregistral. Una vez más debemos referirnos al diseño de la marca del demandado realizado por el testigo Sr. Pedro Jesús, cuyo trabajo podría incluso ubicarse temporalmente a finales de 2015, es decir, más de un año antes de la constitución de la compañía demandante y de que ésta empezara a usar la marca extrarregistral y la imagen corporativa presuntamente conculcadas por el demandado.

CUARTO.- Costas procesales de primera instancia.

4.1. La desestimación íntegra de las pretensiones materiales deducidas en la demanda determina que las costas procesales de primera instancia hayan de ser expresamente impuestas a la parte demandante, de acuerdo con el criterio objetivo general del vencimiento del artículo 394.1 LEC.

Fallo

DESESTIMOla demanda interpuesta por la sociedad de capital 'DEPILGO BCN 16, S.L.', y en consecuencia, ABSUELVOa D. Segundo de cuantos pedimentos se habían deducido en su contra en este juicio y CONDENOa la sociedad demandante al pago de las costas procesales de primera instancia.

Notifíquese la presente resolución haciéndose saber que la misma no es firme en Derecho y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, en el plazo de veinte días hábiles, previa constitución y pago de las tasas y depósitos que en su caso resulten legalmente exigibles.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.