Sentencia Civil Nº 240/2014, Audiencia Provincial de Burgos, Sección 3, Rec 198/2014 de 14 de Octubre de 2014

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00240/2014

AUDIENCIA PROVINCIAL DE

BURGOS

Sección 003

Domicilio : PASEO DE LA AUDIENCIA Nº 10

Telf : 947259950

Fax : 947259952

Modelo : 001370

N.I.G.: 09059 42 1 2013 0002101

ROLLO : RECURSO DE APELACION (LECN) 0000198 /2014

Juzgado procedencia : JDO. MERC. 1 (ANT.1A.INSTANCIA 4) de BURGOS

Procedimiento de origen : PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000095 /2013

RECURRENTE: Bienvenido

Procurador: EUSEBIO GUTIERREZ GOMEZ

Letrado: FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MARTIN

RECURRIDO: Hernan

Procurador: DAVID NUÑO CALVO

Letrado: JOSE LUIS ROJAS POZO

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Burgos, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados, D. JUAN SANCHO FRAILE, Presidente, D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIAy Dª MARÍA ETHER VILLÍMAR SAN SALVADOR, ha dictado la siguiente.

S E N T E N C I A Nº 240.

En Burgos, a catorce de octubre de dos mil catorce.

VISTOS, por esta Sección de la Audiencia Provincial de Burgos el Rollo de Sala número 198 de 2.014, dimanante del Procedimiento Ordinario nº 95/13, del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos, sobre acción reivindicatoria de Marca y otros extremos, en recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 9 de abril de 2104, en el que han sido partes, en esta segunda instancia, como demandante-apelante, D. Bienvenido , representado por el Procurador D. Eusebio Gutiérrez Gómez y defendido por el Letrado D. Francisco Javier Márquez Martín; y, como demandado-apelado, D. Hernan , representado por el Procurador D. David Nuño Calvo y defendido por el Letrado D. José Luis Rojas Pozo. Siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. ILDEFONSO BARCALA FERNÁNDEZ DE PALENCIA, que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

1.-Los de la resolución recurrida, que contiene el siguiente Fallo: 'Que estimando parcialmente como estimo la Demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Gómez, en representación de D. Bienvenido , debo declarar y declaro que el registro de la Marca Nacional Española 3008625 (5) 'MARCHETTI NO ', constituye una violación de los derechos del demandante sobre la misma, debiendo ser transferido al demandante, de cuerdo con lo establecido en el art.2.2 de la Ley de Marcas , debiendo ordenar y ordeno a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que transfiera la titularidad de la citada Marca Nacional Española al actor, debiendo absolver y absuelvo a D. Hernan , del resto de pretensiones contenidas en la demanda, en cuanto a las costas, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad'.

2.- Notificada la anterior resolución a las partes, por la representación procesal del demandante se presentó escrito interponiendo recurso de apelación, que fue admitido en tiempo y forma. Dado traslado a la parte contraria, para que en el término de diez días presentase escrito de oposición al recurso o de impugnación de la resolución, lo verificó en tiempo y forma, oponiéndose al recurso mediante el correspondiente escrito que consta en las actuaciones; acordándose por el Juzgado, la remisión de los autos a la Audiencia Provincial de Burgos, habiendo correspondido en el reparto general de asuntos, a esta Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

3.- Recibidos los autos y formado el correspondiente Rollo de Sala, se turnó de ponencia, señalándose para votación y fallo el día 23 de septiembre de 2.014, en que tuvo lugar.

4.- En la tramitación del presente recurso se han observado las formalidades legales.

Fundamentos

Primero. La sentencia apelada, que estima la acción reivindicatoria de la marca nacional española Marchettino, ordenando la transferencia a nombre del actor de la citada marca que había sido registrada por la parte demandada, es objeto de apelación por la parte actora para que se estimen también las acciones de la Ley de Competencia Desleal. El Juzgado de lo Mercantil no entra a conocer de estas últimas por el carácter subsidiario que estas tienen en relación con las específicas de la Ley de Marcas. Se trata de una marca con la que el demandado se designa a sí mismo en una pagina web, así como en las redes sociales de Internet (Twitter, Facebook, Driims), y que desde hace años el actor, que es un italiano aficionado a las carreras de coches, utiliza de forma extraregistral en la Web para identificarse a sí mismo a la hora de subir fotos, grabar videos, hacer entrevistas, todo ello relacionado con el mundo del motor.

Segundo. En diversas ocasiones se ha planteado la doble calificación de los hechos desde el punto de vista de la propiedad industrial y desde la competencia desleal. La sentencia de 4 de septiembre de 2006 rechazó que un mismo acto, en este caso de violación de un modelo de utilidad, pudiera recibir la protección de la Ley de patentes y la de la ley de competencia desleal. Como declaró esta Sala en la sentencia de fecha 13 de junio de 2006 , no cabe desconocer la relación existente entre la regulación de la competencia, en sus diversas manifestaciones, y los derechos subjetivos de exclusiva, así como tampoco la posibilidad de que la Ley 3/1991 proyecte una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan de la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial. En concreto, aunque el artículo 11 de la Ley 3/1991 rechace expresamente la ilicitud de una libre imitación de prestaciones empresariales ajenas cuando estén amparadas por un derecho de exclusiva (1) y cuando sea desleal (2 y 3), ello no significa que tal precepto desplace a su ámbito, sustituya o duplique la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan.

Antes bien, el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, integradas en el derecho sobre un modelo de utilidad registrado se rige por las normas que específicamente lo disciplinan, de modo que la fabricación y comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, Mijer, S.A.), lo infrinjan, debe ser calificado y tratado, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industrial (....) En definitiva, el comportamiento descrito por la Audiencia Provincial está prohibido en el artículo 50.a, en relación con el 152.1, ambos de la Ley 11/1.986 , pese a lo que el Tribunal de apelación aplicó a un supuesto fáctico merecedor de tal tratamiento la Ley 3/1.991.

Una lectura de la sentencia anterior evidencia que lo que llevó al Tribunal Supremo a no calificar los hechos como competencia desleal no fue tanto que pudieran recibir protección en la Ley de Patentes, como que no se justificase el alcance de la protección del artículo 11. Es decir, a pesar de la dicción del número 1 del artículo 11, no todo acto de imitación que recaiga sobre un derecho de propiedad industrial protegido con un derecho de exclusiva podrá ser calificado como acto de competencia desleal. Lo será cuando se den alguno de los supuestos de los números 2 y 3 del artículo 11; esto es, cuando el acto de imitación resulte idóneo para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (lo que nos lleva situar la confusión en el ámbito del origen empresarial del producto), o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos, o cuando se produzca una imitación sistemática encaminada a expulsar del mercado a un competidor.

La sentencia de 17 de octubre de 2012 resalta el carácter complementario y no meramente subsidiario de la Ley de Competencia Desleal respecto de la Ley de Marcas. 'En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez'. No obstante, el TS se atiene esta vez también a la Ley de Marcas para la resolución de la controversia porque 'cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable ', ya que ese es el ámbito de la protección que reconoce'.

De forma diferente la STS de 11 de marzo de 2104 citada en el recurso revoca la sentencia de la Audiencia que se había abstenido de calificar los hechos bajo el prisma de la competencia desleal, haciéndolo solo desde el riesgo de confusión marcaria, y entra a conocer de los distintos supuestos alegados en la demanda de violación de la competencia porque 'ninguna de estas cuatro conductas tipificadas por la Ley de Competencia Desleal, al margen de si se llegan a apreciar en la práctica, tal y como se denunciaron en la demanda, se basan directamente en los derechos de exclusiva que confieren los registros marcarios, sino en la especial forma en que es comercializado y publicitado el producto de las demandantes, la ginebra Bombay Saphire, por lo que no deben excluirse sin entrar a analizar en cada caso si concurren los presupuestos para su apreciación. Dicho de otro modo, en principio, las acciones ejercitadas en la demanda, de infracción marcaria y de competencia desleal eran complementarias, y deberían haber sido examinadas de forma pormenorizadas'.

De la doctrina expuesta en las sentencias anteriores se desprende que no se puede sin más, como hace la sentencia de instancia, desestimar las acciones de competencia desleal por entender que cuando de signos distintivos se trata estas quedan absorbidas por las acciones marcarias. Será necesario determinar cuales son los actos supuestamente lesivos de la competencia para determinar si tales actos pueden caer bajo la protección de la ley de competencia desleal, además de la que puedan recibir de la ley de marcas, o si por el contrario la defensa de los signos distintivos encuentra mejor acomodo en esta última que en la primera. En cualquier caso no es cierto lo que dice la parte apelante de que por no tener inscrita la marca 'Marchettino' sino hasta el momento de la sentencia que estima la acción reivindicatoria, no podía ejercitar las acciones de cesación. Al contrario, una vez estimada la acción reivindicatoria, el actor tiene derecho a que el demandado cese en los derechos de uso de la marca que de esa forma ha sido transferida, sin que sea necesario un nuevo proceso, iniciado este ya que con la marca inscrita. En la jurisprudencia hay abundantes ejemplos de estimación de la acción reivindicatoria en donde se condena a renglón seguido a la parte demandada a la cesación en el uso de la marca y de todos aquellos actos que supongan una violación del derecho de marca en la forma como ha quedado inscrita a nombre del nuevo titular (por todas STS 14 de junio de 2013 ).

Tercero. El primero de los actos desleales que se imputan al demandado es la confección de la pagina web www.marchettino.com. Se trata de la utilización de la marca como nombre de dominio. Es un acto que, realizado por el demandado cuando tenía inscrita a su nombre la marca Marchettino, resultaba amparado por el derecho que el artículo 34 de la Ley de Marcas confiere a su titular a utilizarla como nombre de dominio, pero que, una vez inscrita la marca a nombre del actor, resulta un acto prohibido al demandado, sin otro requisito que el propio cambio de titularidad de la marca.

Desde este punto de vista se podría pensar que bastaría la Ley de Marcas para ordenar el cierre de la página web, o la prohibición del demandado de utilizar la marca Marchettino como nombre de dominio en la forma como lo ha venido haciendo. Ello no obstante, la acción de cesación debería estimarse y no omitirla como hace la sentencia. Ahora bien, en la demanda y en el recurso se hace relación detallada de la forma en la que está confeccionada la página web diseñada por el demandado, que no solo utiliza el signo propio de la marca, sino que incorpora a la misma material diverso (fotografías, vídeos, comentarios, entrevistas, etc...) realizado por el actor, que aparece en páginas web confeccionadas por él o subidos por el actor a sitios como youtube. La prohibición de la utilización de la marca como nombre de dominio no estaría completa si el cierre de la pagina web no comprendiera también el cese de la forma en la que la página ha venido siendo usada, de forma que desaparezca de la misma cualquier contenido propio del actor y cuya utilización no haya sido expresamente autorizado por él. Tales pronunciamientos encuentran mejor acomodo utilizando la cobertura de la ley de competencia desleal, y no de la ley de marcas. Son dos los tipos de competencia desleal imputados al demandado, los actos de confusión del artículo 6 LCD y los actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12.

Cuarto. Los actos de confusión y los actos de aprovechamiento de la reputación ajena tienen en común que su ámbito específico de aplicación son los signos distintivos. Por signos distintivos no se entienden solo los específicos de la propiedad industrial, marcas, nombre comercial o rótulo con los que se designan habitualmente los productos, la identidad o la actividad del empresario. Que estos sean los signos utilizados de forma habitual no quiere decir que no existan otros signos, como las formas de presentación o las creaciones formales, que sin llegar a tener la condición de marca, sin embargo cumplen la misma finalidad que esta, de forma que su imitación conlleva el riesgo de confusión que sanciona el artículo 6. La sentencia de 11 de mayo de 2004 considera aplicable el artículo 6 a la presentación del producto; la de 7 de julio de 2006 señala que si lo denunciado no es la imitación del producto, sino la de su presentación en el mercado, el caso se sitúa bajo la influencia del artículo 6; y la sentencia de 1 de diciembre de 2010 dice que 'la expresión 'signo', como sostiene la doctrina, debe entenderse en un sentido muy amplio (marca, nombre comercial, etiquetas, envoltorios, etc.), siempre que pueda condensar o indicar la reputación empresarial -industrial, comercial o profesional-'.

La diferencia entre los actos de confusión y los actos de explotación de la reputación ajena es que mientras en los actos de confusión el empleo de los signos distintivos se produce para crear un riego de confusión o de asociación con otro empresario, en el aprovechamiento de la reputación ajena no se pretende confundir al consumidor respecto de la procedencia u origen del producto o servicio, sino asimilar mediante el uso de los mismos signos distintivos el producto propio al del competidor. Por eso se dice que la prohibición de los actos de confusión tutela los derechos del consumidor, para evitar que confunda los productos o servicios de un empresario con los del otro, mientras que los actos de explotación de la reputación ajena tutelan los intereses de los competidores.

En el supuesto de autos parece evidente que la utilización por el demandado de su página web, así como el diseño de sus perfiles en las redes sociales (facebook, twitter y driims) suponen actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12 LCD . El recurso al artículo 12 ha sido utilizado por la jurisprudencia en los supuestos de copias de archivos, muchas veces tomados de páginas de Internet. La sentencia de 11 de febrero de 2011 parte de la base de que los demandados incluyeron 'en el catálogo y mantienen en la página web de uno de los demandados, fotografías de obras realizadas con materiales de la actora, que en el sector profesional en que se mueven era conocido... ', y concluye que 'los demandados, para promocionar la venta del producto por ellos elaborado, se sirvieron, antes de introducirlo en el mercado, de la buena fama que tenía el producto similar elaborado y empleado por la demandante. Y lo hicieron estableciendo una aproximación entre ambos por medio de las fotografías a que se refirió la sentencia recurrida (...) con esa aproximación buscaron aprovecharse del prestigio del producto (...), ganado en el mercado con el esfuerzo de su competidora'.

Para que los mismos actos constituyan actos de confusión es necesario, no solo la asimilación del contenido de la página web a las del actor, sino también que el usuario pueda confundir a los autores de ambas páginas, pensando que al consultar la página web de demandado, o al entrar en su perfil de twitter o facebook, está accediendo al twitter o al facebook del actor. Pues bien, la multitud de referencias que se hacen al actor en las páginas y en los perfiles del demandado, con fotografías y videos que son suyos facilitan esta identificación. La parte apelante cita como ejemplos de esta identificación algunos muy significativos en el recurso. Así el documento 40 de la demanda que es una impresión de captura de pantalla de una publicación hecha por el demandado en su muro de facebook en la que dice 'ya estamos en el motor show de Paris', colocando a continuación el enlace del vídeo realizado por el actor, propiciando así la confusión, no solo sobre la persona autora del video, sino sobre la identidad del perfil en facebook. Otro ejemplo es el documento 41 de la demanda en la que el demandado conversa con un fan del auténtico Marchettino (el actor), como si del auténtico Marchettino se tratara. Y en fin todo un modus operandi que supone la reproducción de las palabras del actor dando a entender que el demandado es el verdadero Marchettino, subiendo comentarios personales del demandante y haciéndolos pasar como si fueran suyos, todo lo cual facilita la confusión sobre el verdadero autor de las citadas páginas, que es lo que el artículo 6 trata de evitar.

Quinto. Al estimarse la demanda y el recurso se imponen a la parte actora las costas de primera instancia sin hacer imposición de las causadas en esta alzada ( artículos 394.1 y 398.2 LEC ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador don Eusebio Gutiérrez Gómez contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número uno de Burgos en los autos de juicio ordinario 95/2013, se declara que el demandado don Hernan ha incurrido en actos de competencia desleal por actos de confusión y de aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajenos, y se ordena la cesación de los actos desleales declarados así como la prohibición de reanudación en el futuro, ordenando el cierre de la página web www.marcehettino.com, la renuncia del demandado respecto de dicho dominio, así como dando de baja los perfiles 'Marchettino' del demandado en Twitter (Marchettino-arroba-marchettino.com), en Facebook (http://www.facebook.com/marchettinocom) y en Driims (http://driims.com/red-social/Marcehettino/profile). En todo lo demás se confirma la sentencia, con imposición a la parte demandada de las costas de primera instancia y sin hacer imposición de costas en esta alzada.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al Rollo de apelación, notificándose en legal forma a las partes, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.