Sentencia CIVIL Nº 208/2017, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 669/2015 de 15 de Mayo de 2017

Encabezamiento

Cuestiones esenciales que se plantean: Infracción marcaria por riesgo de confusión y acción de nulidad relativa por riesgo de confusión.

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 669/2015-3ª

Juicio Ordinario núm. 320/2014

Juzgado Mercantil núm. 8 Barcelona

SENTENCIA núm. 208/2017

Componen el tribunal los magistrados:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona a quince de mayo de dos mil diecisiete.

Parte apelante:GRUPO OSBORNE, S.A.

-Letrado: José María Iglesias Monrava.

-Procurador: Cristina Borràs Mollar.

Parte apelada:JORDI NOGUES, S.L.

-Letrados: María Jesús Sanmartín.

-Procurador: Ignacio López Chocarro.

Resolución recurrida:Sentencia

-Fecha: 31 de julio de 2015.

-Demandante: GRUPO OSBORNE, S.A.

-Demandada: JORDI NOGUES, S.L.

Antecedentes

PRIMERO.-La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

FALLO: «Desestimo la demanda interpuesta por la representación procesal de GRUPO OSBORNE S.A. y absuelvo a JORDI NOGUÉS S.L. de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa imposición de costas a la actora».

SEGUNDO.-Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.-Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 16 de febrero de 2017.

Actúa como ponente la magistrada ELENA BOET SERRA.

Fundamentos

PRIMERO: 1.La entidad demandante, GRUPO OSBORNE, S.A., interpone, frente a la entidad JORDI NOGUES, S.L. una demanda de infracción marcaria por riesgo de confusión, con base en el art. 34.2.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre ,de Marcas(en adelante, LM), y en la que también ejercita, con carácter previo, una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión, con base en los arts. 52.1 LM , en relación con el art. 6.1. b ) y 6.2.a) LM .

La actora comparece como titular de la siguiente marca española registrada:

-marca mixta nº 2.715.379 (7), EL TORO con gráfico, para distinguir productos de las clases 3, 9, 14, 16, 20, 21, 28 y 34 de la Clasificación de Niza, solicitada con fecha 5 de junio de 2006 y adquirida por la actora el 3 de octubre de 2013.
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Con base en la referida marca, la demandante ejercita una acción de nulidad de la marca española denominativa BADTORO, nº 2.853.071 (3), registrada para distinguir productos de la clase 34 de la Clasificación de Niza (tabaco, artículos para fumadores; cerillas), solicitada con fecha 19.11.2008, cuya titularidad registral ostenta la demandada. En relación con la acción de infracción, el acto infractor de la referida marca de la actora denunciado en la demanda consiste en la utilización, por la demandada, del signo BADTORO para distinguir productos de la clase 34, en particular, 'productos para el fumador'. Sostiene la demandante que hay identidad aplicativa y cuasi identidad denominativa entre los signos, siendo inevitable el riesgo de confusión.

2.La demandada, JORDI NOGUÉS, S.L., en su escrito de contestación a la demanda opone (i) falta de legitimación activa, dado que las marcas enfrentadas habían convivido pacíficamente hasta el año 2013, fecha de adquisición de la marca mixta 'EL TORO' por la demandante; (ii) ausencia de infracción por no uso de la marca BADTORO para productos de la clase 34 desde el año 2013, esto es, desde la adquisición de la marca mixta 'EL TORO' por la actora; (iii) ausencia de riesgo de confusión entre las marcas en litigio, dadas las diferencias existentes entre los signos, por lo que no se da la causa de nulidad relativa invocada; (iv) no procede la indemnización de daños y perjuicios solicitada.

3.La sentencia recurrida por la actora desestima íntegramente la demanda. Con relación a la acción de nulidad relativa, por contravención del art. 6.1.b) LM , concluye que, a pesar de existir una identidad aplicativa absoluta, los signos no son semejantes y la distancia existente entre los signos impide apreciar la concurrencia de riesgo de confusión.

En relación con la infracción marcaria por riesgo de confusiónex art. 34.2.b) LM , rechaza su concurrencia por concluir que la desestimación de la acción de nulidad por riesgo de confusión conlleva la desestimación de la acción de violación de marca por riesgo de confusión, así como la acción de indemnización de daños y perjuicios ex arts. 34 , 40 y 41 LM .

4.La demandante formula recurso de apelación con base en las siguientes alegaciones:

Primera, error en la aplicación de los principios jurisprudenciales sobre el juicio de confusión y, en particular, los siguientes: (i) el principio de interdependencia, que exige un mayor grado de diferenciación entre las marcas en conflicto cuando concurre una identidad aplicativa; (ii) también, aduce que no se ha tenido en cuenta que el riesgo de confusión es notablemente superior cuando, como en el supuesto enjuiciado, los productos se destinan a todos los consumidores (fumadores), y no a un restringido círculo de especialistas, dado que el grado de atención que presta a su aspecto exterior es poco elevado; (iii) la teoría de los elementos distintivos dominantes, que dispone que una marca compleja, de palabras compuestas, como 'badtoro', se puede descomponer y conforme a la jurisprudencia el vocablo 'toro' es el elemento distintivo y dominante, sin que el prefijo 'bad', adjetivizador o calificador del sustantivo 'toro', le prive de ese carácter; (iv) el carácter distintivo de la marca y su relación con el riesgo de confusión: cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior más elevado será el riesgo de confusión. La marca anterior 'el toro' posee un elevado carácter distintivo, porque no presenta ninguna relación conceptual con los productos que identifica, por tanto el riesgo de confusión es elevado.

Segunda, error en el juicio de comparación entre las marcas en conflicto. La impresión de conjunto de las marcas en liza es de una gran similitud, tanto visual como fonética, que viene determinada por su elemento común y absolutamente idéntico 'toro'. Además, con relación a la comparación conceptual, las marcas son muy semejantes y el hecho de que una de ellas, además, pueda evocar por medio del prefijo 'bad' (comprensible o incomprensible) un concepto más preciso de 'un toro malo', no evita que las marcas remitan a un mismo concepto, 'toro'.

Tercera, concurre un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, entre la marca impugnada y la marca anterior. La semejanza conceptual, visual y fonética entre los elementos dominantes de ambas marcas, 'toro' genera el riesgo de que la marca impugnada sea percibida como una variante de la marca anterior, pueda percibirse como una marca perteneciente a una serie de marcas formadas a base de un tronco común, 'toro'.

Cuarto, existe un riesgo de confusión entre las marcas en liza que conlleva su incompatibilidad registral, así como que el uso de la marca 'badtoro' para productos de la clase 34 que realiza la demandada, contrastando los vocablos 'bad' y 'toro' y destacando éste último, constituya un uso infractor de la marca anterior de la demandante.

SEGUNDO.- 5.La sentencia recurrida establece los siguientes hechos probados, que son incontrovertidos en esta segunda instancia:

La entidad actora, GRUPO OSBORNE S.A., es la sociedad matriz de un grupo de empresas dedicadas principalmente, a la producción y comercialización de alimentos y bebidas, con gran implantación en España, y de la que es su signo emblemático el toro.

La demandante es titular, entre otros signos distintivos, de la marca española nº 2.715.379 'EL TORO' (mixta) registrada para la clase 34 'tabaco, artículos para fumadores, cerillas' (documento nº 2 de la demanda)

La marca española nº 2715.379 'EL TORO' (mixta) fue solicitada el 5 de junio de 2006 y concedida el 14 de septiembre de 2010, fue adquirida de la entidad IMAGINE S.L. por el GRUPO OSBORNE, S.L. el 3 de octubre de 2013 (documento nº 4 de la demanda).

La entidad JORDI NOGUÉS, S.L. es una empresa dedicada al diseño y producción de colecciones para tiendasDuty Freeen los aeropuertos (documentos nº 7, 8 y 9 de la demanda).

JORDI NOGUÉS, S.L. es titular de la marca española nº 2.853.071 (3) 'BADTORO' (denominativa) registrada para la clase 34 'tabaco, artículos para fumadores, cerillas', solicitada el 19 de noviembre de 2008 y concedida el 12 de marzo de 2009 y publicada su concesión en fecha 1 de abril de 2009 (documento nº 3 de la demanda).

La marca BADTORO viene siendo utilizada por la demandada para distinguir 'productos para el fumador' (así consta acreditado, durante los años 2008 a 2012, mediante fotografías, catálogos y web que se acompañan como documento nº 10 a 15 de la demanda, y de los años 2013 a la actualidad consta acreditado con el oficio recibido de World Duti Free Group).

Debe significarse, sin embargo, que la demandada, en su escrito de oposición al recurso, alega que el uso que realiza en el mercado lo es de un signo mixto constituido por la imagen destacada de un 'pequeño toro animado de fantasía de rasgos morfológicos sorprendentes y mirada aviesa, llamada BADTORO, que se reproduce a continuación.
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Se ha seguido en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante procedimiento ordinario nº 128/2013-E instado por Grupo OSBORNE contra JORDI NOGUÉS, S.L. sobre nulidad de la marca española nº 2.782.026 BADTORO, clases 25 y 35, e infracción por el uso de la denominación BADTORO, con base en las marcas comunitarias denominativas prioritarias de GRUPO OSBORNE: 'TORO', nº 2.844.264, clases 18, 25 y 39, y 'TORO', nº 1.722.362, clase 35. En el indicado procedimiento JORDI NOGUÉS también formuló reconvención solicitando la nulidad de la marca TORO de la actora por varios motivos. Por el citado juzgado se dictó sentencia de fecha 15 de mayo de 2014 en la que desestimaba tanto la demanda como la reconvención (documento nº 1 de la contestación). Finalmente se ha dictado Sentencia por la Audiencia Provincial de Alicante, de fecha 15 de enero de 2015 , por la que se confirma la de primera instancia.

Debe significarse que se ha tenido conocimiento en esta segunda instancia de la Sentencia del Tribunal Supremo, nº 26/2017, de 18 de enero de 2017 , confirmatoria de la citada Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante.

TERCERO.-Nulidad relativa por riesgo de confusión.

6.El recurso se alza contra el pronunciamiento desestimatorio de la acción de nulidad relativa del art. 52 LM , aduciendo que la marca de la demandada contraviene el art. 6.1.b) por existir una clara similitud con la marca de la actora y una identidad aplicativa que provoca confusión entre los consumidores.

7.El art. 52 LM establece queel registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6 , 7 , 8 , 9 y 10. Esto es, la concurrencia de alguna de las prohibiciones relativas de registro previstas en aquellos artículos permite instar la nulidad de la marca. Una de esas prohibiciones relativas es la establecida en el artículo 6.1.b) LM :[n]o podrán registrarse como marcas los signos: (...) b) [q] ue por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.Sobre lo que debe entenderse por marca anterior a esos efectos, el apartado 2 del mismo art. 6 LM estipula quepor marcas anteriores se entenderá a los efectos del apartado 1: a) Las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan a las siguientes categorías: i) marcas españolas; (...)

8.La concurrencia de un riesgo de confusión requiere que exista (i) una identidad o similitud de los productos o servicios, que en el supuesto de autos es incontrovertida (productos de la clase 34 de la Clasificación de Niza: tabaco, artículos para fumadores; cerillas); (ii) la identidad o similitud de los signos. Los signos litigiosos no son idénticos, ello es incontrovertido, y la sentencia de primera instancia también ha rechazado que sean semejantes, extremo éste que es objeto del presente recurso; y (iii) riesgo de confusión. La sentencia recurrida concluye que la distancia existente entre los signos excluye el riesgo de confusión. Extremo este también controvertido en esta alzada.

9.El riesgo de confusiónpresupone a la vezuna identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que dichas marcas designan. Se trata de requisitos acumulativos(STGUE de 1 de diciembre de 2016, Cotización de trabajadores agrarios por cuenta ajena /15 ). Por ello, antes de realizar el juicio de confusión debe examinarse la concurrencia de la semejanza o identidad entre los productos o servicios y entre los signos.

10.La concurrencia de la identidad aplicativa resulta, como ya se ha dicho, incontrovertida, por lo que es menester comparar los signos para determinar si son similares o diferentes.

En el ámbito de aplicación de los arts. 52 y 6.1.b LM , los signos que deben ser objeto de la comparación son la marca anterior mixta española de la actora, identificada en el anterior fundamento de derecho primero, registrada para distintas clases de productos pero que solo son objeto de esta contienda los de la clase 34, y la marca posterior española denominativa ('badtoro') de la demandada.

11.Cabe apreciar, como alega la recurrente, que el vocablo 'toro' constituye el elemento distintivo y dominante de la marca mixta 'el toro con gráfico' de la actora. Llegamos a esa conclusión porque el elemento denominativo o verbal produce un mayor impacto que la grafía (tipografía escrita en blanco sobre un fondo negro) del signo y el elemento denominativo o verbal 'el', seguido del vocablo toro, produce poco impacto en el público dado su carácter de artículo definido masculino singular en el conjunto formado por el signo denominativo 'el toro'.

Ahora bien, ello no significa que ese mismo elemento denominativo, 'toro', que es el único elemento coincidente entre las marcas controvertidas, sea el elemento dominante de la marca denominativa de la demandada 'badtoro'. Pues, como señala la STJUE de 22 de octubre de 2015, C-20/14 , '36. La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (sentencias OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41, y Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, apartado 61).

37. Si bien la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (véanse las sentencias OAMI/Shaker, apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, C- 193/06 P, apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

38. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que, incluso cuando no pueda considerarse que domina la impresión de conjunto, el elemento común de las marcas en conflicto debe tenerse en cuenta en la apreciación de la similitud de éstas, en la medida en que constituye, por sí mismo, la marca anterior y conserva una posición distintiva autónoma en la marca compuesta especialmente de dicho elemento y cuyo registro se solicita. En efecto, en el supuesto de que un elemento común conserve una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, la impresión de conjunto producida por dicho signo puede conducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe considerarse que existe un riesgo de confusión (sentencia Medion, C-120/04 , apartados 30 y 36, y auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, apartado 45).

39. No obstante, el Tribunal de Justicia ha señalado también que un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (sentencia Bimbo/OAMI, C-591/12 P, apartado 25).'.

Pues bien, el Tribunal Supremo, en Sentencia nº 26/2017, de 18 de enero de 2017 (a la que nos hemos referido en el anterior fundamento de derecho segundo), que enjuicia una acción de nulidad relativa por riesgo de confusión entre las dos marcas anteriores comunitarias denominativas del demandante (Grupo Osborne, S.A.), consistentes en la misma denominación 'Toro', y la marca posterior denominativa, 'Badtoro' de la demandada, concluye que el signo 'Badtoro' constituye esa unidad con un sentido diferente, a la que se refiere la citada jurisprudencia comunitaria, esto es, que el signo 'Badtoro' 'tiene esa unidad con un sentido que difiere del que tienen los elementos tomados por separado, y es lo que, en atención al resto de las circunstancias concurrentes, explica que el consumidor medio, mediante una apreciación de conjunto, no advierta vínculos entre el origen empresarial de los productos marcados con este signo y los identificados con las marcas 'toro'.

Expone el Tribunal Supremo que no existe ninguna contradicción en reconocer que el término 'toro' en el signo 'Badtoro' tiene cierto carácter distintivo y, no obstante, negarle la condición de elemento dominante. Señala, en consonancia con la citada doctrina del TJUE, que enuna apreciación de conjunto del signo denominativo 'Badtoro', desde la perspectiva del consumidor medio de los productos y servicios para los que se registró el signo, no se advierte que el calificativo inglés 'Bad' que se añade a 'toro' para formar un neologismo pueda considerarse insignificante, ni tampoco que este neologismo esté dominado por el término 'toro'(fundamento de derecho sexto, apartado 6).

Así, en el juicio de comparación entre las marcas, el Tribunal Supremo señala que ladenominación en que consiste la marca del demandado, 'Badtoro', es un neologismo compuesto por dos términos. El primero ('Bad') no significa nada en castellano, mientras que en inglés es un adjetivo que significa malo o informal. El segundo término ('toro') coincide con el signo de los demandantes. Este neologismo en castellano da lugar a una palabra que podría ser esdrújula, y recaer el acento en la primera sílaba ('Bad').(fundamento de derecho sexto, apartado 3.)

Además, expone quesi bien la visión de conjunto que debe presidir la comparación de signos en liza no impide un estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de cada uno de los signos para valorar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

El neologismo 'Badtoro', aunque sea fruto de la unión del calificativo inglés 'Bad' al término 'toro', no sólo tiene una diferenciación visual y auditiva con la denominación 'Toro', sino que le aporta una mínima unidad conceptual, suficiente para que podamos considerar justificada la conclusión alcanzada por el tribunal de apelación.

Lo importante es que la apreciación de conjunto marcada por la impresión general que provoca el signo 'Badtoro' en el consumidor medio, en relación con los productos y servicios para los que está registrado, no genera riesgo de confusión respecto de la marca denominativa 'Toro', registrada para productos o servicios algo semejantes, pues no le lleva a pensar que los productos y servicios marcados con 'Badtoro' tienen el mismo origen empresarial que los identificados con la marca 'Toro', ni existen vinculaciones económicas o jurídicas (riesgo de asociación)(fundamento de derecho sexto, apartado 5).

12.Estimamos que las anteriores consideraciones y conclusiones del Tribunal Supremo deben ser también aplicadas al supuesto de autos, en concreto, al juicio de comparación entre las marcas confrontadas y al juicio de confusión.

Con relación al juicio de comparación entre las marcas, el Tribunal Supremo ha rechazado la similitud confusoria entre las marcas denominativas 'toro' y 'badtoro', conforme hemos expuesto, lo que significa que en el supuesto de autos debe también rechazarse y, aún, en un mayor grado por cuanto la marca actora, con base en la que debe apreciarse la nulidad, es una marca mixta, no solo está constituida por su elemento distintivo dominante 'toro', sino por otros elementos gráficos y denominativos (como se detalla en el anterior apartado 11) que aumentan el alejamiento con la marca de la demandada, dada la diferenciación visual y auditiva entre la marca mixta actora 'el toro' y la denominativa 'badtoro'.

De tal suerte, rechazamos la semejanza confusoria entre las marcas controvertidas dado que (i) el elemento coincidente 'Toro' no tiene carácter de elemento dominante en la marca impugnada (ii) el elemento denominativo 'Toro' no conserva en la marca impugnada una posición distintiva autónoma, (ii) el elemento denominativo 'bad', que se añade a 'toro' para formar un neologismo, no es un elemento insignificante y (iii) la denominación 'Badtoro' es un neologismo que constituye una unidad conceptual con un sentido diferente.

Es con base en todo ello que concluimos la ausencia de semejanza confusoria, de conformidad con lo dispuesto en la citada doctrina del TJUE y en la sentencia del TS, y no únicamente en el hecho de que el elemento coincidente 'toro' no constituye el elemento dominante en la marca impugnada. De tal suerte, consideramos que el presente supuesto es distinto del examinado por la Sala de Recursos de la EUIPO, en Resolución de fecha 3 de marzo de 2017, y, en lo que aquí interesa, no resulta de la referida Resolución que se aprecie que la denominación BREWTORO constituya una unidad conceptual distinta y que el elemento denominativo 'Toro' no conserve en la marca solicitada una posición distintiva y autónoma. La referida resolución estima la oposición formulada por 'Grupo Osborne, S.A.', con base, entre otras, en la marca mixta española, 'el TORO' (nº 2715379), frente a la solicitud de la marca denominativa 'BREWTORO', presentada por Jordi Nogue, S.L.

13.Entendemos que la reducida semejanza entre los signos, que como se ha dicho es mayor en el supuesto de autos que en el que es objeto de la sentencia del Tribunal Supremo, impide la concurrencia de un riesgo de confusión, sin que la identidad aplicativa, que sí concurre en nuestro caso, compense el bajo grado de semejanza entre las marcas.

En el supuesto examinado por la meritada Sentencia del Tribunal Supremo se consideró que losproductos y servicios para los cuales ha sido registrada la marca «Badtoro» [vestidos, calzados, sombrerería (clase 25); y servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta en comercios y a través de redes mundiales informáticas; publicidad; gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina (clase 35)] son relativamente similares a aquellos para los que están registradas las dos marcas «Toro» [productos de cuero y de imitaciones de cuero (no incluidos en otras clases), billeteros, maletines, mochilas, porta-documentos, bolsos, paraguas, sombrillas y guarnicionería (clase 18); vestidos, calzados, sombrerería; cinturones (clase 25); transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes (clase 39); y servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al menor de productos alimenticios y bebidas (clase 35)].

Además, estimamos que el consumidor medio en el supuesto de autos, lo constituye el público en general (fumador) y no un público experto o profesional, esto es, el consumidor medio, razonablemente bien informado y perspicaz (STJUE de 26 de abril de 2007, C-412/05 P, as.Travatan,y la jurisprudencia allí citada) cuyo nivel de atención a la hora de adquirir los productos o servicios en cuestión será medio. Tampoco en la meritada Sentencia del Tribunal Supremo el destinatario se define como un público profesional o especializado.

En el juicio de confusión, el carácter distintivo de la marca anterior tiene relevancia, siendo mayor el riesgo de confusión cuanto más elevado sea el carácter distintivo de la marca anterior y que el elevado grado distintivo de la marca anterior puede ser un factor decisivo para establecer el riesgo de confusión cuando el grado de similitud entre los signos es bajo (sentencias del TJUE de 11 de noviembre de 1997, C-251/95 , as.Sabèl; 29 de septiembre de 1998, C-39/97 , as. Canon; y 22 de junio de 1999, C-342/97 , as.Lloyd Schuhfabrik).

La meritada sentencia del TS señala: 'Además de que la denominación 'Toro' carece de especial notoriedad, el añadido del calificativo inglés 'Bad' da lugar a un neologismo ('Badtoro') que, al margen de la referencia conceptual que pueda suponer para una parte de la población que reside o visita España familiarizada con el idioma inglés, genera una diferenciación gráfica y fonética respecto del signo 'Toro' suficiente para que, respecto de los productos y servicios a los que una y otras marcas están registradas, una apreciación global no advierta que el signo 'Badtoro' genera riesgo de confusión en el consumidor medio(fundamento de derecho sexto, apartado 4).

En el supuesto de nuestro examen, también debe concluirse que la marca anterior no goza de una especial distintividad, sino de un carácter distintivo normal. La marca anterior de la demandante no tiene una relación directa o indirecta con los productos para los que está registrada, lo que le otorga un carácter distintivo intrínseco en grado normal, sin que la actora haya alegado otras razones que permitan apreciar un elevado grado de distintividad. El recurrente insiste en afirmar el carácter distintivo elevado de la marca 'el Toro' por no representar ninguna relación conceptual con los productos que distingue y no ha alegado otros factores ni una especial distintividad derivada de su uso o notoriedad.

14.Por todo ello, procede desestimar que concurre la causa de nulidad relativa de riesgo de confusión invocada por la demandante-recurrente.

CUARTO.-Infracción marcaria.

15.El recurso de apelación insiste en la concurrencia de una infracción marcaria por riesgo de confusión, con base en el art. 34.2.b) LM cuyo tenor literal es el siguiente:

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

16.Los presupuestos para determinar la concurrencia de un riesgo de confusiónex art. 34.2.b) LM son los mismos indicados anteriormente de conformidad con el art. 6.1.b) LM . De tal suerte, como concluye la sentencia recurrida, desestimada la existencia de una acción de nulidad por inexistencia de riesgo de confusión debe desestimarse la acción de violación de marca y la de indemnización de daños y perjuicios.

17.Es más, en el ámbito de aplicación del art. 34.2.b LM , dado que los signos que deben ser objeto de la comparación lo son la marca registrada de la actora y la usada por la demandada, el rechazo del riesgo de confusión se refuerza por ser todavía más bajo el grado de semejanza entre los signos.

Ha resultado probado en autos, como se refiere en el anterior fundamento de derecho segundo relativo a los hechos probados, el uso por la demandada del signo 'BADTORO' para distinguir productos para el fumador. Conforme resulta de la prueba practicada, la demandada usa el signo 'BADTORO' junto con elementos gráficos.

De tal suerte, si se ha rechazado el riesgo de confusión respecto de la marca denominativa 'Badtoro', al analizar la acción de nulidad, con mayor razón debe prosperar su rechazo en el ámbito de la infracción marcaria en el que las diferencias entre los signos se acentúan por los elementos gráficos que acompañan al denominativo en su uso en el mercado.

18.Por todo ello, procede desestimar el recurso de apelación y confirmar íntegramente la sentencia de primera instancia.

QUINTO.- 19.La desestimación del recurso conlleva la imposición a la parte recurrente de las costas causadas en esta segunda instancia, conforme a los artículos 398.1 y 394.1 LEC .

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la entidad Grupo Osborne, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 8 de Barcelona de fecha 31 de julio de 2015 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios términos, con imposición a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.-La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe