Sentencia Civil Nº 206/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28, Rec 497/2011 de 29 de Junio de 2012

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00206/2012

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

t6

Sección 28ª

Rollo de apelación nº 497/2011

Materia: Propiedad Industrial (Patentes)

Organo judicial de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Autos de origen: juicio ordinario nº 14292/2007

SENTENCIA nº 206/2012

En Madrid, a 29 de junio de 2012.

La Sección Vigésima Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los ilustrísimos señores magistrados D. Gregorio Plaza González, D. Enrique García García y D. Pedro Mª Gómez Sánchez, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 497/2011, los autos del procedimiento nº 1429/2007, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, el cual fue promovido por KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (PHILIPS), siendo objeto del mismo acciones en materia de Propiedad Industrial.

Han actuado en representación y defensa de las partes, en esta segunda instancia, el Procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro y el Letrado D. Alejandro Angulo Lafora por la demandante-apelante KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (PHILIPS), el Procurador D. Francisco José Abajo Abril y el Letrado D. Francisco Javier Juez González por la demandada- apelante DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS SA y, por último, el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira por TRIPICTURES S.A., entidad meramente personada en el rollo de apelación.

Antecedentes

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 4 de septiembre de 2007 por la representación de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (PHILIPS), en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba que apoyaban su pretensión, suplicaba que se dictase sentencia por la que:

"1º Que se declare que las codemandadas DUVISA, TRIPICTURES y CIRCULO DIGITAL han violado los derechos de propiedad industrial de PHILIPS (patentes de invención europeas EP 460.764 y EP 789.910) al fabricar, ofrecer, distribuir y comercializar discos DVD-VIDEO que han sido fabricados sin licencia de la actora.

2º Que se condene a DUVISA, TRIPICTURES y CÍRCULO DIGITAL a estar y pasar por la anterior declaración.

3º Que se condene a DUVISA, TRIPICTURES y CÍRCULO DIGITAL a cesar en la fabricación, ofrecimiento, comercialización, distribución y cualquier otro acto de explotación de discos DVD-VIDEO fabricados sin licencia de PHILIPS y a abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acto de explotación en infracción de las patentes de invención europeas EP 460.764 y EP 789.910 de PHILIPS.

4º Que se ordene el embargo de los discos DVD-VIDEO fabricados sin licencia de PHILIPS que obren en poder de DUVISA, TRIPICTURES y CÍRCULO DIGITAL, y se ordene su posterior destrucción.

5º Que se condene a DUVISA, TRIPICTURES y CIRCULO DIGITAL a indemnizar solidariamente a PHILIPS por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en la cuantía fijada en el Fundamento de Derecho VI (respecto al daño emergente) y respecto al lucro cesante en la que se determine en el momento procesal oportuno de conformidad con las bases fijadas en el Fundamento de Derecho VI del presente escrito de demanda.

6º Que se condene a DUVISA, TRIPICTURES y CIRCULO DIGITAL a publicar el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, a su costa, en los diarios de tirada nacional EL PAÍS y EXPANSIÓN todo ello en el modo indicado en el fundamento de Derecho VII del presente escrito de demanda.

7º Que se condene a DUVISA, TRIPICTURES y CÍRCULO DIGITAL a abonar a la actora las costas del juicio".

SEGUNDO.- Después de diversos avatares procesales las pretensiones de la parte demandante se mantuvieron exclusivamente con respecto a la demandada DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS SA.

TERCERO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 23 de abril de 2010 , cuyo fallo era el siguiente:

"Que DEBO ESTIMAR Y ESTIMO la demanda interpuesta por el procurador D. Aníbal Bordillo Huidobro, en nombre y representación de KONINKLIJE PHILLIPS ELECTRÓNICS N.V. contra DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS, S.A. (DUVISA), representada por el procurador D. Carlos Alberto De Grado Viejo, DECLARANDO:

a) Que PUBLICACIONES VIDEOGRÁFICAS S.A. (DUVISA) de PHILIPS (patentes de invención europeas EP 460.764 y EP 789.910) al fabricar, ofrecer distribuir y comercializar discos DVD-VIDEO que han sido fabricados sin licencia de la actora (sic).

CONDENANDO:

1) a DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS, S.A. (DUVISA) a estar y pasar por la anterior declaración.

2) a cesar en la fabricación , ofrecimiento, comercialización, distribución y cualquier otro acto de explotación de discos DVD- VIDEO fabricados sin licencia de PHILLIPS y a abstenerse en lo sucesivo de realizar cualquier acto de explotación en la infracción de las patentes de invención europeas EP 460.764 y EP 789.910 de PHILLIPS.

3) a indemnizar a PHILLIPS por los daños y perjuicios causados por la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en la cantidad total de 1.920.538 $.

4) a publicar el fallo de la sentencia que se dicte en este procedimiento, a su costa, en los diarios de tirada nacional de EL PAÍS y EXPANSION, todo ello en el modo indicado en el Fundamento de Derecho VII del escrito de demanda.

ORDENANDO:

El embargo de los discos DVD-VIDEO fabricados sin licencia de PHILLIPS que obren en poder de DUPLICACIONES VIDOGRÁFICAS, S.A. (DUVISA), para su posterior destrucción.

Todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada. "

CUARTO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por las respectivas representaciones de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (PHILIPS) y de DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS SA se interpusieron sendos recursos de apelación que, admitidos por el mencionado juzgado y tramitados en legal forma, con oposición a cada uno de ellos de la respectiva contraparte, han dado lugar, tras la recepción de los autos en este tribunal con fecha 6 de septiembre de 2011, a la formación del presente rollo ante esta sección de la Audiencia Provincial de Madrid, el cual se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

La deliberación por los miembros del tribunal fue celebrada con fecha 28 de junio de 2012.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.

QUINTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia dictada en la primera instancia, que apreció la vulneración por parte de DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS SA de los derechos de exclusiva que confieren a la demandante, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (PHILIPS), la titularidad de las patentes de invención con los números de publicación ES 2109253 y ES 2159040 (relativas a la tecnología óptica para la fabricación de discos DVD-VIDEO, que están incorporadas a estándares técnicos de fabricación), ha sido objeto de recurso por ambas partes, en los siguientes términos: 1º) la actora le reprocha haber obviado el pronunciamiento relativo a la reclamación indemnizatoria por daño emergente (101.362 euros) que, además de la de lucro cesante, se contenía en su demanda; y 2º) la parte demandada interesa la nulidad de las actuaciones practicadas en la primera instancia, debiendo retrotraerse, en su opinión, lo actuado hasta el defecto cometido, por no habérsele concedido la oportunidad de efectuar la valoración de la prueba acordada como diligencia final; subsidiariamente, reclama una moderación (a 1.301.238,54 $) de la indemnización otorgada a favor de la contraria por lucro cesante y sobre la premisa de tal reducción solicitaba no sufrir la imposición de las costas de la primera instancia.

Analizaremos las argumentaciones vertidas por ambas partes y aplicaremos con igual rigor las exigencias procesales que entendemos respectivamente incumplidas en cada caso, lo que va a condicionar, en gran medida, la suerte de las respectivas apelaciones.

SEGUNDO.- La parte demandante alega en su recurso que la sentencia de la primera instancia habría obviado el pronunciamiento que procedía respecto a la reclamación indemnizatoria por daño emergente que, además de la de lucro cesante, efectuaba en su demanda (que inicialmente ascendía a 181.362 euros, pero luego se redujo a 101.362 euros, en concepto de gastos sufridos para la investigación y comprobación de las actuaciones infractoras padecidas). Se alega en el recurso que se trataría de una clara omisión cometida por la juzgadora "a quo" al fallar el pleito, lo que incluso se deduciría del tenor de la fundamentación jurídica de su resolución, de la que se desprendería lo que pudiera ser un involuntario error por parte de aquélla.

Este tribunal aprecia, sin embargo, un óbice de índole procesal que obsta toda ocasión de entrar en segunda instancia al enjuiciamiento de tal pretensión. No hay que olvidar que la posibilidad de alegar en apelación la comisión en la instancia anterior de una infracción procesal exige la previa denuncia de que se ha incurrido en la misma precisamente en el momento oportuno para ello, según impone el artículo 459 de la LEC . Que la infracción haya podido ser cometida en la sentencia, como ocurriría con un defecto de incongruencia omisiva ( artículo 218.1 de la LEC ), y no en trámites previos a esa decisión final del juez, no significa que no exista un cauce de denuncia diferente al de la propia apelación, pues la ley contempla precisamente un mecanismo específico para la subsanación y complemento de resoluciones judiciales defectuosas o incompletas, el cual está previsto en el artículo 215 de la LEC . La utilización de esa vía, que está a disposición de las partes, entrañaría la tempestiva denuncia de la infracción procesal sufrida que exige el citado artículo 459 de la LEC .

La jurisprudencia ( sentencias de la Sala 1ª del TS 12 de noviembre de 2008 , 16 de diciembre de 2008 y 28 de junio de 2010 ) ha sido, además, especialmente rigurosa en cuanto al cauce que debe seguirse para poder denunciar la incongruencia omisiva (infra o citra petitum) por vía de recurso. En concreto, en la última de las reseñadas resoluciones, el Tribunal Supremo, con cita de las otras dos precedentes, señala que: "El artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC , y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva".

La aplicación de la norma citada, a la luz de la jurisprudencia que interpreta su alcance ( artículo 1.6 del C. Civil ), supone que si la demandante consideraba que la sentencia dictada en primera instancia debería haber emitido un pronunciamiento otorgando una indemnización por daño emergente, porque se trataba de una pretensión formulada en su demanda, debió dicha parte, al comprobar que aquél había sido omitido, solicitar el oportuno complemento de la sentencia al amparo del artículo 215.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil . Sólo desestimada tal pretensión cabría luego plantearla en apelación. No se trataba de un trámite potestativo, sino preceptivo, de modo que su no utilización en la primera instancia impide denunciar, vía apelación, la posible infracción procesal que hubiera podido ser cometida ( artículo 459 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ).

TERCERO.- La parte demandada persigue como objetivo principal de su recurso que sea decretada por este tribunal la nulidad de las actuaciones practicadas en la primera instancia, a causa de que la juzgadora, tras ordenar como diligencia final (mediante auto de 3 de febrero de 2010) que fuese elaborado un dictamen complementario al que había emitido en su momento el perito economista Sr. Luis Andrés (que intervino en el acto del juicio a instancia de la parte actora y fue durante aquél interrogado por las partes), habría dictado luego, sin embargo, sentencia sin haber concedido previamente a las partes el plazo de cinco días que prevé el artículo 436 de la LEC para que pudieran resumir y valorar el contenido de dicha diligencia probatoria antes de que el juez dictase sentencia.

Constatamos, sin embargo, a tenor de la secuencia temporal que se desprende de las propias actuaciones procesales, que no se trata de que la juzgadora de la primera instancia tomase en cuenta una prueba practicada como diligencia final, sin conferir antes a las partes la posibilidad de efectuar alegaciones para valorar su resultado, lo que podría, tal vez, haber influido en la conformación de la convicción de quien debía resolver y haber conllevado entonces una eventual infracción de los principios de audiencia y defensa. Por contra, lo que ocurrió, a la vista del decurso procesal que figura en autos, es que, simplemente, tras aguardar más de dos meses, se falló finalmente el litigio por la juzgadora (mediante sentencia que data del 23 de abril de 2010 ) sin esperar más tiempo para conocer el resultado de la referida diligencia final (pues el informe complementario no fue presentado por perito hasta el ulterior día 3 de mayo de 2010, es decir, tres meses después de que fuese acordado). Esto es relevante, porque tal modo de actuar equipararía el supuesto al de la falta de práctica de una prueba acordada en la primera instancia, lo que conferiría derecho a las partes a interesar su incorporación en la segunda instancia, mas no les habilitaría para reclamar la nulidad de actuaciones por la falta de un elemento de prueba (precisamente porque la alternativa precedente daría una posibilidad de satisfacción al interesado).

Aunque la recurrente no se queja precisamente de la falta de tal medio de prueba, sino sólo de la carencia de oportunidad para haberlo podido valorar, tal planteamiento resulta inadmisible, porque si no hubo tal trámite de conclusiones escritas del artículo 436 de la LEC es porque no le había precedido la previa incorporación al proceso, en tiempo (20 días, según el artículo 436 de la LEC , al que se remitía la resolución judicial) y forma, de la diligencia probatoria al que debería ir referido (la posibilidad de efectuar alegaciones sobre el resultado concreto del aludido informe complementario exigiría la preexistencia del mismo en el seno del proceso).

No basta el mero ulterior acceso material a los autos, fuera ya de plazo, de un instrumento para que goce de eficacia probatoria, sino que es preciso que se produzca su incorporación al proceso en tiempo y forma. Para ello, una vez que ya se había fallado sobre el pleito en primera instancia sin la presencia de dicha prueba, hubiera sido precisa una petición de parte, en concreto de la proponente de ese medio probatorio, dirigida de manera explícita a la Audiencia Provincial en el marco de su escrito de interposición de recurso o incluso en el de oposición al mismo, para que este tribunal pudiese decidir sobre la pertinencia de la inclusión en el proceso de dicho dictamen complementario, ulterior a la sentencia de primera instancia, lo que sólo podría hacerse, a esas alturas, a través del trámite previsto para incorporación de pruebas en la segunda instancia ( artículo 460.2.2ª de la LEC ). Sin embargo, una solicitud de esa índole no se ha producido en momento alguno en fase de apelación.

El derecho de las partes a utilizar los medios de prueba precisos para convencer al órgano judicial de la exactitud de los hechos alegados, al que alude el artículo 24.2 de la Constitución , emana del derecho de defensa y podría, en efecto, resultar infringido si no se admitiesen medios probatorios que, siendo pertinentes, hubiesen sido propuestos o que habiendo sido admitidos dejaran de practicarse. Ahora bien, ya que se trata de un derecho de configuración legal ( sentencia del TC de 14 de enero de 2004 ), habrá de ejercerse por los cauces que el legislador establece, es decir, dentro del proceso y cumpliendo los requisitos establecidos en éste (proposición en tiempo y forma, referida a medios probatorios autorizados por el ordenamiento jurídico y que tengan relación con el "thema decidenci"), interpretados de un modo razonable que no implique una limitación sustancial del derecho de defensa. Las reglas procesales imponen formas y premisas que son de orden público y están en la ley para ser cumplidas como garantía de que el proceso se regirá por un cauce previsible que no pueda generar riesgo de indefensión a ninguna de las partes.

En el caso del derecho a la prueba no sólo es preciso que la parte proponga un determinado medio probatorio sino que también exija su efectividad ( sentencia del TC de 11 de septiembre de 1995 ) utilizando, si fuera necesario, los correspondientes recursos para reclamar que la prueba sea admitida, practicada y valorada.

La práctica en la segunda instancia de la prueba faltante ( artículo 460 de la LEC ), y no la nulidad de actuaciones ( artículos 235.3º de la LEC y 238.3º de la LOPJ ), es, precisamente, el modo legalmente previsto en el proceso civil para garantizar los derechos de la parte que entienda que ha sido indebidamente privada en la primera instancia de alguno de los medios probatorios que le interesasen. Sin embargo, para ello resultará preciso que el afectado aproveche tal nueva oportunidad contemplada en el artículo 460 de la LEC , solicitando al tribunal, en tiempo y forma, de manera motivada, la práctica de la correspondiente prueba. No cabrá la mera crítica por la ausencia de una prueba, cuando la parte interesada podía haber pedido que se practicase en la segunda instancia y, sin embargo, no lo hubiese hecho. Como tampoco servirán las alusiones a un medio de prueba que no llegó a incorporarse al proceso en legal forma, lo cual podría haberse solucionado con la expresa proposición del mismo en fase de apelación.

No cabe decretar la nulidad de actuaciones por defectos procesales si con ellos no se ha ocasionado indefensión ( artículo 235.3º de la LEC y 238.3º de la LOPJ en relación con el artículo 24 de la Constitución ) y ésta no puede apreciarse cuando resulte imputable al propio interesado. El que dispone de la posibilidad de solventar un problema y, sin embargo, no la aprovecha, no puede pretender que se desbarate todo lo actuado. No resulta admisible que se alegue que se ha padecido un perjuicio que derive del comportamiento seguido por la propia parte por falta de una conducta diligente en la defensa de sus propios intereses. De ahí que el T.C. (sentencia 60/1983, de 6 de julio ) haya señalado que no sufre indefensión quien pudiendo defender sus intereses legítimos por medio de las distintas armas que le ofrece el ordenamiento no ha usado de ellas con la pericia técnica suficiente.

La apelante no puede aducir indefensión por no haber podido valorar un medio de prueba que ni tan siquiera llegó a ser incorporado en tiempo y forma a los autos, dándose la paradoja de que habiendo dispuesto de un cauce para remediarlo lo ha obviado y ha planteado, en cambio, una petición procesal inviable. Subrayamos que la citada pericial no era, ni tan siquiera, originariamente un medio de prueba propuesto por la demandada, sino por la contraparte. No obstante, ya que la juzgadora acordó, como reseña en su resolución, precisamente a instancia de la parte demandada (que así lo pidió al evacuar su informe y conclusiones en el acto del juicio, según hemos podido escuchar en el acta audiovisual) la realización de la citada diligencia final, si ésta no llegó a practicarse en tiempo y forma, lo que debería haber interesado dicha parte, en el mejor de los escenarios posibles para ella (pues en otro caso, de considerarse prueba instada de contrario, ni tan siquiera tendría derecho a solicitar ni su práctica ni mucho menos una oportunidad para la valoración de una prueba no realizada), es la incorporación de la misma a la segunda instancia, por los trámites previstos al efecto en el artículo 460.2.2ª de la LEC , que es el específicamente establecido por el legislador para supuestos como éste. Sólo esa actuación procesal podría haber permitido tanto la admisión de tal prueba en la segunda instancia, como la celebración de vista pública en esta sede, para que las partes pudiesen, además de efectuar el eventual interrogatorio al perito sobre ese informe complementario, si es que fuese de su interés el hacerlo ( artículo 347 de la LEC ), exponer sus conclusiones sobre la valoración de dicha diligencia probatoria, que ya entonces estaría eficazmente incorporada al proceso.

En consecuencia, no sólo es que este tribunal no pueda acceder a decretar la nulidad que pretende la demandada, ni a retrotraer, en consecuencia, ninguna actuación procesal, es que tampoco puede entrar a valorar un informe pericial complementario que no se incorporó al proceso en tiempo y forma y del que no se ha pedido su admisión como prueba en esta segunda instancia. Esto es de gran trascendencia, pues también acarrea la ineludible desestimación de la pretensión relativa a la modificación de la condena impuesta por lucro cesante, pues la única razón que se aducía para ello se sustentaba en el citado medio probatorio que no ha tenido formal acceso al proceso.

CUARTO.- La parte demandada interesaba asimismo que no debería ser condenada al pago de las costas de la primera instancia, pero ello lo hacía, según deducimos de su escrito de apelación, partiendo precisamente de la premisa de que este tribunal accediese a la reducción de la indemnización que ella solicitaba en su recurso. De nuestros precedentes razonamientos puede extraerse que este tribunal no ha concedido tal moderación de la condena indemnizatoria impuesta en la primera instancia, por lo que perece la razón aducida por la apelante para que este tribunal pudiera plantearse una modificación de la decisión en costas adoptada en la primera instancia. Por otro lado, no nos parecería lógico extraer de oficio consecuencias al respecto que sólo pudieran traer causa de la desafortunada circunstancia de la existencia de una omisión no oportunamente subsanada en la primera instancia, que no sería acorde a los postulados de la equidad, lo cual ha de ponderarse a la hora de aplicar las normas ( artículo 3.2 del C Civil ).

QUINTO.- En cuanto a las costas correspondientes a esta segunda instancia, la desestimación de los respectivos recursos acarrea la imposición a cada parte apelante de las que haya ocasionado con su correspondiente apelación, según lo establecido en el nº 1 del artículo 398 de la LEC .

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

Fallo

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV (PHILIPS) contra la sentencia dictada el 23 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 1429/2007. E imponemos a dicha parte las costas derivadas de su recurso.

Desestimamos asimismo el recurso de apelación interpuesto por la representación de DUPLICACIONES VIDEOGRÁFICAS SA contra la sentencia dictada el 23 de abril de 2010 por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, en sede del juicio ordinario nº 1429/2007. E imponemos a dicha parte las costas derivadas de su recurso.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.