Sentencia Civil Nº 18/2015, Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 85/2014 de 27 de Enero de 2015

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 85/2014-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 269/2013

JUZGADO MERCANTIL Nº 2 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 18/2015

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN F GARNICA MARTIN

DOÑA BLANCA TORRUBIA CHALMETA

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a 27 de enero de 2015

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 269/2013 ante el Juzgado Mercantil nº 2 de Barcelona, a instancia de Doña Paloma García Martínez, procuradora de los tribunales y de Don Eladio , contra GRUPO KOERNER S.L., representado por el procurador de los tribunales Don Alfonso Flores Muxí, sobre infracción de marcas y competencia desleal.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 25 de noviembre de 2013 .

Antecedentes

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: 'Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por parte de Don Eladio , contra GRUPO KOERNER S.L., debo desestimar la demanda presentada contra ésta, absolviéndola de todas las pretensiones'.

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte actora. La parte demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre de 2014.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

Fundamentos

PRIMERO .- El demandante Don Eladio interpuso demanda por infracción de derecho de marcas y competencia desleal contra GRUPO KOERNER S.L., en defensa de los derechos que ostenta sobre la marca INOXCROM. Para la resolución del recurso hemos de partir de la relación de hechos probados que contiene la sentencia apelada, en la medida que no han sido cuestionados, a la que añadiremos otros hechos que no son controvertidos o que resultan de documentos que no han sido impugnados:

1º) Don Florencio (padre del demandante) constituyó una empresa familiar que desde los años 60 ha venido utilizando la marca y el nombre comercial 'INOXCROM'. En 1964 se constituye INOXCROM S.A., sociedad participada por el propio Don Florencio y su mujer Doña Casilda , que continuó la actividad comercial de su fundador.

2º) El demandante Don Eladio es titular de las siguientes marcas registradas:

-Marca española núm. 189062/X 'INOXCROM' (denominativa), solicitada el 11 de octubre de 1946 y concedida el 16 de febrero de 1947, registrada para productos de la clase 16.

-Marca española núm. 957465/4 'X INOXCROM', solicitada el 7 de noviembre de 1980 y concedida 5 de junio de 1981, registrada para productos de la misma clase.

-Marca española núm. 2239438/9 'INOXCROM FREE INK', solicitada el 7 de junio de 1999 y concedida el 5 de enero de 2000 para productos de la misma clase.

-Marca española núm. 2288957/4 'INOXCROM SUPER CRYSTAL', solicitada el 8 de febrero de 2000 y concedida el 7 de marzo de 2000 igualmente para productos de la clase 16.

Esas marcas fueron utilizadas durante años por INOXCROM S.A. Sin embargo registralmente pertenecían a Doña Casilda , que posteriormente las transmitió a su hijo (hoy demandante) Don Eladio . En octubre de 1993 se suscribió un contrato de licencia entre INOXCROM S.A. y la Sra. Casilda , que amparaba el uso por aquélla de las marcas INOXCROM a cambio de un royalty del 0,4% de la facturación (documento cuatro de la contestación, al folio 233 ).

Al margen de las marcas reseñadas, titularidad de la Sra. Casilda , primero, y de su hijo Eladio , después, INOXCROM S.A. registró a su favor, tanto en España como en el extranjero, distintos signos distintivos que incorporaban el término 'INOXCROM', entre los que podemos destacar el nombre comercial núm. 46059 'INOXCROM S.A.', solicitado el 21 de julio de 1965 y concedido el 2 de noviembre de ese mismo año; la marca comunitaria núm. 1354851 'INOXCROM HI GEL GRIP' (denominativa), para productos de la clase 16, solicitada el 19 de octubre de 1999 y concedida el 16 de noviembre de 2000; la marca comunitaria núm. 1340181 'INOXCROM SAGA' (denominativa), también para productos de la clase 16, que fue solicitada y concedida en las mismas fechas; y la marca comunitaria núm. 8930075 'INOXCROM' (figurativa), para productos de las clases 14, 16 y 18, solicitada el 5 de marzo de 2010 y concedida el 5 de julio de 2010.

3º) INOXCROM S.A. solicitó concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil 7 de Barcelona (auto 827/2009 ), procedimiento que actualmente se encuentra en fase de liquidación (documento seis de la contestación). En el concurso se aprobó un plan de liquidación fechado el 24 de abril de 2012 que contemplaba como primera opción la venta de la unidad productiva (documento 7 de la contestación, folios 468 y siguientes).

En el proceso de venta de la unidad productiva, BLOND EUROPE S.L.U. (hoy, INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U.) presentó una oferta de adquisición el 22 de agosto de 2012 (documento 9 de la contestación). Por auto de 13 de septiembre de 2012 la unidad productiva se adjudica a INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U. Entre los activos se incluyeron, entre otros bienes y derechos, el nombre comercial núm. 46059 'INOXCROM S.A.' y la marca comunitaria núm. 8930075 'INOXCROM' (mixta). No se incluyeron, por el contrario, las marcas del hoy demandante -que las adquirió de su madre por donación el 23 de julio de 2012, es decir, una vez declarado el concurso-. Para llevar a efecto la transmisión de los derechos de propiedad industrial de la concursada a INOXCROM INTERNACIONAL, los administradores concursales, en representación de aquélla, otorgaron escritura pública el 21 de septiembre de 2012 ante el notario de esta ciudad Don Jaime Manuel de Castro Fernández (folio 255).

En el informe de evaluación de las ofertas para la adquisición de la unidad productiva, emitido por los administradores concursales el 4 de septiembre de 2012 (aportado por el demandante en la audiencia previa como documentos seis, al folio 494), se incluyó el siguiente pasaje: ' La marca INOXCROM no es propiedad de la concursada y, por lo tanto, no figura en el activo en la venta de la unidad productiva. El adquirente de la unidad productiva deberá negociar y llegar a un acuerdo con su propietario, caso de estar interesado en su uso'.

Como consecuencia de la adquisición de la unidad productiva, INOXCROM INTERNACIONAL se subrogó en el contrato de licencia, todo ello de conformidad con lo previsto en el plan de liquidación (folio 238).

4º) GRUPO KOERNER S.L. (sociedad demandada en este procedimiento) encabeza un grupo de seis sociedades, respecto de las que ostenta el 100% de sus acciones/participaciones. Entre esas sociedades participadas se encuentra la adjudicataria en el concurso INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U. (documentos uno y dos de la contestación).

5º) GRUPO KOERNER S.L. es titular de la web www.grupokoerner.com, en donde se mencionan las distintas sociedades que la integran, aludiendo a su nombre comercial. Entre ellas se encuentra INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U., a cuya web (www.inoxcrom.com) se accede desde la web corporativa del GRUPO KOERNER (pulsando en el nombre Inoxcrom).

6º) El demandante, que se considera con mejor derecho sobre la marca INOXCROM frente a INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U., por tener registrada la marca 189062 con efectos desde el mes de julio de 1946, ha iniciado distintas acciones frente a dicha entidad. En concreto, en el mes de febrero de 2013 Don Eladio interpuso demanda ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante (autos 102/2013) contra INOXCROM INTERNACIONAL, reivindicando la titularidad del nombre comercial 46059 'INOXCROM S.A.' y de las marcas comunitarias 'INOXCROM' (mixta), 'INOXCROM HI GEL GRIP' e 'INOXCROM SAGA'.

Por otro lado Don Eladio ha interpuesto frente a INOXCROM INTERNACIONAL ante la OAMI acciones de caducidad por falta de uso de las marcas comunitarias INOXCROM SAGA y INOXCROM HI GEL GRIP, así como de nulidad de las marcas comunitarias INOXCROM e INEXCOLOR.

SEGUNDO.- Don Eladio alegó en su escrito de demanda que la demandada GRUPO KOERNER habían infringido sus derechos de marca al comercializar material de escritura bajo la denominación INOXCROM, que es idéntica al registro del actor. Acompañó, en prueba de su pretensión, un acta notarial con diferentes impresiones de la web de la demandada (documento 3).

De igual modo el demandante alegó que la demandada había incurrido en los actos de competencia desleal tipificados en los artículos 4 (actos contrarios a la buena fe), 6 (actos de confusión) y 25 (actos de engaño) de la Ley de Competencia Desleal .

Por todo ello solicitó se condenara a la demandada al cese en el uso de la denominación 'INOXCROM', al pago de los daños y perjuicio causados, y a la publicación de la sentencia en dos periódicos de tirada nacional.

A tal pretensión de opuso la demandada, alegando, en síntesis, que GRUPO KOERNER no se dedica a la comercialización de material de escritura. Dicha sociedad es el holding de un grupo de sociedades entre las que se encuentra INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U., que es la que comercializa los productos. El uso que realiza la demandada del signo INOXCROM en su web no lo es a título de marca y, por tanto, en ningún caso implica infracción de las marcas de la actora. Niega, por tanto, que tenga legitimación pasiva ( ad causam).

En segundo lugar, en cuanto al uso que pueda realizar INOXCROM INTERNACIONAL S.L.U., que no es parte en este procedimiento, la demandada señala que tiene su amparo en la adquisición de la unidad productiva en el seno del concurso, que comprendió, entre otros activos, el nombre comercial 'INOXCROM S.A.' y distintas marcas con el signo INOXCROM. Considera, en cualquier caso, que no puede entrarse en este procedimiento a analizar la conducta de INOXCROM INTERNACIONAL.

TERCERO.- La sentencia desestima íntegramente la demanda. Tras remitirse a lo acontecido en el concurso de acreedores, el juez a quoconcluye que una de las empresas del grupo de la demandada (INOXCROM INTERNACIONAL) es titular legítima de varias marcas que incluyen el signo 'INOXCROM'. Por tal motivo puede utilizar dicha marca y todas las adquiridas en virtud de la adjudicación en el concurso. Por ello rechaza las acciones marcarias y de competencia desleal.

La sentencia es recurrida por el demandante. Alega, en síntesis, los siguientes motivos de impugnación:

-La sentencia omite hechos esenciales, que no valora, como la prioridad de los derechos del demandante sobre la marca INOXCROM, que se deriva de tenerla registrada con efectos desde el mes de julio de 1946.

-La marca INOXCROM no fue transmitida en el concurso, como resulta del informe de evaluación de la administración concursal en la liquidación de la unidad productiva. Por tal motivo la demandada no tiene un derecho de uso sobre ese signo.

-Los derechos sobre el nombre comercial y la marca comunitaria invocados por INOXCROM INTERNACIONAL (y que la sentencia concluye que legitiman la actuación de la demandada) se encuentran sometidos a distintos procedimientos judiciales y administrativos que cuestionan su validez. Por tal motivo postula la suspensión de este procedimiento (alegación tercera del recurso) por prejudicialidad administrativa, conforme al artículo 42.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil y al artículo 104 del Reglamento CE sobre marca comunitaria, en relación con el proceso ante la OAMI; y por prejudicialidad civil, conforme a lo dispuesto en artículo 43 de la citada Ley , en relación con la acción reivindicatoria de la que conoce el Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante.

-El signo INOXCROM utilizado por GRUPO KOERNER, al enlazar su web corporativa con la página web de INOXCROM INTERNACIONAL, carece de amparo legal. La marca y el nombre comercial registrados han sido objeto de impugnación. Y la demandada no puede invocar el principio o la doctrina de la 'inmunidad registral', dado que prevalece la prioridad del registro anterior del demandante.

-Se remite a los argumentos ofrecidos en la demanda sobre la infracción de los derechos de marca y la comisión de actos de competencia desleal.

La demandada se opone al recurso e interesa se confirme íntegramente la sentencia apelada. Insiste en los dos motivos de oposición que esgrimió en el escrito de contestación. En primer lugar, como sostiene la sentencia, que INOXCROM INTERNACIONAL tiene derecho a utilizar el signo INOXCROM por ser titular de diversos derechos de propiedad industrial adquiridos en el concurso de INOXCROM S.A. En segundo lugar -extremo que no fue analizado en la sentencia-, que GRUPO KOERNER no utiliza el signo INOXCROM a título de marca.

CUARTO.- Planteados los términos del debate, entendemos que el análisis ha de reducirse a la conducta que se atribuye a la demandada GRUPO KOERNER y, en concreto, en qué medida el uso que realiza del signo de INOXCROM en su web infringe los derechos del demandante o constituye un acto de competencia desleal. La cuestión no fue abordada en la sentencia de instancia (que se centró en examinar si el uso del signo estaba amparado por lo registros adquiridos por INOXCROM INTERNACIONAL en el concurso), pero ha insistido en ella la demandada en su escrito de oposición al amparo de lo previsto en el artículo 465.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil . En efecto, aunque en la demanda la parte actora parecía atribuir a GRUPO KOERNER la comercialización de 'material de escritura', bajo la denominación INOXCROM, a través de los mismos canales de distribución que el demandante (hechos tercero y cuarto), ante la oposición de la demandada en el sentido de que esa actividad la desarrollaba INOXCROM INTERNACIONAl, en la audiencia se concretó el objeto del procedimiento, reduciéndose al uso por GRUPO KOERNER en su página web del término INOXCROM y al enlace a la web de INOXCROM INTERNACIONAL que contiene aquella página (minutos 18 a 23).

Consideramos que no es posible ir más allá, adentrándonos en el uso de la marca por INOXCROM INTERNACIONAL, pues para ello habría sido necesario que la demanda se dirigiera contra dicha entidad. No es posible enjuiciar si el registro anterior de Don Eladio es prioritario frente al nombre comercial y a las marcas adquiridas por INOXCROM INTERNACIONAL en el concurso, dado que esta sociedad está directamente concernida por esa cuestión, resultaría directamente afectada por lo que aquí se decida e, insistimos, no ha sido demandada. Es más, las situaciones de prejudicialidad invocadas por el demandante en su recurso, relacionadas con los procedimientos en los que se ventilan la validez de los títulos de INOXCROM INTERNACIONAL (ante la OAMI y ante el Juzgado de lo Mercantil 2 de Alicante), o la invocada por GRUPO KOERNER en la audiencia previa, relacionado con una acción por infracción de la marca de la que conoce el Juzgado de lo Mercantil 8, están referidas a pleitos ajenos a GRUPO KOERNER.

QUINTO.- Precisada cuál es la cuestión litigiosa y, en definitiva, los límites del recurso, estimamos, al igual que la demandada, que GRUPO KOERNER no realiza en su web corporativa un uso del término INOXCROM a título de marca y, por tanto, que la acción marcaria no puede prosperar. Ciertamente, el artículo 34 de la Ley de Marcas , tras conferir al titular de la marca registrada el derecho exclusivo de utilizarla en el tráfico económico, incluye en el llamado ius prohbibendi(párrafo tercero de dicho precepto), entre otras conductas, la prohibición de usar el signo infractor ' en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio' (apartado e/). El nombre de dominio establece una vinculación entre un sitio web y un sujeto, así como entre el sujeto y la actividad que desarrolla, que en muchas ocasiones es una actividad empresarial o profesional en la que se ofertan productos y servicios.

Es necesario, por tanto, que el uso del signo en la web lo sea a título de marca, lo que no acontece en el presente caso. Con la demanda se acompaña un acta notarial en el que se reproduce impresa la web corporativa de GRUPO KOERNER (documento tres, al folio 54). En ella se identifican las siete empresas del grupo, entre las que se encuentra INOXCROM INTERNACIONAL, que es la sociedad que ofrece productos en el mercado con el signo INOXCROM. En concreto, el término 'INOXCROM' en la web corporativa de GRUPO KOERNER se utiliza en el siguiente contexto, que transcribimos literalmente:

'INOXCROM recoge el testigo de 70 años escribiendo parte de la historia del sector de la escritura. Ubicados en Barcelona, con el privilegio de contar con nuestras propias instalaciones de producción, trabajamos cada día para ofrecer las mejores piezas de escritura a nuestros clientes en todo el mundo'

La web, por tanto, se limita a reseñar las sociedades del grupo (INOXCROM, CCM, EK SERVICES, KOERNER ENGENERING SERVICE, EKOLOGICA y CFIT), con una breve explicación de su objeto. El contenido meramente corporativo no conlleva actividad comercial. No se identifica ningún producto con el signo supuestamente infractor ni se utiliza la web con fines publicitarios. El que desde la web de GRUPO KOERNER se pueda acceder, mediante un enlace directo, a la página web de INOXCROM INTERNACIONAL, tampoco implica un uso a título de marca. El usuario advertirá sin dificultad que es INOXCROM INTERNACIONAL la empresa que oferta sus productos y servicios con el signo INOXCROM.

Por los motivos expuestos, debemos confirmar la desestimación de la acción por infracción del derecho de marca.

SEXTO.- Y por los mismos motivos tampoco puede prosperar la acción por competencia desleal. Debemos rechazar, en primer lugar, que puedan sancionarse como desleales, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal , conductas que están tipificadas en otras disposiciones. La cláusula general ha de aplicarse de forma autónoma, para reprimir conductas que no pueden ser subsumidas en los supuestos contemplados en la tipificación particular, lo que no acontece en el presente caso, en el que la propia demandante señala quela conducta de la demandada encaja en los artículos 6 , 12 y 25 de la LCD .

El apelante justifica los actos desleales de la demandada en uso efectivo del signo INOXCROM en el mercado, uso que, como hemos expuesto, no se lleva a cabo. Así, en relación con los actos de confusión del artículo 6, el demandante alega que existe riesgo de asociación por parte de los consumidores, dado que 'el público en general creerá erróneamente que los productos y servicios de la ahora demandada pueden provenir'del actor; en relación con los actos de engaño del artículo 25, alega que la demandada ' ha creado un verdadera situación de confusión en el público, ya que el signo identificativo de la procedencia concreta correspondiente a mi representado ha sido utilizado por la demandada, dando lugar a que los consumidores de los servicios de ésta piensen erróneamente que estaban consumiendo los de aquél';y, en relación con los actos de explotación de la reputación ajena del artículo 12, el demandante entiende que 'el signo usado por la demandada da lugar a que el público relacione erróneamente a ambas partes en el presente procedimiento'.

En definitiva, GRUPO KOERNER no identifica su actividad ni sus productos con el signo INOXCROM. Ni está presente ni concurre en el mercado con ese signo, que sólo lo utiliza INOXCROM INTERNACIONAL, siendo irrelevante, a estos efectos, la presencia de dicha empresa en la web corporativa de la demandada.

Por todo ello desestimamos el recurso de apelación y confirmamos la sentencia apelada.

SEPTIMO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , se imponen las costas de esta alzada a la recurrente.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de Don Eladio , contra la sentencia de 25 de noviembre de 2013 , que confirmamos, con imposición de las costas de esta alzada a la apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.