Sentencia Civil Nº 161/2010, Juzgados de lo Mercantil - Barcelona, Sección 1, Rec 343/2009 de 06 de Mayo de 2010

Encabezamiento

Juzgado Mercantil 1

Barcelona

J. Ordinario núm. 343.09C

Actor: GRUPOTEL DOS,S.A

Demandado: CLUBOTEL LA DORADA,S.L

Procurador del actor: D. Ángel Montero Brussel

Procurador del demandado: D. Jesús Acín Biota

SENTENCIA núm. 161/2010

En Barcelona, a seis de mayo de 2010.

En este Juzgado se ha tramitado y celebrado el juicio ordinario arriba referido, que se ha seguido a instancia del actor, GRUPOTEL DOS,S.A , contra el demandado, CLUBOTEL LA DORADA,S.L.

Antecedentes

PRIMERO. Las presentes actuaciones se iniciaron por demanda de la referida actora.

Tras citar los hechos y razonamientos jurídicos que estimó de interés en el caso, terminó suplicando que, previos los oportunos trámites legales, se dictara sentencia por la que se condenara al demandado en los siguientes términos:

SEGUNDO. Admitida a trámite la demanda, se emplazó al demandado a fin de que contestara en el improrrogable término de veinte días, dentro del cual compareció oponiéndose a la demanda planteada.

TERCERO. Señalada la oportuna audiencia previa, se celebró, se fijaron las cuestiones fácticas controvertidas y se resolvió sobre la prueba propuesta, quedando los autos conclusos para sentencia.

CUARTO. El número de entrada de asuntos en este Juzgado, la urgencia de algunas de las cuestiones que se plantean (extinciones colectivas de relaciones laborales, medidas cautelares, diligencias de comprobación, enajenación anticipada de activos, resolución de contratos...) han impedido observar el plazo para dictar sentencia

Fundamentos

1.- De la prueba practicada, resulta acreditado que la actora es titular de la marca M-2204177 "Grupotel" y A-4442208 "Grupotel" la primera para la clase 42 y la segunda para las clases 39,41 y 43 (certificaciones aportadas). También resulta acreditado que la sociedad demandada hace uso del signo titular de la actora al adquirir, ser titular y operar los dominios de internet "gruphotel.org y gruphotel.net", ofertando en las páginas web alojadas en los referidos dominios servicios de un Club de Vacaciones identificado como Grupotel, como resulta del acta notarial aportada como documento cinco de la demanda. El demandado admite ser titular de los dominios, aunque niega que las páginas alojadas hayan sido creadas por el mismo, extremo que no puede resultar probado en la medida que los hechos que alega no han resultado acreditados y tampoco ha realizado esfuerzo probatorio dirigido a tal fin.

2.- Los hechos anteriormente relatados, en la medida que el signo es conceptual y fonéticamente el mismo y gráficamente difieren sólo en la intercalación de una "h" y se utiliza para distinguir los mismos productos con que el actor los distingue (resultando además acreditada la confusión de la documental aportada por el actor), constituyen una infracción de los derechos marcarios del actor con arreglo a los artículos 34.1 y 34.2.b) de la Ley de Marcas como ha interpretado en un caso semejante, además, la AP de Barcelona, S.15ª (S.16.7.2008 citada por el actor), máxime cuando el demandado no ha puesto en entredicho que el nombre de dominio cumple una función marcaria (en el mismo sentido AP de Barcelona, S.15ª, S.13.5.2005 , también citada por la actora), lo que confiere derecho al actor a prohibir al demandado, con arreglo a los artículos 34.3 a), d) y e) de la LM, distinguir sus productos y servicios, publicitarlos o divulgarlos por cualquier medio, incluido internet y no cabe duda que el dominio y las páginas que alojan lo son.

3.-El actor en defensa de su derecho ejercita acción de cesación que debe prosperar, fijando con arreglo al artículo 44 LM una multa de 600 euros por cada día posterior a los veinte después de la firmeza de la sentencia hasta la observancia de lo acordado, condenándole a modificar el dominio y las páginas web que aloja, así como el nombre comercial con que se identifica en el mercado. El demandado no ha negado que la mención tenga la condición de nombre comercial y sea utilizado con tal fin.

4.- El actor ejercita así mismo acción de indemnización de daños y perjuicios. Solicita la condena de la demandada a pagarle el 1% de la cifra de negocio con los servicios ilícitamente marcados. Lo solicita como resarcimiento "por los daños morales" (folio 24 de los autos, 22 de su demanda). Su pretensión debe prosperar por más que la cantidad que solicita la obtiene calculando el 1% de la cifra de negocios del demandado según sus cuentas anuales del ejercicio 2007 y no existe indicio alguno en los autos que permita deducir, a la vista de la contestación y la actividad que el demandado dice desarrollar, que toda la cifra de negocios del infractor lo es con la violación controvertida: el objeto social de la demandada es la administración y prestación de servicios de limpieza, jardinería y mantenimiento de inmuebles sujeto a régimen de aprovechamiento por turno y de inmuebles sujetos a régimen de tiempo compartido y multipropiedad y en su contestación insiste en que es una empresa de servicios para cinco complejos turísticos que han sido promovidos por otra sociedad, CLUB ESTELA DORADA,S.L,. No obstante, entiendo que fijada la cifra por el actor con la contabilidad del demandado que tiene a su alcance y conforme a sus alegaciones, correspondía al demandado acreditar la realidad de sus alegaciones y, lo que es más importante, qué parte concreta de su cifra de negocio no guarda vinculación con la infracción analizada. Le resultaba exigible porque es quien cuenta con los medios para acreditarlo. La demanda también debe en este extremo prosperar.

5.- Solicita también el actor la publicación de la sentencia en un diario de las Islas Baleares y otro de los de mayor difusión nacional. De la prueba aportada por el actor, resulta que existen diferentes foros en internet en que se refieren a grupotel, sin más concreción, como un estafador, documento siete no impugnado. Por esa razón, entiendo que la publicidad solicitada resulta necesaria como medio para tratar de reparar la confusión originada por los hechos enjuiciados. EN contra de las pretensiones del actor, la publicidad no será de toda la sentencia porque no cumple la finalidad pretendida; se publicará una nota de prensa, con el contenido que se dirá, y la publicación se hará en el diario EL PAÍS atendida la procedencia de quienes han sido víctimas de la confusión, de diferentes lugares del territorio nacional, tal y como deriva del documento siete antes referido. Entiendo que la publicación en un diario de la provincia no cumple una función reparadora adicional a la pretendida porque precisamente los destinatarios de los servicios distinguidos con la marca habitualmente, por el tipo de servicio y/o producto comercializado, no son residentes en la provincia en que se comercializa; respecto de los que en la provincia pudieran serlo o en lo que el prestigio del actor pudiera haber resultado afectado en la provincia, entiendo que la difusión en un diario de difusión nacional cumple la pretendida finalidad, sobre todo si se publica un domingo, compensando así la menor difusión acordada respecto de la solicitada.

6.-De conformidad con lo que se establece en el art. 394.1 LEC , estimada sustancialmente la demanda, procede hacer imposición de las costas al demandado.

Fallo

1.- Estimar la demanda interpuesta por GRUPOTEL DOS,S.A, representado por el Procurador D. Ángel Montero Brussel contra CLUBOTEL LA DORADA,S.L en los siguientes términos:

a) Declarar CLUBOTEL LA DORADA,S.L viola los derechos de propiedad industrial de la actora sobre sus marcas M-2204177 "Grupotel" y A-4442208 "Grupotel" la primera para la clase 42 y la segunda para las clases 39,41 y 43

b) Condenarla a cesar en la utilización del signo Grupotel tanto como nombre comercial, como nombre de dominio o página web, prohibiéndole hacerlo en el futuro, fijando una indemnización de 600 euros por cada día, una vez transcurridos veinte desde la firmeza de la sentencia, de demora en el cese acordado.

c) Condenarla a pagar al actor la cantidad de 36.184 euros

d) Condenarla a publicar un domingo en el diario EL PAÍS una nota en que se recoja el siguiente texto con el mismo tipo de letra, negrita, tamaño y mayúsculas:

"El Juzgado Mercantil número uno de Barcelona ha dictado una sentencia de fecha seis de mayo de 2010 , firme en fecha.... en la que declara que CLUBOTEL LA DORADA,S.L ha violado los derechos de propiedad industrial de GRUPOTEL DOS,S.A sobre sus marcas M-2204177 "Grupotel" y A-4442208 "Grupotel", la primera para la clase 42 y la segunda para las clases 39,41 y 43, al alojar en el dominio que incorpora la marca páginas web en que se identifica y distingue servicios de Club de Vacaciones con el referido signo. En la referida sentencia, el Juzgado ha condenado a CLUBOTEL LA DORADA,S.L a cesar en la violación del signo infractor, le prohíbe hacerlo en un futuro y la condena a indemnizarle por los perjuicios económicos que le ha ocasionado."

2.- Notificar esta resolución a las partes comparecidas, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación en el término de cinco días a partir del siguiente al de su notificación, que debe prepararse ante este mismo juzgado, debiendo con su interposición, acreditar, en su caso, el pago de la tasa correspondiente.

3.- Llevar el original de esta resolución al Libro de Sentencias de este Juzgado, dejando copia certificada en el expediente

Así lo acuerdo y firmo Enrique Grande Bustos, Juez del Juzgado Mercantil número Uno de esta localidad.

PUBLICACIÓN. La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el Sr. Juez que la suscribe en la Audiencia Pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.