Sentencia Civil Nº 120/2008, Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 142/2007 de 16 de Septiembre de 2008

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO

C/Pardo Gimeno, 43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento: JUICIO ORDINARIO núm.142/2007

Parte demandante: UNIVERMOBLE SA

Procurador: SR. RICARDO MOLINA SÁNCHEZ HERRUZO

Abogado: D. IGNACIO ALAMAR LLINAS

Parte demandada: FRANQUICIAS SILVASSA SL, COMPAÑÍA BENSIA SL y DAER MOBILIARIO SL

Procurador: SR. JUAN IVORRA MARTINEZ, SR. VICENTE JIMÉNEZ IZQUIERDO y SR. JUAN CARLOS OLCINA FERNANDEZ

Abogado: D. IGNACIO DE ANDRES AGUERRI , D. RAUL PALACIN RAMOS y D. DANIEL BELLIDO DIEGO- MADRAZO

SENTENCIA núm. 120/08

En Alicante, a 16 de septiembre de 2008

Vistos por mí, Ilmo. Sr. Rafael Fuentes Devesa, Magistrado Juez del Juzgado de Marca Comunitaria num Uno, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos con el número 142/2007 promovidos a instancia de UNIVERMOBLE SA, representado/a por el/la Procurador/a SR. RICARDO MOLINA SÁNCHEZ HERRUZO y defendido/a por el/la letrado/a D. IGNACIO ALAMAR LLINAS contra FRANQUICIAS SILVASSA SL, COMPAÑÍA BENSIA SL y DAER MOBILIARIO SL representado/a/s por el/la Procurador/a SR. JUAN IVORRA MARTINEZ, SR. VICENTE JIMÉNEZ IZQUIERDO y SR. JUAN CARLOS OLCINA FERNÁNDEZ y defendido/a por el/la letrado/a D. IGNACIO DE ANDRES AGUERRI , D. RAUL PALACIN RAMOS y D. DANIEL BELLIDO DIEGO- MADRAZO ,respectivamente, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario y competencia desleal

Antecedentes

Primero - Que la meritada representación de la parte actora formuló demanda arreglada a las prescripciones legales en la cual, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimo pertinentes, solicitaba que se dictara sentencia que comprenda los siguientes pronunciamientos: "Declarando que la comercialización por la parte demandada del mobiliario copiado y que ha sido relacionado en esta demanda, constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial dimanante de su protección como modelos comunitarios registrados, así como un comportamiento desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo y del prestigio ajeno e imitación sistemática.

2.)Declarando que la oferta y difusión publicitaria realizadas por la parte demandada del mobiliario copiado y que ha sido relacionado en esta demanda constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial dimanante de su protección como modelos comunitarios registrados, así como un comportamiento desleal.

3.)Declarando que la inserción de fotografías escaneadas de los catálogos de UNIVERMOBLE / BANAK IMPORTA, en los folletos publicitarios de la demandada DAER MOBILIARIO, S.L. (COLECCION HOGAR - TUDELA) que han sido acompañados como Documentos nº 27 y 28 de la demanda, constituye un comportamiento desleal por imitación.

4.)Condenando a la demandada DAER MOBILIARIO, S.L. a la retirada inmediata de todos los folletos y demás material publicitario en los que se hubieran insertado fotografías escaneadas de los catálogos de UNIVERMOBLE / BANAK IMPORTA, y a su destrucción de forma fehaciente.

5.)Condenando a la parte demandada al cese en la oferta, comercialización, difusión publicitaria y de marketing por cualquier medio, incluida la realizada en internet, del mobiliario copiado de mi representada que ha sido relacionado en esta demanda.

6.)Condenando a la parte demandada a la inutilización y destrucción de forma fehaciente y a su costa de las existencias del mobiliario copiado de mi representada que ha sido relacionado en esta demanda que existiera almacenado en sus establecimientos o dependencias.

7.)Condenando a la parte demandada a la destrucción de forma fehaciente y a su costa del material publicitario y de marketing en el que se difunda el mobiliario copiado de mi representada que ha sido relacionado en esta demanda y, en el supuesto de que no fuera posible la destrucción del mismo, a insertar junto a las fotografías del mobiliario copiado, la mención de "no disponible", así como a retirar en lo pertinente la página web de internet en la que figure el mobiliario copiado.

8.)Condenando a la parte demandada al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la compañía "UNIVERMOBLE, S.A. / BANAK IMPORTA" por la infracción de los derechos de propiedad industrial y por las prácticas desleales realizadas.

9.)Condenando a la compañía demandada a la publicación del Fallo de la Sentencia que en su día se dicte, a elección de la parte actora, en dos periódicos de ámbito nacional, y en un periódico de ámbito regional correspondiente al municipio de la parte demandada y, en su caso, de sus almacenes."

Segundo.- Que admitida a trámite y acordada la reanudación al estar acordado el archivo provisional por suspensión inicial a instancia de la actora, se dispuso el emplazamiento de la/s parte/s demandada/s para que en el término legal, compareciere/n en autos y contestara/n aquélla, verificándolo en tiempo y forma, mediante la presentación de escrito de contestación, en el que solicito la desestimación de la demanda, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables

Tercero.-Precluido el trámite de contestación a la demanda, se convocó a las partes personadas a la audiencia previa al juicio prevista en el art. 414, que tuvo lugar el día y hora señalado, con la asistencia de la parte actora y demandada/s personada/s, sin que se lograse acuerdo, se resolvieron las excepciones de procesales relativas a defecto legal en el modo de proponer la demandad, litispendencia e impugnación de cuantía y fijados los hechos no controvertidos, se interesó por las partes la práctica de las pruebas documental, testifical y pericial que se admitieron, señalándose la celebración del juicio

Cuarto - El día y hora señalados tuvo lugar el juicio, en el que se practicaron las diligencias probatorias declaradas pertinentes, y tras el trámite de informe y conclusiones, se dio por concluido el acto y visto para sentencia

Quinto.- En la sustanciación del presente juicio se han observado las prescripciones legales y demás de pertinente aplicación al supuesto de autos

Fundamentos

Primero: Planteamiento

1. La mercantil UNIVERMOBLE SA formula demanda contra FRANQUICIAS SILVASSA SL, COMPAÑÍA BENSIA SL y DAER MOBILIARIO SL por considerar que la actuación de estas ultimas constituye: a) infracción del derecho exclusivo que la primera tiene los modelos comunitarios nº 000120829-0010 (zapatero); nº 000120829-0032 (mueble de televisión); nº 000120829- 0033 (rack 3 de módulos); nº 000120829-0034 (rack de 4 módulos); nº 000244330-0021 (consola); nº 000120829-0014 (armario) y b) actos de competencia desleal respecto de los muebles no registrados como modelos comunitarios consistentes en cabecero DP0049; vitrina Quadro DP0150; vitrina DP0137 y jarra Ábaca LM008A y LM0009A

2. Dos son los fundamentos de las pretensiones declarativas y de condena trascritas en los antecedentes: a) el previsto para los modelos registrados comunitarios, con invocación de los arts 4,5,6,10,12 y 19 del Reglamento (CE) número 6/2002 del Consejo , sobre dibujos y modelos comunitarios (en adelante RDMC) y por remisión del art 88 del mismo cuerpo legal, los arts 53 y concordantes de la Ley española 20/2003, de 7 d julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI en adelante) y b) las acciones por competencia desleal, con alegación de los arts 1,2,3,5,11, 12 y 18 de la Ley Española 3/1991, de 1 de enero de Competencia Desleal (en lo sucesivo LCD) al considerar que se trata de actos desleal ( art 5 ), de imitación sistemática (art 11 ) y de aprovechamiento del prestigio ajeno (art 12 ) , adoleciendo de precisión a la hora de delimitar las conductas imputables a cada uno de los distintos codemandados

3. Los codemandados, en esencia, rechazan la existencia de cualquier infracción, ya del RDMC ya de la LCD, negando cualquier acto de comercialización, distribución, venta o importación de los muebles de la demandante, sin que la actora pueda pretender la protección especifica del RDMC por incumplimiento de los requisitos de novedad y singularidad de los modelos comunitarios invocados

4. Con carácter previo al estudio del objeto de debate conviene hacer varias precisiones atendido el resultado de la audiencia previa: a) respecto de FRANQUICIAS SILVASSA SL y COMPAÑÍA BENSIA SL no cabe analizar la infracción de los modelos nº 000120829-0010 (zapatero); nº 000120829-0032 (mueble de televisión) y nº 000120829-0034 (rack de 4 módulos) por estimarse en dicha audiencia previa la excepción de litispendencia) y b) es hecho no controvertido que la demandada DAER MOBILIARIO SL, que explota en régimen de franquicia (denominada Colección Hogar) una tienda de decoración en Tudela en la que vende muebles, fue la que mandó imprimir unos folletos por ella preparados en los que se incorporan varias fotografías de muebles que figuran en catálogos de BANAK, sin intervención en dicha elaboración de tales folletos de FRANQUICIAS SILVASSA SL y COMPAÑÍA BENSIA SL

Segundo.- La eficacia de los modelos comunitarios de la actora

5. Los modelos comunitarios registrados cuya protección se reclama antes identificados se tratan de modelos registrados en la OAMI, por lo que conforme al art. 85 RDMC se consideran válidos, correspondiendo a quien no esté de acuerdo impugnar su validez, al contrario de lo que ocurre con los no registrados.

6. Aclaraciones que devienen necesarias ante las alegaciones hechas en las contestaciones a la demanda e informes por las partes demandadas acerca de su falta de validez por carencia d novedad y/o de carácter singular (art 4,5 y 6 RDMC), que no pueden ser tenidas en cuenta como enervantes de la eficacia de los distintos modelos, que se consideran válidos por imperativo del art 85.1 al no impugnarse su validez en forma, bien mediante demanda de reconvención bien mediante excepción de nulidad por asistirles a los demandados un derecho nacional previo a tenor del art 25. 1.d) RDMC . Igual obligación, por otra parte, impone el art 94 RDMC a cualquier tribunal nacional que conozca de una acción distinta de las del art 81 del RDMC (que son las aquí entabladas).

7. Y ello es así aunque el procedimiento de registro solo comprende un examen de forma, con asignación de fecha de presentación, y un rápido examen de oficio que, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se limita a comprobar que se trata de un dibujo o modelo en sentido legal y que no es contrario al orden público o a las buenas costumbres; examen sumario, en el que no se verifica ni la novedad, ni el carácter singular del diseño solicitado, ni hay búsqueda de posibles anticipaciones basadas en derechos anteriores, y tras cual el dibujo o modelo se registra y se publica, produciendo desde entonces plenos efectos. Así lo ha dicho ya este Juzgado desde la primera sentencia dictada en esta materia (sentencia de 21/12/2005, asunto Panini contra Kellogg?s o la masa reciente de 26/6/2008 , entre otras) y el Tribunal de Marcas Comunitario en la sentencia de 29/7/2008 en un asunto con identidad parcial al presente. Por tanto, no se trata de determinar (ya que no se cuestiona en forma) si los modelos comunitarios de la actora son nuevos y poseen carácter singular, que son los requisitos necesarios para que un modelo sea protegido como modelo comunitario, por lo que son prescindibles los informes técnicos aportados por algunas de las partes, que dicho sea de paso, poca utilidad reportarían- en caso de analizarse- por su falta de rigor, ya sea por su generalidad ya sea por su parcialidad.

Tercero. La infracción de los modelos comunitarios registrados

8. No enervada en forma la validez de tales modelos comunitarios registrados, el art 19.1 RDMC bajo la rubrica "Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario " dice " Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que éste se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados."

9. En el caso que nos ocupa es un hecho no controvertido que DAER MOBILIARIO SL cuyo objeto es, entre otros, la venta de muebles en la tienda de decoración que tiene en Tudela, mandó imprimir unos folletos por ella preparados que incorporan varias fotografías de muebles entre las que figuran fotos de muebles que aparecen en catálogos de BANAK, entre ellos, los de los modelos comunitarios 000120829-0010 (zapatero); nº 000120829-0032 (mueble de televisión); nº 000120829-0033 (rack 3 de módulos); nº 000120829-0034 (rack de 4 módulos); nº 000244330-0021 (consola); nº 000120829-0014 (armario) ( doc num 3-4, 12 a 17 y 27- 28 de la demanda). Ello exime de cotejar los modelos comunitarios de la actora con los utilizados por la demandada DAER MOBILIARIO en sus folletos, pues son idénticos, ya que en realidad lo que hace la demandada es copiar en sus folletos las fotografías que reproducen esos modelos (mutiladas en parte) que aparecen en los catálogos de la actora de 2005 y 2006

10. Esta actuación, frente al parecer de la demandada, constituye infracción del ius prohibendi que goza la actora, pues implica una utilización en el tráfico económico de modelos comunitarios ajenos sin autorización alguna, con cobertura en el art 19.1 trascrito, que se limita a enumerar algunos ejemplos de utilización en una relación que no constituye numerus clausus, como lo pone de relieve el término "en particular "que antecede a la enumeración. Se trata de un uso publicitario de modelos ajenos, sin autorización ni justificación alguna (vgra. por tratarse de publicidad comparativa, respetándose los términos de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad y las Directivas de 10 de septiembre de 1984 y la de 6 de octubre de 1997 ), además haciéndolos pasar como propios, ofertándolos al publico, ya que aunque no se indique precio, referencia o dimensiones (como es habitual en los catálogos) no solo se contienen en un documento que publicita las prestaciones propias sino que expresamente en el apartado Mueble colonial ( en el que aparecen las fotografías que recogen los modelos objeto de la litis) se dice literalmente " Esta serie que les presentamos es una línea colonial, donde el acabado artesanal ... convierte a nuestros muebles en piezas únicas ..."

11. Cosa distinta es que no conste probado que DAER MOBILIARIO SL haya comercializado efectivamente esos muebles así, como aquellos de la actora no registrados en la OAMI antes apuntados, que figuran también en los folletos de la codemandada.

12. La carga de la prueba de esa comercialización le corresponde a la actora (art 217LEC ) , y no hay actividad probatoria bastante al respecto dado que: i) el informe del detective (doc num 37) y la declaración de su autor nada aportan, pues no visitó el establecimiento de DAER en Tudela; ii) igual ocurre con la testigo Juan Alberto que acompañó al detective a Zaragoza; iii) la declaración de Millán de que vio desde el escaparate un armario idéntico es manifiestamente insuficiente, ya que ninguna mención se hace de este hecho en la demanda, que permite tildar de sorpresiva la irrupción de este testigo en el juicio, vinculado a la actora (es agente comercial de la actora y titular de un tienda en Zaragoza al parecer franquicia de la actora), sin que deje de llamar la atención que sea el comercial de Zaragoza el que efectúe esa paupérrima comprobación visual y no el de la zona de Tudela, que precisamente no comparece a juicio ( Felix ) a pesar de estar propuesto como testigo por la actora. Tales circunstancias justifican que se minusvalore su fuerza probatoria (art 376LEC ) y que se revele insuficiente, máxime cuando no viene amparada por datos objetivos que no implican especial dificultad en su obtención, como pueden ser fotografías, facturas o presupuestos de compra ..., sin que finalmente ninguna venta refleje el perito judicial económico en su informe

13. La falta de prueba de la venta, si bien tiene trascendencia lógicamente en sede de indemnización, no exime a DAER MOBILIARIO SL de la infracción de los modelos comunitarios registrados, pues basta su utilización inconsentida en el tráfico económico, sin que esta protección esté reñida con la que la legislación de propiedad intelectual otorga al titular de los derechos de explotación de las meras fotografías (art 128 TRLPI ) que aquí no consta ni se ejercita, por lo que las referencias a la misma por el codemandado devienen superfluas

14. En cambio, ninguna prueba hay que permita imputar la infracción de los modelos comunitarios registrados a FRANQUICIAS SILVASSA SL, que es la sociedad titular de la franquicia COLECCION HOGAR, por las siguientes razones: a) el hecho de que la tienda de DAER MOBILIARIO forme parte de la red de franquicias no permita imputar sin más a aquélla la actuación de los franquiciados, al ser personas jurídicas distintas; b) FRANQUICIAS SILVASSA SL no tuvo relación con la elaboración de los folletos de DAER MOBILIARIO (doc. núm. 27 y 28), al admitirse en la audiencia previa como hecho no controvertido, por lo que las imputaciones en sentido contrario que después en el informe de conclusiones en el juicio lleva a cabo la actora no pueden ser tenidas en cuenta, ya que tal extrema fáctico estaba ya exento de prueba (art. 281LEC ) y vincula a las partes, pues lo contrario conlleva indefensión a la parte (proscrita por el art 24 CE ) que no ha practicado prueba al respecto al fijarse como no controvertido, y en todo caso nada se aporta (de otras tiendas) que permita pensar que se trata de una publicidad de toda la red instada, coordinada o facilitada por el franquiciador, y c) no hay prueba alguna de que FRANQUICIAS SILVASSA SL haya suministrado a DAER MOBILIARIO los muebles que ésta incluyó en los folletos, pues no solo se ha dicho que no hay prueba de esa comercialización por DAER, sino que ni siquiera se propone probanza al respecto, desconociéndose con certeza si como contenido de la relación contractual de franquicia que les liga forma parte del franquiciador el deber de suministrar la totalidad de muebles en exclusiva que se venden en las tiendas franquiciadas, pues es esencial acudir a los pactos fruto de la autonomía de la voluntad ante la falta de normativa general reguladora de la franquicia, que solo se contempla parcialmente en el art. 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista , que se circunscribe a las modalidades de distribución y de servicios, sin comprender la industrial, y el RD 2.485/1998, de 13 de noviembre, que desarrolla el art. 62 de la Ley y crea el Registro de franquiciadores , al margen de la regulación de los aspectos relacionados con el Derecho de la Competencia.

15. También la respuesta absolutoria procede respecto de COMPAÑÍA BENSIA SL ya que no hay prueba suficiente que haya llevado a cabo "utilización" de los modelos registrados antes identificados, que son los que delimitan esta causa. De la fijación de hechos en la audiencia previa y prueba practicada únicamente queda adverado que tal mercantil es titular de un almacén de muebles en una localidad cercana a Zaragoza, que suministra muebles a tiendas que actúan bajo la franquicia Colección Hogar, pero sin certeza de que entre esos muebles se encuentren los muebles objeto de este litigio (tanto los protegidos como modelos comunitarios registrados como aquellos muebles que no han sido objeto de inscripción registral), atendiendo al material probatorio existente, ya que: a) ni el informe del detective (doc num 37) ni la declaración de su autor permiten esclarecer tal extremo, pues no se identifica mueble alguno de los 50 aproximadamente que dice en el acto del juicio que vio, parece que embalados, y sin constancia gráfica alguna que refuerce sus manifestaciones; datos objetivos (fotografías , soportes audiovisuales...) que acompañan a tales informes de ordinario y que refuerza el valor probatorio de este medio previsto en el art 265.1.5º LEC , pero que aquí se omiten, pues las fotografías que adjuntan nada aclaran e igual ocurre con el soporte de DVD ( doc num 37 bis aportado en la audiencia previa); b) la testigo Juan Alberto -vinculada laboralmente a la actora - que acompañó al detective a Zaragoza no puede servir para intentar suplir las evidentes deficiencias del informe de detective, sin dejar de apuntar que en ningún momento en el informe se identifican los muebles visionados en el almacén, para cuyo auxilio parece que fue la testigo; muebles que no consta que estuviesen expuestos al público, sin del DVD ( en el que aparece la referida testigo) se desprenda el visionado de mueble alguno reconocible, atendida su escasa duración y condiciones. Como en el caso anterior, tales circunstancias justifican que se minusvalore su fuerza probatoria (art 376LEC ); c) la declaración de Millán nada aporta, y d) finalmente, el informe pericial económico es confuso, sin que se sepa con certeza sobre qué ha versado, pues al menos dos de las ocho referencias que contienen parecen erróneas, sin que conste desglosado a qué referencias corresponden cada unas de las unidades que afirma que ha cotejado; pero lo más relevante es que no refleja vínculo alguno entre las demandadas (de COMPAÑÍA BENSIA SL a FRANQUICIAS SILVASSA SL y de ésta a DAER MOBILIARIO SL) o se explique de alguna manera que los muebles referidos en el folleto de DAER MOBILIARIO procedan de COMPAÑÍA BENSIA, con la intervención de intermediarios, pues ni siquiera eso se alegó por la actora y por ende fue objeto de prueba. Ante esa tesitura, no hay elementos de entidad bastante que permitan inferir que COMPAÑÍA BENSIA ha importado los concretos muebles objeto de la litis, recordando que la carga de la prueba corresponde a la actora, sin que valgan las conjeturas o meras hipótesis

Cuarto.- Las consecuencias de la infracción de los modelos comunitarios registrados

16. Las consecuencias derivadas de la infracción del modelo comunitario se contemplan en el artículo art 89 RDMC, que deben completarse (art 88 y 89.2 RDMC) en todo aquello no previsto con lo dispuesto en la legislación nacional (articulos 52 y ss de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial , modificada por la Ley 19/2006 ) siempre que no sea incompatible con la previsión y principios de la norma comunitaria

18. A la vista de dicha regulación y lo declarado probado, y en cuanto a las pretensiones contenidas en el suplico, que no es paradigma de concreción, hay que afirmar que procede únicamente respecto de DAER MOBILIARIO SL:

a) la pretensión merodeclarativa de infracción, al existir controversia al respecto

b) la pretensión de cesación en los folletos publicitarios de la demandada de los modelos comunitarios registrados, para salvaguarda del derecho de exclusiva del actor

c) la pretensión de remoción o retirada de los folletos publicitarios que contengan reproducción de tales modelos y su destrucción, si bien debe puntualizarse que queda limitada a aquéllos que en su caso se encuentren a su disposición, pues tampoco se puede presumir que en el momento de la presentación de la demanda no hubiese ninguno cuando el demandado que ordena su impresión no acredita fechas de creación y distribución

19. En cambio no procede la publicación de la sentencia en tres periódicos. Si bien se trata de una de las medidas que puede interesar el titular de la marca (art 53.1 .f) se ha pronunciado este Juzgado de forma reiterada en el sentido de que no estamos ante medidas de aplicación automática, con apoyo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencia de 29 de abril de 2002 ) sino que hay que acudir al caso concreto y determinar si esa divulgación deviene necesaria bien para ilustrar a los consumidores en aras de evitar futuros equívocos, bien para disipar los efectos perturbadores ya producidos, siendo, además, una medida apropiada para reponer la imagen de la actora que puede haberse puesto en entredicho o verse afectada por la actuación de la contraparte y todo ello en atención a la actuación llevada a cabo por el demandado. La propia mención que realiza ley a "las personas interesadas" pone de relieve que sólo cuando es conveniente tiene sentido imponer esa publicidad a costa del demandado, sin perjuicio de que el actor siempre puede difundir la noticia siempre que lo haga de forma adecuada

20. En el caso presente no hay prueba alguna acerca de cuál ha sido la difusión publicitaria de los folletos, ni que ello haya ocasionado desprestigio a la buena imagen y reputación de la actora respecto de sus modelos comunitarios. Al contrario, admitido que solo es imputable la elaboración y difusión de los folletos infractores a DAER MOBILIARIO SL, que es una mercantil de tamaño reducido, que explota una tienda en Tudela, población que no supera laso 50.000 habitantes, parece lógico pensar que el impacto de la actividad infractora ha sido mínimo y que no queda justificada la medida de difusión interesada

21. Tampoco procede la indemnización de daños y perjuicios peticionada, que debe resolverse atendiendo a la normativa vigente en el momento de los hechos, que a falta de mayores precisiones, parece remontarse a noviembre de 2005 ( por la referencia cronológica obrante en el informe del detective) y por ende en la redacción anterior a la Ley 19/2006 , ya que:

a) respecto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado, ninguno consta, pues no queda acreditado que efectivamente vendiese unidad alguna de los muebles amparados como registros comunitarios. Por ello tampoco procede el 1% del art 55.5 LPJDI , ya que éste se calcula sobre la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido, y aquí de la prueba practicada se desprende que la cifra de negocios es 0, sin que quepa pronunciamiento alguno acerca del importe que debería haber pagado por la utilización consentida de esas fotografías, ya que ello no es objeto de petición

b) no cabe indemnización por gasto de investigación, al no cuantificarse ni acreditarse

c) la indemnización por desprestigio no procede, pues ni consta el demérito ni cabe fijarla (3%) sobre una cifra de negocios inexistente, como se pretende (folio 12 de la demanda)

d) la indemnización coercitiva no procede su fijación en sentencia, sino que su cuantía y dies a quo se fijara en su caso en ejecución ( art 55.6 LPJDI ) siempre que se de el presupuesto para ello: que se acredite que continúa la infracción y no se atiende la orden de cesación

Quinto.- Actos de competencia desleal

22. Procede analizar ahora la denuncia de los ilícitos concurrenciales desde la óptica y alcance exclusivamente nacional frente a la extensión comunitaria anterior; análisis que se circunscribe a los muebles no registrados en la OAMI como modelos comunitarios consistentes en un cabecero ( ref DP0049) ; dos vitrinas ( ref Quadro DP0150 y DP0137 ) y unas jarras Ábaca (ref LM008A y LM0009A), como parece desprenderse de la demanda, y en todo caso viene motivado por la aplicación preferente del RDMC respecto de los modelo comunitarios registrados: cuando el comportamiento tachado como desleal ha sido ya enjuiciado desde la óptica preferente del derecho de dibujos o modelos industriales, no cabe reproducir y duplicar el análisis del mismo supuesto de hecho, ahora desde la normativa concurrencial (tesis que se deduce del Auto de 21 de noviembre de 2001de la Audiencia Provincial de Barcelona y sentencias de la misma Audiencia de 19 de junio y 19 de septiembre de 2002 y 28 de febrero de 2003 , entre otras y aparece consagrada por el TS en Sentencia de 1 de abril de 2004, seguida por este Juzgado (sentencia de 21de diciembre de 2005, JO número 292/2005 PANINI ESPAÑA SA contra KELLOGG?S ESPAÑA SL, sobre infracción de dibujo y modelo comunitario), confirmada por el Tribunal de Marca Comunitaria, en sentencia de 25 de abril de 2006 al decir que ...debe entenderse que la legislación aplicable a título principal es la específica de la modalidad de que se trate (aquí la referente al diseño industrial), constituyendo las normas de competencia desleal en realidad, un cauce complementario pero nunca sustitutivo."

23. En esencia, dos son los comportamientos fácticos calificados como desleales: a) la comercialización en sentido amplio (comprensiva de la importación, distribución y venta) de los muebles antes indicados y b) la inclusión en folletos publicitarios de fotografías que reproducen esos muebles y que aparecen los catálogos de BANAK (marca de la actora).

24. El supuesto a) no queda probado, bastando dar aquí por reproducido lo antes dicho respecto de los muebles objeto de registro ante la OAMI (apartados 11 y 12 respecto de DAER MOBILIARIO SL, apartados 14 y 15 respecto de FRANQUICIAS SILVASSA SL y COMPAÑÍA BENSIA SL, respectivamente) para evitar reiteraciones

25. En cuanto al supuesto b), el mismo solo es imputable a DAER MOBILIARIO SL (hecho no controvertido) y se trata de un acto de confusión previsto en el artículo 6 LCD según el cual "Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica"

26. El art. 6 de la Ley de Competencia Desleal trata de proteger el funcionamiento competitivo del mercado, en interés prioritario (aunque no único) del consumidor, ante la formulación de dos o más ofertas confundibles y aptas para limitar o eliminar la facultad de decisión consciente del mismo. Se trata de evitar que en el proceso de elección en el mercado el consumidor incurra en error, o desde el punto de vista de la empresa, que el mercado sea transparente acerca de la procedencia empresarial de los productos y servicios que en él concurren. En palabras de la SAP de Barcelona de 28/4/2000 " Como dijimos en la Sentencia de 1 de marzo de 2000 (Max Music Ediciones Discográficas, SA c. Blanco y Negro Music, SA), el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , con antecedentes remotos en los artículos 1 y 10 bis 1.3.1 del Convenio de la Unión de París, trata de proteger la autonomía de determinación del consumidor, cuya decisión libre y no mediatizada, como árbitro de la lucha económica, se considera esencial para un buen funcionamiento del sistema concurrencial.

En definitiva, el precepto trata de proteger la decisión en el mercado del consumidor, poniéndolo a resguardo del peligro de error, que, en este caso, sería sobre el origen empresarial de los productos que adquiere, ante la denunciada imitación de la forma de presentación de los de dos empresarios distintos, que, se afirma, no están vinculados jurídica ni económicamente"

27. El comportamiento causante de la ilicitud puede ser cualquiera (todo) y, recae sobre los signos o medios de presentación que se emplean en el mercado para identificar bien las actividades, bien las prestaciones o bien el establecimiento ajenos (como viene a decir la doctrina, entre otros Massaguer y Portellano Diez), frente al supuesto del art 11 (actos de imitación) en el que el objeto del acto desleal son las prestaciones. En este sentido dice la STS de 17/10/2002 y SAP de Barcelona de 31/7/1998 , entre otras. Como expone José Ramón Ferrándiz (Actos de confusión e imitación con riesgo de asociación, en Protección penal, competencia desleal y tribunales de marcas comunitarias, CGPJ) esos signos o medios de presentación que se emplean en el tráfico mercantil ha de entenderse en sentido amplio comprensivos de signos típicos (aquellos que pueden servir de marca o nombre comercial) como de signos atípicos, como la publicidad

28. Esa utilización con fines publicitarios (en un folleto) de productos ajenos presentándolos como propios (como antes se razonó, apartado 10) es, frente al parecer de la demandada, generadora de confusión (STS 4 de julio de 2005 ), término acuñado en la legislación marcaría comunitaria que puede servir de pautas interpretativa, de manera que basta una probabilidad razonada (que resulte idóneo, aunque el error no se produzca efectivamente) de que el consumidor equivocadamente entienda que las prestaciones (en este caso los muebles) proceden del mismo origen empresarial (confusión en sentido estricto) o que existe entre las empresas vínculos económicos o jurídicos por pertenecer al mismo grupo o por existir autorizaciones para ello (confusión en sentido amplio o asociación).

29. Atendiendo a los términos en los que aparecen los muebles de la actora en citado folleto, hay un evidente riesgo de que consumidor de esos muebles al ver el folleto distribuido por DAER MOBILIARIO SL pueda pensar que los muebles que aparecen en él son propios de DAER o que son los mismos que los comercializados por la actora y que lo hace con su autorización, cuando ello no es verdad. Lo relevante es la información que se facilita al consumidor a través del folleto sobre el origen empresarial de los muebles (prestaciones), no que el folleto de DAER en sí sea distinto al catálogo de BANAK, ya que los catálogos o folletos no son las prestaciones a tener en cuenta

30. En cambio, no procede la declaración de deslealtad por actos de imitación del art 11 LCD ya que de la regulación legal se aprecia que el objeto de la acción son las prestaciones entendidas como la cosa o servicio que el empresario produce u ofrece en el mercado y aquí lo que se está enjuiciando es el empleo como publicidad de fotografías de productos de la actora; y tal uso publicitario de productos ajenos no es propiamente «imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas», que es a lo que se refiere el art. 11 ( STS

31. Finalmente, tampoco procede la aplicaron del art 12 LCD al no acreditarse de qué manera la demandada se ha aprovechado del prestigio o reputación industrial, comercial o profesional de la mercantil demandante, sin que valgan al respecto solo documentación o declaraciones procedente de la propia empresa, y en todo caso, aun admitiendo ese prestigio ( a valorar en el momento de los hechos, no el que pueda haber alcanzado a posteriori) no hay prueba acerca de qué ventajas derivadas de esa reputación tenía la demandante y que precisan que sean usurpadas por la demandada para que entre en juego y se aplique el precepto.

32. Y menos aún de la cláusula general del art 5 LCD que tiene sustantividad propia y frente a lo sostenido en la demanda, no puede ser entendida como cláusula subsidiaria a la que acudir para el caso de que el tipo específico no se cumpla. Si la conducta que se trata como desleal es susceptible de ser valorada con arreglo a alguno de los tipos o ilícitos concurrenciales específicos que aparecen desglosados en los artículos 6 a 17 de la Ley de Competencia Desleal debe estarse a los mismos. Así, entre otras, la sentencia del TS de 29 de diciembre de 2006 , con cita de las precedentes de 7 y 16 de julio de 2000, 15 de octubre de 2001

33. Aclarar que aunque la demanda se centra en los art 11,12 y 5 LCD , la aplicación del art 6LCD no implica a mi entender incongruencia sino aplicación del principio iura novit curia consagrado en el art 218.1 II LEC , ya que no hay alteración de la causa de pedir ni del soporte fáctico objeto de debate, sino subsunción del supuesto debatido en la norma adecuada, a pesar de que no ha sido acertadamente citada por el litigante. La jurisprudencia viene indicando que «no se da en términos generales la incongruencia cuando el Juzgado o la Sala acuden al principio "iura novit curia" [...], ciertamente que hay excepciones al uso del "iura novit curia", como son los supuestos en los que la aplicación de una norma jurídica no invocada provoca la indefensión de quien no puede pensar en los argumentos que signifiquen su inaplicación» (SSTS 9 febrero 1990 y 13 diciembre 1996 ), caso que aquí no se da, pues el demandado dedica varios folios de su contestación a rechazar la calificación de su comportamiento como un acto desleal de confusión

Sexto.- Las consecuencias del acto de competencia desleal

34. Las consecuencias derivadas del acto desleal respecto de los muebles no registrados cuyas fotografías son reproducidas en el folleto de DAER se prevén en el art 18 LCD. A la vista de dicha regulación y lo declarado probado, hay que afirmar que procede únicamente respecto de DAER MOBILIARIO SL la pretensión merodeclarativa de deslealtad, al existir controversia al respecto; la pretensión de cesación y la de remoción o retirada de los folletos publicitarios que contengan reproducción de tales modelos y su destrucción, si bien debe puntualizarse que queda limitada a aquéllos que en su caso se encuentren a su disposición. En cambio, y por iguales razones que las dichas en los apartados 19 a 21 que se dan aquí por reproducidos, no procede la publicación de la sentencia en tres periódicos ni la indemnización de daños y perjuicios peticionada

Séptimo.- Costas

35. Las costas se imponen a la parte actora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 394 de la LEC respeto de los codemandados FRANQUICIAS SILVASSA SL y, COMPAÑÍA BENSIA SL, en tanto que al ser parcial la estimación respecto de DAER MOBILIARIO SL, cada parte abonará las costas causada a su instancia y las comunes por mitad

Visto los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que desestimando la demanda interpuesta por UNIVERMOBLE SA contra FRANQUICIAS SILVASSA SL y COMPAÑÍA BENSIA SL, debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones contra ellas formuladas, con imposición de las costas a la parte actora

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por UNIVERMOBLE SA contra DAER MOBILIARIO SL debo declarar y declaro que la difusión publicitaria realizada por la parte demandada del mobiliario de la actora referido en el apartado 1 de esta resolución constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial y un comportamiento desleal y debo condenar y condeno a DAER MOBILIARIO, S.L. a la retirada y destrucción de todos los folletos publicitarios en los que se hubieran insertado las fotografías de los catálogos de la actora de los muebles antes referidos y al cese en la oferta o difusión publicitaria del referido mobiliario

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles constar que no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación para ante el Tribunal de Marca Comunitaria, a preparar ante este Juzgado en el plazo de cinco días desde su notificación.

Así, por esta, mi sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICIDAD- A la anterior sentencia se le dio la publicidad permitida por las leyes .Doy fe.