Sentencia Civil 322/2022 Juzgado de lo Mercantil de Bilbao nº 2, Rec. 578/2021 de 04 de octubre del 2022

PRIMERO.- Objeto del proceso. Infracción marcaria.

1. Posición de la parte actora.

La parte actora COMPAÑÍA DE VINOS TELMO RODRÍGUEZ, S.L. se presenta como una sociedad personalista integrada por dos socios, D. Juan Alberto y D. Juan Miguel, ambos enólogos, cuya denominación social incorpora el nombre de Juan Alberto, socio y administrador único de la sociedad.

Expone que la filosofía de la sociedad se materializa en la utilización únicamente de variedades autóctonas de zonas originales y la recuperación de viñedos olvidados en terruños e incluso mini parcelas.

Indica que fraguó un proyecto iniciado hace varios años entre la sociedad y el piloto Abilio que dio como resultado la configuración de un viñedo de 14 hectáreas en la finca de Abilio en el municipio de Cebreros donde se elabora un vino acogido a la Denominación de Origen Protegida Vino de Calidad de Cebreros bajo la marca Pegaso.

Es titular de las dos siguientes marcas mixtas nacionales:

- -M2400060(4) - ALTO PEGASO TELMO RODRIGUEZ VIÑEDOS, clase 33 (vinos), solicitada el 11 de mayo de 2001:

- -M2525578(9) - PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA, clase 33 (vinos), solicitada el 12 de febrero de 2003:

Explica que la elección de la marca Pegaso es consecuencia de un complejo proceso en el que toman como referencias el recuerdo del legendario camión Pegaso. La otra referencia que toma en consideración es el carácter, también rudo indica, de la uva garnacha, con la que se elabora este vino. Además, para el diseño de las marcas Pegaso contó con la colaboración del diseñador D. Antonio, afincado en Londres y uno de los más prestigiosos diseñadores a nivel internacional que ha trabajado para el mundo del vino.

Expone el éxito indiscutible del vino Pegaso tanto por la calidad y reconocimiento por parte del público como por la crítica especializada del vino Pegaso, y ello a la luz de las calificaciones otorgadas en la lista Robert Parker de "The Wine Advocate".

Manifiesta que la configuración de ambas marcas se compone del elemento dominante "pegaso" y de los términos descriptivos "alto" y "barrancos de pizarra" que describen los suelos en los que se cultiva el vino: suelos altos de 800 a 1000m de altitud de granito (Pegaso Granito) y laderas de pizarra (Pegaso Pizarra).

Con anterioridad a la infracción, señala que la demandada registró el día 26 de julio de 2018 como marca mixta nacional para la clase 33 Bebidas alcohólica (excepto cervezas) el siguiente signo distintivo:

- -M3729841(0) - BODEGAS Y VIÑEDOS DESDE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PEGASO

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó por Resolución de 16 de abril de 2019 por riesgo de asociación y confusión ( art. 6.1.b) Ley de Marcas) este signo distintivo por su semejanza denominativa y conceptual, así como por distinguir productos similares, respecto, entre otras, las dos marcas del demandante y objeto del presente procedimiento.

El signo distintivo frente al que se dirige el presente procedimiento por infracción es la marca española denominativa nº M3618387(3) PEGASO para la clase 33 Bebidas alcohólica (excepto cervezas) registrada el día 10 de junio de 2016.

Considera que la apreciación de similitud tendrá que basarse exclusivamente en el componente dominante Pegaso, único elemento de la marca que considera infractora, siendo la coincidencia aplicativa absoluta porque se trata de la misma clase, 33, y para los mismos productos, vino.

Entiende que la demandada actuó de mala fe al solicitar su registro.

Interesa el cese de la conducta infractora y la imposición de multa coercitiva por importe de 600 euros/día.

Solicita una indemnización de 16.000 euros en virtud del art. 43.2.b) Ley de marcas y por daño moral 10.000 euros, que en la Audiencia Previa se solicita sea en atención al art. 43.5 Ley de Marcas de los vinos Berdejo y Garnacha de los documentos 39 y 40 de la demanda.

2. Posición de la parte demandada.

La parte demandada BODEGAS MANZANOS, S.L. se opone a la demanda planteando excepción por caducidad por falta de uso real y efectivo durante un periodo de cinco años anteriores a la presentación de la demanda.

Por lo que respecta al fondo del asunto, reconoce que le fue denegada la marca mixta pero le fue concedida la marca denominativa, siendo así que la marca registrada incluye suficientes elementos distintivos, sin que el término Pegaso sea el elemento dominante.

Rechaza mala fe en el registro el signo marcario.

Asimismo, destaca que estamos ante un sector especializado, indicando que la gente sabe de vinos luego con un producto de 3 ó 4 euros no te equivocas, no es un producto de 60 euros.

De ser estimada la infracción, rechaza la existencia de daños, que no se han acreditado, dado que considera que se ha producido, en el acto de la audiencia previa, una alteración en el petitum.

SEGUNDO.- Excepción de caducidad.

La parte demandada sostiene la caducidad de las marcas de la parte actora nº 2.400.060 y nº 2.525.578 porque no hemos encontrado mención alguna en el mercando (ni en internet) sobre vinos amparados con la marca 2.400.060 "ALTO PEGASO TELMO RODRÍGUEZ VIÑEDOS". Es más, a excepción de Documento nº 22 de la demanda (acreditación de la OEPM de titularidad), no hay referencia alguna a dicho producto en toda la demanda.

Y respecto del resto de los documentos de la demanda, el nº 11 incluye un artículo de la web que no justifica el uso y/o comercialización de ambas marcas en el mercado; el nº 14 incluye dos artículos de catas de vino "Pegaso Granito" y "Pegaso Barrancos de Pizarra" realizadas el día 12 de septiembre de 2013, sin que una cata represente un uso real y efectivo; el nº 15 es un artículo de prensa del fichaje del piloto de fórmula 1 Abilio; los nº 16 y 17 son artículos de prensa fuera del periodo relevante (2005 y 2014); y los nº 18 a 22 tratan sobre un diseñador de etiquetas.

En el acto de la Audiencia Previa la parte actora aporta más documental para acreditar el uso (documentos nº 42 a 54).

Es jurisprudencia reiterada, por todas Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de septiembre de 2015, asunto T-584/14, confirmada por Auto Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de octubre de 2016, asunto C- 575/15, que no es suficiente con que el uso de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso (parágrafo 38, con referencia a la Sentencia e 18 de enero de 2011, Advance Magazine Publishers/OAMI - Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08).

Respecto de la marca M2525578(9) - PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA es innumerable la documentación que acreditan el uso real y efectivo, señaladamente la contenida en los documentos 42 y 43 incorporados en el acta de la Audiencia Previa, porque las adiciones incorporadas, como el año o la referencia a la localidad de Cobreros (Ávila), no alteran el carácter distintivo del signo registrado dado que no se refieren más que a un origen geográfico y época de producción sin alterar o modificar la configuración o colocación de los elementos que componen el signo distintivo registrado.

Respecto de la marca M2400060(4) - ALTO PEGASO TELMO RODRIGUEZ VIÑEDOS, clase 33 (vinos), la prueba aportada es menor, por no decir inexistente.

De la ingente documentación aportada en el acto de la Audiencia Previa no resulta acreditado su uso. Tampoco de la que se acompañó a la demanda. De hecho, la parte demandante se limita a aportar documentación sin siquiera indicar en qué concreto folio de los aportados se acredita el uso real y efectivo del signo registrado. Tampoco en la minuta de prueba.

Todo ello salvo que se quiera vincular el uso real y efectivo de la marca con el término Pegaso, que será objeto de análisis en el siguiente fundamento de derecho, porque para determinar si se ha realizado un uso en forma diferente a la registrada, porque -insisto- el uso de la marca M2400060(4) - ALTO PEGASO TELMO RODRIGUEZ VIÑEDOS como está registrada no se acredita, es necesario identificar qué elementos atribuyen el carácter distintivo al signo, para lo que se requiere analizar los diferentes elementos que componen la marca registrada. Y de dicho análisis resultará si efectivamente ha caído en caducidad por falta de uso.

TERCERO.-Acción de infracción. Similitud o identidad.

A) Normativa y jurisprudencia.

Señala la jurisprudencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Sentencia nº 151/2017, de 2 de marzo, rec. núm. 1016/2014, Roj: STS 726/2017 - ECLI:ES:TS:2017:726,

1.-El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

2.-La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo, y 382/2016, de 19 de mayo, en los siguientes términos:

»ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo, 838/2008, de 6 de octubre, 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio].

»iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre, con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo, 569/2009, de 22 de julio, 827/2009, de 4 de enero de 2010, 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

»iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 (C-39/97), Canon c. Metro).

»v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

»vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre)».

B) Valoración.

La demandante es titular de las dos siguientes marcas mixtas nacionales:

- -M2400060(4) - ALTO PEGASO TELMO RODRIGUEZ VIÑEDOS, clase 33 (vinos), solicitada el 11 de mayo de 2001:

- -M2525578(9) - PEGASO BARRANCOS DE PIZARRA, clase 33 (vinos), solicitada el 12 de febrero de 2003:

El signo distintivo frente al que se dirige la acción de infracción marcaria del art. 34.2.b) Ley de Marcas, porque no se ejercita acción reivindicatoria ni -de nulidad- por registro de mala fe, es la marca española denominativa nº M3618387(3) PEGASO para la clase 33 Bebidas alcohólica (excepto cervezas).

Es jurisprudencia reiterada la que declara que una marca compuesta, formada tanto por elementos denominativos como por elementos figurativos, puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si este componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta.

En el presente caso el elemento "pegaso" es el elemento dominante de los signos distintivos de la parte demandante, por la inclusión de términos descriptivos en los signos distintivos, tales como "alto", "viñedos" y "barrancos de pizarra".

Por ello, y en relación al anterior fundamento de derecho -caducidad por falta de uso- podemos concluir que el uso en forma diferente a la registrada de la marca M2400060(4) - ALTO PEGASO TELMO RODRIGUEZ VIÑEDOS, clase 33 (vinos) se ha realizado manteniendo el carácter distintivo del signo, luego decae la excepción de caducidad por falta de uso.

Entrando a analizar el riesgo de confusión entre los signos, cabe señalar, en primer lugar, desde el plano fonético la referencia a los términos "alto", "viñedos" y "barrancos de pizarra" de las marcas de la demandante no aportan valor distintivo, al ser ambos descriptivos. Otro tanto cabe apreciar respecto de la inclusión de la identidad o nombre del titular " Juan Alberto", motivo por el cual la marca denominativa de la demandada, que se limita al término distintivo de la demandante "pegaso", incurre en el riesgo de confusión por similitud.

En segundo lugar, desde el plano visual la disposición de las letras de la marca M2400060(4) - ALTO PEGASO TELMO RODRIGUEZ VIÑEDOS de la demandante, con el juego de mayúsculas y minúsculas, carece de fuerza distintiva. Mayor duda pudiera decirse del segundo signo distintivo, con el dibujo que ocupa una parte importante del signo, si bien en el centro y sobre el dibujo se destaca en mayúscula el término "pegaso", motivo por el cual cabe entender que el elemento denominativo sí constituye un elemento relevante dentro del signo distintivo, con lo que desde el plano visual existe un alto grado de similitud con la marca de la demandada.

En tercer lugar, desde un punto de vista fonético el término pegaso se revela como característico, conforme a lo indicado, motivo por el cual la conclusión sobre el grado de similitud se mantiene.

Por ello, conforme al juicio de identidad relevante entre los signos, que se refieren a productos equivalentes (clase 33 vinos vs bebidas alcohólicas salvo cerveza), existe riesgo de confusión en el sentido que el público puede entender que los productos de la demandada amparados bajo la marca española denominativa nº M3618387(3) PEGASO para la clase 33 Bebidas alcohólica (excepto cervezas) proceden de la demandante o de sus empresas vinculadas económicamente.

CUARTO.-Indemnización. Publicación. Multa coercitiva.

En el acto de la Audiencia Previa la parte actora solicitó que la indemnización fuera fijada en atención al art. 43.5 LM respecto de la cifra de negocios de los vinos Berdejo y Garnacha.

Es preciso recordar que dicho precepto reconoce que El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados (...).

La indemnización establecida es "en todo caso", esto es, se establece un reconocimiento al derecho a indemnización, que si lo ponemos en relación a la interpretación que la Sala 1ª del Tribunal Supremo realizó del artículo en cuestión en su Sentencia nº 504/2019, de 30 de septiembre, lo que ocurre es que la parte ajusta su reclamación a un modo de cálculo, sin perjuicio de la necesidad de acreditar la existencia del daño.

En el presente caso la demandante señala que el perjuicio que se le ha ocasionado es evidente por cuanto ha dejado de obtener la compensación económica que hubiera podido percibir de haber concedido la licencia de explotación, esto es, el daño se materializa en la regalía hipotética, dado el uso de las marcas titularidad de la demandante sin abonar importe alguno.

Por se estima la indemnización en los términos recogidos en el art. 43.5 LM dada la acreditación del daño.

En cambio, la publicación que se solicita no se estima dado que, por un lado, la demandante no ha hecho un uso conforme al registro de una de las marcas y, respecto de la otra marca, no se acredita ni justifica la necesidad de dicha condena, basada en la mera información del público.

El resto de pretensiones se ajustarán a lo prescrito en el art. 41 LM.

Por último, la fijación de la multa coercitiva se realiza en ejecución de sentencia, momento en el cual puede valorarse si, efectivamente, no se ha producido el cese de los actos de violación.

QUINTO.- Costas.

Conforme al artículo 394 de la LEC, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad al producirse una estimación parcial de las pretensiones de la demanda.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,