Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martín.
PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia
1. Smarthotels, S.L., titular de la marca figurativa E 3 063 409/1 , registrada para la clase 43, y concretamente para servicios de alojamiento temporal, interpuso demanda contra Smart Rooms Company, S.L. imputándole estar invadiendo el ámbito de la exclusiva que le concede el registro de su signo como consecuencia de la utilización de los signos denominativos "SMART ROOMS" y "SMART ROOMS COMPANY".
De forma subsidiaria ejercitaba acciones de competencia desleal invocando los ilícitos establecidos en los arts. 6 y 12 LCD.
2. La demandada se opuso a la demanda alegando la caducidad de las acciones marcarias por tolerancia en el uso de los signos que ahora se consideran infractores, así como retraso desleal en el ejercicio de la acción de infracción. En cuanto a las de competencia desleal, se alegó prescripción. En cuanto al fondo, considera la demandada que el uso que hace de los denominativos a los que se refiere la demanda no es infractor porque los usa como simple denominación y no lo hace a título de marca. Niega asimismo que esos usos causen perjuicio alguno a la actora.
3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda. Respecto de las acciones marcarias, considera que la demandada registró su denominación social en 2012, esto es, antes del registro de la marca invocada, que se produjo en 2013, de forma que el titular de este registro no puede oponerlo frente a un registro anterior de una denominación social. Y afirma que existió consentimiento de la actora para que la demandada continuara usando su denominación pues se aquietó a la respuesta de la demandada de que no la usaba a título de marca sino como simple denominación. Argumenta que, si bien no es aplicable aquí la pretendida caducidad de la acción por tolerancia del uso durante 5 años, porque no está este caso previsto en la norma, sí que puede recurrirse a otras instituciones, como el retraso desleal en el ejercicio de la acción para justificar la desestimación de la demanda. Afirma que entre el primer requerimiento y el segundo transcurrieron 7 años, plazo durante el cual convivieron ambos signos en el mercado. También considera que ha quedado asimismo acreditado que la demandada no utiliza dicha denominación a título de marca para distinguir hoteles o establecimientos de restauración, sino como denominación social.
En cuanto a las acciones de competencia desleal, también resultaron desestimadas con un doble argumento:
a) Prescripción de la acción, por el transcurso del plazo de un año.
b) Aplicación del principio de la complementariedad relativa, atendido que los hechos en los que se funda son subsumibles en los ilícitos marcarios.
4. El recurso de la parte actora se funda en las siguientes alegaciones:
a) Aplicación indebida del art. 52.2 LM (caducidad por tolerancia), atendido que esa excepción solo está prevista para la acción de nulidad, no para la infracción. Y a ello añade que el signo que la sentencia atribuye al demandado no merece la protección que le otorga pues se trata de una simple denominación social que no cumple con el requisito de ser usada o notoriamente conocida en toda España ( art. 9.1, d/ LM).
b) Cuestiona asimismo que la demandada no usara su denominación social como signo distintivo de su actividad. Lo hizo a partir del Covid, momento en el que desarrolló una enorme expansión.
c) No se ha producido retraso alguno en ejercicio de la acción. Ha ejercitado en todo momento las actuaciones que juzgó necesarias en defensa de su marca, evitando acudir a los tribunales cuando no existía la necesaria proporcionalidad para ello. Es solo a partir de 2018 cuando los actos de la demandada, que pretende registrar una marca que incluye el elemento denominativo Smart Rooms, dispara las alarmas. La demandada ha venido usando su denominación como marca e incluso lo ha hecho en un nombre de dominio (http://smartroomscompany.com/).
d) Vulneración de lo dispuesto en el art. 45 LM respecto a la infracción continuada.
e) Vulneración de la doctrina jurisprudencial acerca del retraso desleal.
f) Indebida apreciación de prescripción a las acciones de competencia desleal.
5. La parte demandada se opuso al recurso de apelación.
SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto
6. La resolución recurrida contiene el siguiente relato de hechos probados, que en lo sustancial no se discuten en esta instancia:
"- La demandada, Smart Rooms Company, S.L., desde su constitución el día 23 de abril de 2012, ha estado operando de modo ininterrumpido, de forma pública y notoria, prestando servicios de apoyo a la gestión hotelera.
- El día 14 de febrero de 2013 la actora solicitó el registro de la marca mixta, que le fue concedido el día 21 de mayo de 2013 (marca nacional nº 3063409/1) en la clase 43 para servicios de alojamiento temporal.
- El día 26 de mayo de 2014 la actora envió a la demandada un burofax requiriéndole para que cesara en el uso del distintivo "Smart Rooms". Al requerimiento se adjuntó la fotografía de un cartel con la denominación "Smart Rooms Company" que cubría un edificio en obras (que fue el primer hotel Yurbann).
-La demandada contestó al requerimiento diciendo que desde la constitución de la sociedad Smart Rooms Company, S.L. en el año 2012 (antes de que la actora solicitara el registro de la marca) ha utilizado dicha denominación en su facturación y demás información mercantil en todo el territorio nacional. Negó la existencia de infracción, dado que dicha denominación no la utilizaba como marca ni pretendía hacerlo en un futuro, por su escaso valor distintivo, pero sí que seguiría utilizándola como razón social, ofreciendo asimismo alcanzar un acuerdo entre las partes.
-El segundo requerimiento fue enviado el 9 de marzo de 2021, contestando la demandada en el mismo sentido, de no utilización de la denominación Smart Rooms a título de marca, sino como denominación social, y que las marcas utilizadas para distinguir los servicios de alojamiento turístico son "Yurban Hotels & Apartaments", "Umsa Suites&Hotels", "Spotty Hostels" y "The Spots For Students"".
7. A la Sala le parece que tal relato de hechos, aun siendo indiscutido, es notoriamente insuficiente. En el proceso existen otros hechos probados que también son relevantes para la resolución de las cuestiones a las que se refiere el recurso, de forma que completaremos el relato con nuestra propia valoración e incluimos los siguientes hechos:
a) La marca invocada en la demanda es la marca española nº 3 063 409/1 "SmartRoom" (Figurativa):
que protege "servicios de alojamiento temporal" en la clase 43.
b) La actora ha venido usando su signo para distinguir precisamente los mismos servicios propios de la actividad que se ha comprobado desarrolla la demandada, al hacer publicidad de sus servicios de hospedaje en internet a través de su página web smartroomscompany.com.
c) La demandada hace los siguientes usos que la demanda considera infractores:
DOCUMENTO 8:
https://www.hosteltur.com/143267_smart-rooms-abre-un-nuevo-hostal-boutique-enbarcelona.
DOCUMENTO 9:
https://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia/los-estudiantes-conocen-la-experiencia-de-dosmarcas- de-alojamiento-de-the-smart-rooms-company-
1345715733050.html?noticiaid=1345825839354
DOCUMENTO 10:
https://www.google.es/amp/s/www.idealista.com/news/inmobiliario/empresas/021/04/14/789983-smart-rooms-crece-en-barcelona-con-un-nuevo-hostal boutique-en-el-centro-dela% 3famp=1
DOCUMENTO 11:
https://www.leconomic.cat/article/1904480-la-covid-realca-el-perfil-inversor-de-smartrooms.
DOCUMENTO 12:
https://www.hosteltur.com/140349_smart-rooms-abrira-un-yurbban-en-palma-e-inauguraun- condominio-en-bogota.html
DOCUMENTO 13:
https://www.hosteltur.com/117700_smart-rooms-invertira-4-m-su-primer-hotelbarcelona. Html
DOCUMENTO 14:
https://www.hosteltur.com/140349_smart-rooms-abrira-un-yurbban-en-palma-e-inauguraun- condominio-en-bogota.html
DOCUMENTO 15:
https://www.google.es/amp/s/www.lavanguardia.com/vida/20190528/462541883370/euroconstruc-invertira-12-millones-para-abrir-un-hotel-yurbban-en-palma.html%3ffacet=amp
DOCUMENTO 16:
https://www.viahotel.es/hemos-dividido-nuestra-compania-en-dos-grandes-areashospitality- y-living/
DOCUMENTO 16 BIS:
https://www.ultimahora.es/noticias/palma/2022/03/25/1714475/palma-tendra-cuatronuevos- hoteles-este 022.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=web
d) En 19 de junio de 2018 la demandada solicitó como Marca el distintivo "SMART ROOMS",
(solicitud de marca española nº 3724564/3 "SMART ROOMS COMPANY" -figurativa-), para distinguir una serie de servicios de la clase 35, todos ellos destinados al ámbito de los HOTELES, registro que le fue denegado como consecuencia de la oposición de la parte actora.
e) En la respuesta dada al requerimiento cursado por la actora en 2014, la demandada manifestó que se trataba de un prototipo que habría sido descartado y modificado por la dirección de la empresa y que no se llevaría a cabo ningún uso de "SMART ROOMS", o de términos similares, ni con estas características ni con esta denominación.
f) En marzo de 2021 se realiza un segundo requerimiento, a la vista del intento de registro de 2018 y de los usos que la demandada vino haciendo del signo, poniendo el acento cada vez de forma más exclusiva en los términos SMART ROOMS. La respuesta dada al mismo fue negar que estuviera usando la denominación a título de marca.
8. Esos hechos que acabamos de citar en el apartado anterior los tomamos del relato que incorpora la demanda y en sustancia no han sido cuestionados por la contestación, con salvedades puntuales, como en el caso de los actos de infracción consistentes en publicaciones que la demandada afirma que no le son imputables personalmente, sino que se trata de publicaciones hechas por terceros.
No niega la demandada estar utilizando el nombre de dominio que le atribuye la demanda si bien afirma que obtuvo el registro en 2012, antes del registro del signo por la parte actora.
TERCERO. Sobre la prescripción por tolerancia.
9. El núcleo de la argumentación del caso que hacen tanto la resolución recurrida como el recurso gira en torno a la institución de la prescripción por tolerancia, figura que no contemplaba nuestra Ley de Marcas 32/1988 y que fue introducida por la Ley 17/2001 transponiendo la Directiva 89/104/CEE (Directiva de Marcas, DM). El art. 52.2 LM, el precepto que transpone el art. 9 DM se establece lo siguiente:
" El titular de un derecho anterior de los contemplado en los artículos 6, 7, 8 y 9.1 que haya tolerado el uso de una marca posterior registrada durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior basándose en dicho derecho anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de esta se hubiera efectuado de mala fe. En el supuesto contemplado en este apartado, el titular de la marca posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca posterior".
10. El ámbito de aplicación de esa norma no se limita a la acción de nulidad relativa, como se sostiene en el recurso, sino que también alcanza a la acción de cesación ( no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior... ( ni) podrá oponerse al uso del derecho anterior) , tal y como ha considerado la resolución recurrida.
11. Para que pueda prosperar la alegación de prescripción por tolerancia es preciso que el titular del derecho anterior haya tolerado el uso de su derecho por el titular de una marca (o nombre comercial) posterior.
12. Ahora bien, la prescripción por tolerancia no tiene aplicación en el caso del usuario de una marca posterior no registrada, a pesar de que el titular del derecho anterior hubiera consentido y tolerado el uso durante un tiempo prolongado. La acción de cesación no prescribe por el transcurso del plazo de cinco años establecido en el art. 45 LM en un caso como el presente en el que la violación tiene carácter continuado. Todo ello sin perjuicio de que resulte de aplicación la doctrina jurisprudencial acerca del retraso desleal.
CUARTO. Sobre el retraso desleal.
13. La STS 7 de junio de 2010 ( ROJ: STS 3092/2010) precisa que "( l)a doctrina del retraso desleal considera contrario a la buena fe un ejercicio del derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no iba a actuarlo ( SSTS de 21 de mayo de 1982 , 21 de septiembre de 1987 , 13 de julio de 1995 , 4 de julio de 1997 )". Para la aplicación de la doctrina sobre el retraso desleal, expone el TS, es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible ( STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997).
14. Precisa la referida Sentencia del TS que "(l)a tardanza en el ejercicio de la acción, en cuanto supone una falta de actuación, no puede, si no es con otros elementos que lo apoyen, convertirse en aquiescencia. Esta Sala tiene declarado que quién puede ejercitar una pretensión es dueño de hacerlo o no mientras la acción se mantenga viva, así como de escoger para ello el momento que estime oportuno ( SSTS de 17 de febrero y 11 de marzo de 1999, 23 de octubre de 2009, RC n.º 313/2005), y el ejercicio de la acción poco antes de que concluya el plazo de prescripción no tiene, por sí mismo, idoneidad como acto propio, ni es suficiente para deducir el retraso en el ejercicio del derecho ( STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997), pues el derecho pierde la acción para ser reclamado cuando se produce la prescripción, pero mientras no haya prescripción, el derecho permanece sin que pueda atribuirse deslealtad a un mero retraso ( STS de 18 de octubre de 2004, RC n.º 2472/1998)".
15. Por regla general, el ejercicio tardío de las acciones en defensa del derecho, en determinadas circunstancias, puede resultar abusivo si la tolerancia del titular, durante un período de tiempo relevante, ha permitido al infractor creer razonablemente que tales acciones ya no iban a ser ejercitadas y que, por tanto, podía contar con la aquiescencia del titular. Pero, para ser apreciado el abuso de derecho, será necesario ponderar no sólo el período de tolerancia relevante, sino también, en particular, las circunstancias del uso del signo o denominación distintiva que en el tráfico haya venido realizando el presunto infractor (aplicaciones, ámbito territorial, intensidad del uso...), pues la tolerancia se predica respecto del uso en esas circunstancias concretas.
16. Asimismo, el retraso en el ejercicio de las acciones ha de ser desleal y en este sentido el exceso en el ejercicio del derecho ha de producir una lesión injustificada en la posición ganada por el presunto infractor, que el ejercicio de la acción tiende a destruir o abatir (así, cuando, por haber confiado el tercero que el titular toleraba el uso del signo, desarrolla un esfuerzo promocional y alcanza cierta posición concurrencial, causándole el ejercicio tardío del derecho un daño que pudo ser evitado si el titular hubiera activado oportunamente su derecho). Esa lesión o daño, en todo caso, ha de ser ilegítimo, puesto que el retraso desleal en el ejercicio de los derechos subjetivos se configura en nuestro ordenamiento como una manifestación del abuso de derecho, de modo que se ha de exigir la anormalidad en su ejercicio y la ausencia de un interés serio y legítimo ( SSTS de 20 de julio de 1996, 28 de junio de 2000, 13 de junio de 2002).
17. En consonancia con lo expuesto, el ejercicio tardío no será desleal cuando exista una justa causa que lo justifique, en particular cuando se haya producido un cambio sustancial de las condiciones y circunstancias que motivaron la inicial tolerancia del titular, justificativas, en fin, de la reacción ante las nuevas circunstancias de uso. Por esa razón la STS de 3 de febrero de 2003 ( ROJ: STS 634/2003), contemplando un supuesto susceptible de ser objeto de esta doctrina (en el marco de acciones por violación de marca), atiende a las causas que pueden justificar ese retraso y, por apreciar una modificación sustancial de las circunstancias que inicialmente motivaron la tolerancia previa del titular, termina por descartar el ejercicio abusivo del derecho.
Aplicación en el caso
18. Disentimos totalmente de que sea aplicable en nuestro caso la doctrina del retraso desleal, como ha considerado la resolución recurrida. En nuestra opinión no concurre ninguno de los presupuestos que la aplicación de esa doctrina exige. Los analizamos a continuación.
19. En primer lugar, no compartimos con la resolución recurrida que exista retraso alguno en el ejercicio de la acción de cesación. La titular del signo inscrito ha requerido en dos ocasiones distintas a la demandada para que cesara en el uso y en ambos casos la demandada ha negado que estuviera usándolo. El hecho de que el signo coincida en parte (en una parte muy sustancial) con la denominación social de la demandada justificaba perfectamente que pudiera conceder credibilidad a la respuesta dada al primero de esos requerimientos, practicado en 2014, poco tiempo después del registro del signo (2013) y de la constitución de la sociedad demandada (2012), particularmente cuando el giro o tráfico de la demandada era incipiente y se había comprometido explícitamente a no usar la denominación social a título de marca.
20. Ante esa situación, no creemos irrazonable que la demandada no ejercitara de forma inmediata la acción de cesación. Más bien al contrario, los indicios de infracción que tenía en ese momento eran débiles y no justificaban el ejercicio inmediato.
21. Las cosas empiezan a cambiar en 2018 cuando la demandada pretende el registro de un signo que incorpora el elemento denominativo "Smart Rooms", registro al que se opuso con éxito la actora. A partir de ese momento sí que es razonable que pudiera temer que la demandada pretendiera infringir su propio signo, si bien la frustración de ese intento de registro podría justificar que pensara que aún era precipitado el ejercicio de la acción de cesación. Y eso nos sitúa en fechas muy próximas a la demanda (2022), con la mediación de un periodo de completa inactividad como consecuencia de la pandemia.
Por tanto, en conclusión, no creemos que exista un retraso sustancial en el ejercicio de la acción de cesación.
22. En segundo lugar, durante ese plazo de demora en el ejercicio de la acción de cesación no creemos que haya existido en ningún momento tolerancia por parte del titular del signo registrado en que sea usado por la demandada. Los dos requerimientos de cese y la oposición al registro de un signo confundible con el suyo son buena prueba de esa ausencia de tolerancia. Lo que ha existido ha sido únicamente mala fe por parte de la demandada, que se ha excusado en el derecho a utilizar su denominación para ocultar actos de violación del derecho de exclusiva que atribuye a la actora el registro de su signo.
23. En tercer lugar, no entendemos cuáles son las razones que permitirían calificar el retraso como "desleal". La simple demora en el ejercicio, que ya hemos visto que ni siquiera se puede considerar que se haya producido, no es suficiente para calificar de desleal el retraso.
24. La resolución recurrida razona que en realidad la demandada no estaba usando la denominación social a título de marca sino que lo hacía como mera denominación social. En tal caso, no entendemos cómo se puede justificar la existencia de retraso alguno o el carácter desleal del mismo sin incurrir en una grave contradicción.
QUINTO. Sobre los actos de infracción.
25. La demanda imputa a la demandada estar usando su denominación social a título de marca y lo justifica con documentos concretos de los que se derivaría tal uso. También le imputa usar a título de marca un dominio de internet, que se afirma que utiliza para la captación de clientes.
26. La resolución recurrida, aunque afirma que la demandada no usa su denominación social a título de marca, en realidad precisa que no la usa para significar con ella establecimientos hoteleros. Los clientes de la demandada, afirma el juzgado mercantil, son establecimientos hoteleros, a los que vende sus servicios la demandada, no turistas o clientes hoteleros, de manera que considera que no existe riesgo de confusión entre los signos.
27. También en este punto creemos que la resolución recurrida incurre en graves contradicciones internas y mezcla de forma inapropiada conceptos. Primero es preciso examinar si la demandada ha usado su denominación social a título de marca o se ha limitado a usarla como simple denominación social. Y solo si se llega a la conclusión de que ha existido un uso a título de marca es preciso examinar si existe o no riesgo de confusión.
28. Que ha existido uso de la denominación a título de marca, esto es, mucho más allá de como simple denominación social, nos parece incuestionable, como de forma solapada reconoce la propia resolución recurrida. Así se deriva de los diversos documentos aportados junto con la demanda. A título de mero ejemplo, el doc. 7 corresponde a la página web de la demandada y en ella puede observarse como los términos "SMART ROOMS" se consignan de forma destacada, con una mayor grandaria que "Company" y que el resto de los términos denominativos que se utilizan en la página, de forma que no tenemos duda que se evidencia la voluntad de la demandada de quererlos utilizar a título de marca.
29. Asimismo, los docs. 8 a 16 (antes referidos) acreditan que la demandada usa el denominativo "SMART ROOMS" en la publicidad de sus productos, así como para la contratación de los mismos en diversas publicaciones. Y no se puede reprochar a tales documentos que sean publicaciones de terceros, esto es, actos ajenos a la demandada, porque solo por iniciativa de la demandada se pueden comprender esos usos.
30. Es asimismo indicativo de la voluntad de usar la denominación social a título de marca el hecho de que la demandada intentara durante el año 2018 el registro de los términos "SMART ROOMS" como signo propio, así como que lo utilice en su dirección de dominio en internet, que incluye esos términos, con fines publicitarios de sus servicios. Aunque los servicios se presten a clientes definitivos, los clientes hoteleros, a través de establecimientos que cuentan con otras marcas, ello no excluye que también se use la denominación social y el nombre de dominio propio de la demandada con fines publicitarios de esos mismos servicios hoteleros.
SEXTO. Sobre el riesgo de confusión.
31. Establecido en el fundamento anterior que existe uso de la denominación a título de marca, debemos examinar ahora si existe el riesgo de confusión que la demanda imputa a la demandada como consecuencia de los usos que hace de su denominación social. La resolución recurrida se ha limitado, de forma muy escueta, a excluir ese riesgo de confusión con un único argumento, que la demandada no ha usado su signo para clientes de hoteles. Creemos que esa forma de analizar el riesgo de confusión es notoriamente deficiente. El hecho de que no exista identidad absoluta entre los productos y servicios para los que se encuentra registrado el signo y aquellos para los que se ha utilizado por un tercero un signo confundible no es un argumento que permita excluir el riesgo de confusión, particularmente cuando entre ambos ámbitos de aplicación existe una gran proximidad, como en nuestro caso ocurre.
32. El riesgo de confusión es un concepto jurídico para cuya apreciación han sido dictadas por el TJCE diversas pautas (entre otras, en Sentencias de 11 de noviembre de 1997, Sabel c. Puma; de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM; de 22 de junio de 1999, Lloyd c. Klijsen ; de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club c . Matthew Reed; de 20 de marzo de 2003, LTJ Diffusion S.A. c. Sadas Vertbaudet S.A.; de 10 de abril de 2008, C-102/07 , Adidas AG v. Adidas Benelux, entre otras), que son las siguientes:
a) El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, introducido a nivel comunitario por la Directiva 89/104/CEE y recogido por la LM en su art. 6.1 b).
b) El examen debe hacerse a partir de la compatibilidad en abstracto de los signos enfrentados, no desde su compatibilidad en concreto. Es decir, debe prescindirse de las circunstancias concretas en las que los signos se presentan al consumidor para prestar atención exclusivamente a los propios signos.
c) La compatibilidad entre los signos será tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios que con ellos se trata de distinguir. Y menos tolerable cuanto más próximos entre sí se encuentren los servicios distinguidos.
d) La comparación entre las marcas debe hacerse de acuerdo con una primera impresión, de manera que son irrelevantes las circunstancias que no se aprecian a primera vista.
e) La comparación entre los signos debe hacerse en una visión de conjunto de los elementos enfrentados, si bien los elementos denominativos suelen predominar sobre los gráficos.
f) En la comparación deben ser excluidos los elementos puramente descriptivos. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, en particular en razón a su renombre, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (STJCE de 28 de septiembre de 1998, Canon c. MGM )".
g) El eje de referencia de la comparación debe ser el consumidor medio de los productos o servicios que distinguen las marcas comparadas, al cual se supone un "consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz(como indica la STS, Sala 1ª, de 10 de mayo de 2004 , que recoge la doctrina del TJCE).
33. La actora tiene registrada su marca para "servicios de alojamiento temporal" en la clase 43 y los usos que se imputan a la demandada están referidas asimismo a servicios de alojamiento. El hecho de que el uso no se haga directamente para significar hoteles sino que vayan destinados a una empresa que los gestiona no excluye el riesgo de confusión en el mercado porque existe una gran proximidad entre unos servicios y otros, incluso en el caso de que puedan no estar encuadrados en una misma clase de la clasificación Niza, tal y como consideró la OEPM al estimar la oposición de la actora a la concesión de la marca solicitada por la demandada.
34. El elemento denominativo concurrente en uno y otro signo "SMART ROOMS" es idéntico lo que es muy significativo en el caso de signos destinados en buena medida a ser utilizados en la red de Internet, de manera que la diferente presentación o grafía pasa a tener un papel secundario.
35. Resulta irrelevante que los elementos denominativos del signo tengan un escaso carácter distintivo porque existe identidad (no simple proximidad) entre el empleado por la demandada y el que la actora tiene registrado y los servicios a los que se destinan ambos son muy próximos entre sí.
Ello es suficiente para concluir que existe riesgo de confusión entre el signo que la demandante tiene registrado y los usos que de ese elemento denominativo ha venido haciendo la demandada. Por tanto, existe infracción de los derechos que la marca atribuye a su titular y el titular del signo tiene el derecho de exclusión que le atribuye el art. 34 LM.
36. Efecto inherente a la admisión de la demanda por infracción del signo invocado es la cesación y prohibición a la demandada a que use los elementos SMART ROOMS" que incluyan su denominación social a título de marca para servicios de hotel, reservas de hotel o de hospedaje temporal y de restauración. Esa cesación y prohibición se extiende a abstenerse de aparecer en todo tipo de buscadores de internet o centrales de reservas para el sector de agencias de viajes o de hoteles, así como a retirar del mercado los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, catálogos, folletos, etiquetas y cualquier otra clase de documentación o soporte en la que se consigne la expresión "SMART ROOM".
SÉPTIMO. Sobre la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios.
37. La demanda expresa que se le han causado daños y perjuicios como consecuencia de la inmisión en su derecho de exclusiva por parte de la demandada, ya que se han visto forzadas a convivir dos marcas distintas y confundibles en un espacio geográfico limitado (Barcelona) y para una misma actividad, reservas de hoteles, lo que ha determinado un importante riesgo de confusión entre los consumidores y también de pérdida de prestigio del signo registrado. En cuanto a la cuantificación, expresa que tiene derecho, en todo caso, al 1 % de la facturación de la demandada ( art. 43.5 LM); optó asimismo por el criterio de los beneficios del infractor como criterio de cuantificación de sus perjuicios.
38. La demandada se opuso a la solicitud argumentando que no existe prueba alguna en las actuaciones que permita cuantificar la reclamación de daños ya que la actora se limitó a solicitar que se requiriera a la parte demandada para que aportara las cuentas anuales de los últimos cinco años (otrosí 3.º) y tal medio fue denegado al considerar el juzgado, en nuestra opinión correctamente, que tales documentos estaban aportados al Registro Mercantil, razón por la que se encontraban a disposición de la parte.
39. Por tanto, ante la inexistencia de prueba alguna que permita cuantificar los daños y perjuicios, sean los correspondientes al art. 43.2 LM por los que ha optado la parte (los beneficios del infractor) o los del art. 43.5 LM a los que también se refiere (cifra de negocios), hemos de desestimar la pretensión de condena al resarcimiento de los daños y la restitución de beneficios. No podemos dejar la cuantificación para la fase de ejecución de la sentencia porque no existen motivos que lo justifiquen ni tampoco para fijar unas bases suficientemente explícitas para permitir que la determinación se pudiera hacer por la estrecha vía del incidente del art. 712 LEC. Particularmente, no se ha discutido siquiera cuál es la facturación sobre la que habría que calcular los daños, si toda la facturación de la demandada (lo que solo sería procedente en el caso de que toda ella corresponda a una actividad infractora) o bien una parte.
OCTAVO. Sobre la publicación.
40. Solicita la demandante la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional, concretamente en la Vanguardia.
41. Desestimamos la pretensión de publicación de la sentencia porque no vemos de qué manera puede contribuir a reparar la posición del titular marcario o a la remoción de los efectos de la infracción.
Es cierto que la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas se prevé por el art. 41.1.e) LM como una pretensión autónoma, pues aparece desconectada del resarcimiento o de la remoción de los efectos dañosos. Pese a ello estimamos que no constituye un fin en sí misma ni un efecto automático de la estimación de la acción de violación de la marca, debiendo por ello justificarse, para su concesión, un interés digno de protección, bien como medida preordenada a la reparación o resarcimiento (reparación específica) o bien a la remoción de los efectos perjudiciales ocasionados por el acto infractor a los legítimos intereses del titular de la marca.
La demanda no ofrece razones convincentes en este punto y no vemos que la publicación pueda contribuir a una función resarcitoria, de remoción de efectos o a cualquier otra que justifique su adopción, y que no se haga consistir simplemente en la existencia de la infracción.
NOVENO. Costas.
42. Estimada sustancialmente la demanda las costas se han de imponer a la parte demandada por virtud de lo dispuesto en el art. 394.1 LEC.
43. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.
