Sentencia Administrativo Nº 825/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 318/2004 de 23 de Octubre de 2007

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso Ordinario 318/2004

SENTENCIA Nº 825/2007

Ilmos. Sres. Magistrados:

DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

DON JUAN FERNANDO HORCAJADA MOYA

DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

DOÑA ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ

En la Ciudad de Barcelona, a veintitrés de octubre de dos mil siete.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Procedimiento Ordinario nº 318/2004, interpuesto por la entidad "BLAUVERT 2000, S.L.", representada por el Procurador D. FRANCISCO JAVIER MANJARÍN ALBERT y asistida por el Letrado D. DAVID MORERA VERA, contra LA OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS, representada y asistida por EL ABOGADO DEL ESTADO y contra Dª Asunción , representada por el Procurador D. IVO RANERA CAHIS y defendida por la Letrada Dª DALIA FERRANDO REDOLAR. Ha sido Ponente la Magistrada Ilma. Sra. Dª ALICIA ESTHER ORTUÑO RODRÍGUEZ, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- El citado Procurador, actuando en nombre y representación de la entidad actora, interpuso recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada el 22 de abril de 2004 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la cual se estimó el recurso de alzada interpuesto por Dª Asunción frente a la resolución de 13 de agosto de 2003, revocando la concesión de la marca nacional nº 2.504.261 "PRESTIGE PASEO DE GRACIA", mixta, para distinguir productos y servicios de la clase 43.

SEGUNDO.- Acordada la incoación de los presentes autos, se les dio el cauce procesal previsto por la Ley de esta Jurisdicción, habiendo despachado las partes, llegado su momento y por su orden, los trámites conferidos de demanda y contestación; en cuyos escritos respectivos en virtud de los hechos y fundamentos de derecho que constan en ellos, suplicaron respectivamente la anulación de los actos objeto del recurso y la desestimación de éste, en los términos que aparecen en los mismos.

TERCERO.- Por Auto de 8 de junio de 2005 se acordó el recibimiento del pleito a prueba, y tras los oportunos trámites que prescribe la Ley Jurisdiccional en sus respectivos artículos, en concordancia con los de la LEC, se señaló a efectos de votación y fallo la audiencia del día once de octubre del año en curso.

CUARTO.- En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO.- En el presente proceso se impugna la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas dictada el 22 de abril de 2004 por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la cual se estimó el recurso de alzada interpuesto por Dª Asunción frente a la resolución de 13 de agosto de 2003, revocando la concesión de la marca nacional nº 2.504.261 "Prestige Paseo de Gracia", mixta, para distinguir productos y servicios de la clase 43, por considerar que existe parecido e identidad aplicativa con la marca prioritaria nº 2.485.171 ("Hotel Paseo de Gracia"), existiendo un riesgo de confusión entre los consumidores.

La parte recurrente interesa se anule la resolución impugnada, y que se conceda la marca mixta nº 2.504.261, sosteniendo que el grupo hotelero "Prestige Hotels" tiene concedida una marca comunitaria (nº 815.373) con el mismo nombre, unido a una serie de marcas que contienen el término "Prestige" con el nombre del lugar donde se encuentra el establecimiento. Existen diferencias denominativas y gráficas con la marca oponente, debiendo tener en cuenta que la carga distintiva recae en la palabra "Prestige", ya que "Paseo de Gracia" es el nombre de una conocida calle de Barcelona donde se ubica el hotel, no pudiendo ser apropiado por nadie.

La Oficina Española de Patentes y Marcas se opone al recurso planteado de adverso, interesando la confirmación de la resolución recurrida, ya que concurren semejanzas léxicas, fonéticas y aplicativas entre las marcas enfrentadas, produciendo confusión entre los consumidores.

La representación de la codemandada ha planteado la inadmisibilidad del recurso ante la falta de legitimación activa de la parte actora, ya que la Oficina Española de Patentes y Marcas ha denegado la inscripción de la transferencia de la marca denegada a favor de la misma. En cuanto al fondo, interesa la confirmación de la resolución administrativa impugnada al existir semejanza denominativa e identidad aplicativa con la marca "Hotel Paseo de Gracia", de la cual Asunción es titular.

SEGUNDO.- La parte codemandada ha planteado en primer término la inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo, a tenor del artículo 69 b) ("La sentencia declarará la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes: b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada"), en relación con el artículo 19.1 a) ("1 . Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo"), ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio , reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (en adelante, LJCA).

Como fundamento de su petición de inadmisibilidad, la codemandada sustenta que la entidad "Blauvert 2000 S.L." no intervino en la tramitación del expediente administrativo acerca de la marca nº 2.504.261, en tanto que la Administración demandada denegó a la recurrente la inscripción de la solicitud de transferencia del citado signo a su favor mediante acuerdo de 1 de julio de 2004, habiendo solicitado de nuevo el reconocimiento de la cesión en julio de 2005.

Como resulta del documento 1 aportado por la actora en el período probatorio, la Oficina Española de Patentes y Marcas, el 3 de junio de 2005, aprobó la transferencia nº 00758/05 a favor de "Blauvert 2000, S.L.", así como la inscripción de la cesión de los derechos "derivados de su actual estado de tramitación" respecto de la marca aquí controvertida, nº 2.504.261.

A partir del documento 1 de la demanda y también el de la contestación de la codemandada, consta que la entidad recurrente presentó una solicitud de transferencia del citado signo a su favor (siendo cedente D. Alfredo ) el 7 de junio de 2004, sin que a la fecha de presentación del escrito de interposición el presente recurso (el 8 de julio de 2004) la Oficina hubiere publicado la resolución denegatoria al respecto, la cual se produjo el 1 de septiembre del mismo año. El 21 de marzo de 2005, la recurrente volvió a interesar el reconocimiento e inscripción de la cesión de derechos, lo cual fue concedido el 3 de junio de 2005.

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera acreditado que la demandante es la titular del citado signo distintivo cuya inscripción registral se encuentra en litigio, y por tanto, titular de los derechos e intereses legítimos que se derivan de la impugnación de la denegación de su protección por parte de la Administración demandada, debiendo rechazarse el óbice procesal suscitado de contrario.

TERCERO.- La resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 22 de abril de 2004, fundamenta la estimación del recurso de alzada en que "CONSIDERANDO: Que la aplicación en el presente caso de estas pautas legales anteriormente señaladas lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el artículo 6.1 señalado, por existir entre los distintivos enfrentados, de un lado la marca solicitada, 2.504.261 PRESTIGE PASEO DE GRACIA (gr.), y del contrario la marca opuesta 2.485.171 HOTEL PASEO DE GRACIA, un evidente grado de parecido, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, servicios hoteleros (cl. 43), toda vez que en la denominación solicitada se integra la denominación de la marca opuesta porque podría inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior. CONSIDERANDO: Que si bien es cierto que el recurrente tiene precedentes registrales de concesión en la clase solicitada, consistentes en la denominación PRESTIGE y el mismo gráfico que el ahora solicitado, por lo que la marca ahora reivindicada no hace sino añadir la denominación de la oponente."

CUARTO.- El artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (equivalente a la regulación contenida en el artículo 12.1 de la anterior Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ), dispone que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior."

La eficacia de la prohibición establecida en el artículo 6.1 de la Ley 17/2001 no sólo alcanza a considerar el doble enjuiciamiento de semejanza, según la reiterada jurisprudencia recaída acerca del anterior artículo 12.1 de la derogada Ley 32/1988 , sino que asimismo es necesario realizar dicho análisis desde una perspectiva finalista, en el sentido de que no basta cualquier semejanza sino que se precisa que dicha semejanza sea de tal entidad que pueda razonablemente inducir a error o confusión al público consumidor.

En palabras del Tribunal Supremo mencionadas, entre otras, en la Sentencia de 21 de abril de 2003 , Fundamento Jurídico Segundo, cuyas conclusiones son aplicables al supuesto que nos ocupa y ello a pesar de la derogación normativa de la Ley a la que se refiere, «El artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 establece entre las denominadas "prohibiciones relativas", la de registrar como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marcas anteriores cuando concurran las siguientes circunstancias acumulativas:

a) que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada;

b) que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ya distingue la marca anteriormente registrada o solicitada.

En contraste con la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ), que no hacía referencia alguna a la naturaleza de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar además, si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. No autoriza, por lo tanto, que la negativa a la inscripción registral sea declarada a partir tan sólo de la mera comparación (fonética, gráfica o conceptual) entre ambas marcas, pues en cualquier caso exige que los productos pueden confundirse por ser idénticos o similares.

Este cambio legislativo implica que la Oficina Española de Patentes y Marcas, en un primer momento, y los tribunales que revisan jurisdiccionalmente sus decisiones, después, han de prestar una atención especial para apreciar, en cada caso, si existe similitud entre los servicios y productos correspondientes o relación de áreas comerciales que aumentan el riesgo de confusión.

Como ya dijo esta Sala en sentencia de 28 de junio de 2002 recaída en el recurso de casación núm. 3111/1996 , los factores que deben tomarse en cuenta para apreciar la referida similitud, mayor o menor, entre los productos o los servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori.

Pueden incluirse, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos u otros servicios o productos, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios. Se tratará, en cada caso, de analizar la relación que el consumidor medio pueda establecer entre productos o servicios que, no siendo idénticos (en cuyo caso, insistimos, no existirán dudas), tengan entre sí determinados rasgos que los aproximen comercialmente o los hagan relativamente cercanos desde el punto de vista del público. Aunque la inclusión en una misma clase del Nomenclátor internacional no es, de suyo, un elemento de similitud entre productos o servicios, dada la amplitud clasificatoria de los respectivos epígrafes, tampoco puede excluirse su toma en consideración como factor eventualmente apreciable».

QUINTO.- Procede analizar si se produce la concurrencia de los dos requisitos contemplados, denominativo y aplicativo, para apreciar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley de Marcas : en primer lugar, la semejanza o parecido entre las marcas comparadas, y en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión a los consumidores.

En cuanto al primero de los requisitos, semejanza o parecido entre los distintivos enfrentados, por una parte la marca novel solicitada núm. 2.504.261, "PRESTIGE PASEO DE GRACIA", clase 43, con gráfico, "servicios hoteleros, reserva de hoteles y hospedaje temporal; servicios de restauración (alimentación)" y, de otra, la marca opuesta como prioritaria núm. 2.485.171, "HOTEL PASEO DE GRACIA", clase 43, "servicios de hospedaje temporal", puede afirmarse, sin ningún genero de dudas, que no se aprecia una similitud o identidad fonética y gramatical entre ellos inequívoca, ya que la única coincidencia es la de la expresión "PASEO DE GRACIA", que carece de la suficiente distintividad, siendo el rasgo diferencial en la marca solicitada por la recurrente el de "PRESTIGE", que corresponde al nombre de una cadena hotelera cuyos establecimientos se distinguen precisamente por incorporar todos ellos el citado vocablo, al que, en cada caso, se añade otro que distingue al concreto establecimiento -así, por ejemplo, PRESTIGE CORAL PLATJA, PRESTIGE MAR Y SOL, PRESTIGE SANT MARC, PRESTIGE GOYA PARK, PRESTIGE VICTORIA, PRESTIGE CONGRESS, PRESTIGE LUCENA, PRESTIGE UBRIQUE, PRESTIGE PALMERA PLAZA, PRESTIGE JAFRE.

Es cierto que los distintivos enfrentados amparan todas ellos servicios de la clase 43, pero para que la similitud entre dos marcas impida que ambas puedan coexistir pacíficamente en el mercado es preciso que la misma sea de una relevancia tal que induzca a confusión a los destinatarios de los servicios amparados por ellas, el consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999 , "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Así, pues, si la semejanza o similitud entre dos marcas es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso no se evidencia una similitud que produzca la aplicación de la prohibición del artículo 12 de la Ley de Marcas , ya que cabe apreciar suficientes diferencias entre las marcas enfrentadas que evitan la posibilidad de confusión entre ellas y también el riesgo de confusión entre los consumidores a los que van destinados los productos que amparan. Es evidente que las marca que pretende inscribir la recurrente se encuentra asociada a la cadena de establecimientos hoteleros de la que es titular y cuyo rasgo distintivo es el vocablo PRESTIGE, que gozan de cierto renombre en el sector, por lo que difícilmente puede darse riesgo de asociación.

El consumidor medio distingue perfectamente entre un establecimiento perteneciente a "Prestige Hotels S.L.", que incorpora en este caso el nombre de una calle, PASEO DE GRACIA, al que va unido, con otro establecimiento hotelero cuya denominación sea HOTEL PASEO DE GRACIA.

Todo lo anteriormente expuesto nos conduce a determinar que en el presente caso, no se evidencia una similitud denominativa que produzca la aplicación de la prohibición del artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas , ya que no cabe apreciar suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales entre el signo distintivo novel concedido y el opuesto como prioritario que evitan la posibilidad de confusión entre ellas, dándose elementos específicos que hacen a la marca novel solicitada susceptible de gozar de la protección del registro que contempla la Ley, debiendo estimarse la demanda formulada por la entidad "Blauvert 2000 , S.L.", anulando la resolución administrativa impugnada al ser procedente la concesión de la marca mixta nº 2.504.261.

SEXTO.- No es de apreciar especial temeridad ni mala fe a los efectos de imposición de costas, conforme a lo prevenido en el artículo 139.1 de la Ley Jurisdiccional .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

PRIMERO.- Estimar el presente recurso y, en consecuencia, anular la resolución administrativa impugnada, por no ser conforme a derecho, debiendo concederse la marca nº 2.504. 261, "PRESTIGE PASEO DE GRACIA", para distinguir productos y servicios de la clase 43.

SEGUNDO.- No efectuar atribución de costas.

Notifíquese la presente resolución en legal forma.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos principales, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, hallándose celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha. Doy fe.