Auto CIVIL Juzgados de lo Mercantil - Alicante/Alacant, Sección 1, Rec 500/2010 de 27 de Octubre de 2011

Encabezamiento

JUZGADO DE MARCA COMUNITARIA NUM UNO JUZGADO DE LO MERCANTIL NUM UNO DE ALICANTE

C/Pardo Gimeno,43

Tlno.965936093-4-5-6

Alicante

Procedimiento:Juicio Ordinario num 500/2010

Parte demandante: FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Procurador: JUAN IVORRA MARTINEZ Abogado: ERIC JORDI

Parte demandada: FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE

PURA RAZA

Procurador: RICARDO MOLINA SANCHEZ-HERRUZO Abogado: SALVADOR DOMÉNECH LÓPEZ

En Alicante, a 27 de octubre de 2011

Antecedentes

Primero.-Por el/la procurador/a Sr/a JUAN IVORRA MARTINEZ en nombre y representación de FÉDÉRATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE se formuló demanda contra FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA por violación de marca comunitario nº 44388751 y nulidad de marca nacional, a la que en tiempo y forma se opuso la demandada, que a su vez formuló reconvención sobre nulidad de la marca comunitaria nº 44388751, y tras los trámites legales, se celebró juicio el día 12 de julio de 2011

Segundo- Por providencia de fecha 29 de julio de 2011 se dejó sin efecto el plazo par dicta sentencia y se concedió a las partes y al Ministerio Fiscal un plazo común de 10 días para presentar alegaciones en relación con el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas conforme al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ), anterior artículo 234 TCE sobre la interpretación de las normas comunitarias afectas.

Tercero- La actora formuló sus alegaciones mediante escrito de 19 de septiembre de 2011, en el que tras exponer las alegaciones que consideró oportunas, concluyó en el sentido de oponerse al planteamiento de la cuestión prejudicial y en caso de plantearse, su ampliación, y subsidiariamente la adopción de medidas cautelares

Cuarto.- La demandada en escrito presentado el día 19 de septiembre de 2011, efectuó, asimismo, las alegaciones que consideró oportunas, a favor del planteamiento de la cuestión prejudicial

Quinto.-Por diligencia de ordenación de 17 de octubre de 2011 se da cuenta de tales escritos, sin que el Ministerio Fiscal evacuara alegación alguna en el trámite conferido

Fundamentos

Primero: Objeto de litigio

1. FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNACIONALE (en adelante FDERATION) formula demanda el 18/6/2010 contra FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA (en lo sucesivo FEDERACION CANINA ) en la que ejercita dos clases de acciones: a) acción por infracción de la marca comunitaria nº 4438751 mixta registrada para las clases 36, 41 y 42 , que se considera notoria en el mundo de la 'cinologia', con alegación de los arts 14.1 y 91.b y c) del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (en adelante RMC) y b) acción de nulidad de las marcas nacionales nº 2614806, 2786697 y 2818217, registrada para la clase 16 por: 1º) tratarse de un registro de mala fe, con invocación del art 51.1b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en abreviatura LM) y 2º) por nulidad relativa, por riesgo de confusión con la marca comunitaria de la actora, al amparo del art 52 LM en relación con el art 6.1.b), por ser confusorias con las marcas prioritarias de la actora

2. Frente a ello el demandado se opone, al margen de otros motivos ajenos a esta cuestión prejudicial, alegando la ausencia de infracción por no ser confusorios, y simultáneamente la nulidad de la marca comunitaria de la actora por mala fe y ser confusoria con su marca nacional prioritaria nº 2641806/4

3. Centrados en lo relevante para la cuestión prejudicial, la FEDERATION actora aduce que ve menoscabados sus derechos marcarios por la FEDERACION CANINA que ha registrado y usa una imagen y anagramas que se aproximan a los signos de FEDERATION, con el fin de confundir al público y aprovecharse de la notoriedad de los mismos.

4. Al margen de otros actos infractores realizados por la demandada, de forma concreta se indican en la demanda (folios 6 y 7) como uno de esos actos el uso y paralela solicitud y registro de la marca comunitaria nº 7597529, figurativa para la clase 16, así como de varias marcas nacionales (la nº 2614806, nº 2786697 y nº 2818217 para la clase 16), haciendo un uso de ellas que va más allá de dicha clase. Dicha marca comunitaria nº 7597529 fue solicitada por la demandada FEDERACION CANINA el 12/2/2009 y fue concedida por la OAMI el 03/09/2010

5. Se suscita, pues, en el caso enjuiciado la controversia acerca si el derecho de exclusiva que el art. 9 RMC otorga al titular de una marca comunitaria - aquí FEDERATION - se pueda hacer valer frente a cualquier tercero, o por el contrario, queda excluido del art 9 citado ese tercero- aquí FEDERACION CANINA- que a su vez tiene inscrito a su favor una marca aunque sea posterior, en tanto no se anule, que en el caso presente es la marca comunitaria nº 7597529, ya que respecto de las nacionales sí consta impugnada su validez y puede este Juzgador declarar su nulidad

Segundo.- Las interpretaciones alternativas del derecho comunitario sobre el alcance del ius prohibendi del art 9 RDMC

6. Hay una dualidad interpretativa sobre el alcance del art 9 RDMC según el cual 'La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marcacomunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si esta fuera notoriamente conocida en la

Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fueraperjudicial para los mismos' 'y en particular sobre la extensión del término 'tercero' que emplea el párrafo primero del precepto

5. La norma puede interpretase en el sentido de que el titular de una marca comunitaria no puede prohibir su utilización (en los supuestos de las letras a) b) y c) del art 9.1) por aquél que, aún sin su consentimiento, es a su vez titular de otra marca registrada y hace un uso de esta última

6. Y ello porque ese tercero como tal titular marcario tiene el derecho a utilizar su marca (aunque sea de una marca posterior), al ser ese ius utendi no solo inherente al registro, pues se obtiene la marca para distinguir en el mercado productos y servicios (Considerando segundo del RMC) sino inclusive un deber, dado que la falta de uso se sanciona con su caducidad (art 51.1 a RMC y Considerando décimo del RMC).

7. Según esta tesis de la 'inmunidad registral', solo si se anula previa o simultáneamente ese registro propio puede ser el tercero sujeto pasivo de una acción de infracción, de manera que se entendería que 'tercero' a efectos del art 9.1 no comprende a aquél que dispone a su favor de una marca registrada en vigor

8. Esta exegesis, basada en el derecho a usar el título de propiedad industrial registrado como consecuencia del principio general de 'quien usa de su derecho no causa daño a nadie', es la seguida por la jurisprudencia española cuando se produce esta colisión entre ius prohibendi del titular marcario prioritario y el ius utendi del titular de la marca posterior, demandado en un litigio por infracción por el primero

9. Esta jurisprudencia está recogida en la sentencia del Tribunal

Supremo de 23 de mayo de 1994 según la cual'En el presente caso se trata de una acción ejercitada por el titular de un nombre comercial registrado a su favor con anterioridad al registro del nombre comercial de la sociedad demandada, entre cuyos nombres comerciales existe identidad tal que determina la nulidad del segundo, como así ha sido declarado por la sentencia recurrida; ahora bien, en tanto no se declare la nulidad del registro del nombre comercial concedido a la sociedad demandada, ésta se hallaba facultada para utilizarlo con carácter exclusivo en el tráfico económico, de acuerdo con el artículo 30, inciso primero, de la Ley de Marcas , al igual que lo estaba la ahora recurrente para utilizar el suyo; por ello, habiéndose limitado a la recurrida a usar el nombre comercial cuyo registro obtuvo, no puede entenderse que tal utilización constituya una violación del derecho de la actora, conforme al viejo principio 'qui iure suo utitur, nemine laedit', puesto que como se dice en el artículo 31, las acciones del artículo 35 se podrán ejercitar 'frente a los terceros que utilicen en el tráfico económico, sin su consentimiento, una marca o signo idéntico o semejante...',sien d o, p o r tan to , te rcero q u ie n no e stáprotegido por el Registro, no quien, como la sociedad demandada, utiliza suderecho al amparo de su titularidad registral, sin perjuicio de que, existiendo alguna de las causas de nulidad establecidas en la Ley, pueda ejercitarse la acción de nulidad al amparo del principio de prioridad registral' , consolidada entre otras, en sentencias del Alto Tribunal de 22 de septiembre de 1999 o mas reciente de 7 de julio de 2006 en la que dice 'El uso de las marcas de que es titular registral el demandado, en cuanto constituye ejercicio de la facultad que, como tal, le reconoce el artículo 30 de la citada Ley , no puede ser calificado como ilícito, claro está, mientras no se declare la nulidad de los registros por ser contrarios a alguna de las prohibiciones, absolutas o relativas, previstas en los capítulos primero y segundo del título segundo de la Ley 32/1.988 , o que los asientos correspondientes no amparan dicho uso por tener por objeto no los signos registrados, sino otros (para lo que bastaría una alteración significativa de las formas bajos las que se concedieron: artículos4.2.a de la Ley 32/1.988 , 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE y 5.C.2 del Convenio de la Unión de París )

10. Doctrina jurisprudencial que es asumida por el Tribunal de Marcas comunitario español, de la que es muestra la sentencia de 18 de marzo de 2010 según la cual 'Desde el principio, hemos de plantearnos si es posible deducir una acción de infracción dirigida contra los demandados cuando el ofrecimiento por éstos de los servicios de peluquería y estética se encuentra amparado en el registro de dos marcas nacionales. Ya dijimos en nuestra Sentencia de 23 de enero de 2009 que no puede calificarse como acto de infracción del ius prohibendi de los derechos de la actora 'la utilización de un signo que está amparado en un registro de marca nacional pues el artículo 34.1 de la Ley de Marcas atribuye al titular del registro de la marca el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico, salvo que se interese previa o coetáneamente la declaración de su nulidad por la concurrencia de una causa de prohibición absoluta o relativa o porque el uso del signo no sea coincidente con el registrado ( STS 7 de julio de 2006 ).'

11. La otra exegesis posible del art 9.1 RMC es considerar que el ius prohibendi del titular registral afecta a cualquier tercero, sin excluir a aquél que haya inscrito un titulo posterior, aunque no haya sido previa o simultáneamente anulado. Y ello por las siguientes razones

12. La primera de orden gramatical: el art 9.1 RMC no distingue entre terceros a la hora de definir la facultad del titular de la marca comunitaria para prohibir su utilización. Solo hace referencia a que se trate de terceros sin su consentimiento

13. La segunda de orden sistemático: de una parte, en ninguno de los demás artículos de la Sección 2ª del Titulo II del Reglamento rubricada 'Efectos de la marca comunitaria' en el que se ubica el art 9 se establece ese inmunidad o exclusión en favor del titular registral posterior; de otra parte, de lo que se preocupa el RMC (art 56.3, 100 y 104 y Considerando 17) es de evitar la duplicidad de procedimientos de nulidad de la marca comunitaria, ya sucesivos ya simultáneos, ante la OAMI (via demanda directa) y ante los tribunales de marca comunitaria (via demanda reconvencional), pero ello es diferente al supuesto planteado, sin que haya norma que imponga la previa declaración de nulidad por la OAMI de la marca comunitaria posterior como presupuesto para el ejercicio de las acciones por violación ante los tribunales de marca comunitaria, y finalmente el artículo 54 RMC regulador de la caducidad por tolerancia, contempla el ejercicio de acciones de nulidad y de infracción de forma alternativa, sin que la primera sea requisito necesario de la segunda. Dice el precepto: '1.El titular de una marca comunitaria que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca comunitaria posterior en la Comunidad con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca comunitaria posterior se hubiera efectuado de mala fe.'Por tanto, si no ha tolerado durante ese lapso temporal el uso de una marca comunitaria posterior, el titular de la marca prioritaria está facultado para solicitar la nulidad de esa marca posterior o para oponerse al uso de la marca posterior, sin que para esto último aparezca como necesario el ejercicio y éxito previo de lo primero.

14. La tercera de orden lógico: El derecho exclusivo de uso que tiene el titular de una marca (vertiente positiva que confiere el registro) no es absoluto, sino que como todo derecho solo puede ser amparado si es lícito, es decir, si no vulnera derechos ajenos, como son los del titular de una marca comunitaria anterior y preferente. Lo que se trata es simplemente de impedir que se siga usando un signo que infringe un derecho preferente, y para ello no se establece como requisito su previa declaración de nulidad: basta con que declare en el juicio sobre infracción que es incompatible con el preferente registrado por la parte que ejercita dicha acción de infracción

15. La cuarta es de orden funcional, derivada del sistema de protección específico diseñado por el RMC: si se admite la tesis de la inmunidad registral, no podría dictarse sentencia por los Juzgados previstos en el art 95 del RMC en un juicio de infracción de marca comunitaria para los que son competentes (art 96. a) RMC) hasta tanto no se anule el titulo registral posterior del demandado. Petición de nulidad que en caso de ser una marca comunitaria (como la que tiene FEDERACION CANINA, marca num nº 7597529) debe realizarse ante la OAMI (art 52 RMC), sin posibilidad de ser conocida por el Juzgado que conoce de la acción por infracción, al quedar limitada su competencia en materia de nulidad a la demanda reconvencional, no a la acción directa (art 96 d RMC), con la consiguiente demora en la respuesta judicial ante la infracción denunciada, que puede prolongarse durante largo tiempo en el mercado

16. Añadir a lo anterior que si queda subordinada la protección de la marca comunitaria prioritaria a la previa declaración de nulidad del título posterior, en la hipótesis de que estos sean unos títulos nacionales (pensemos en una marca o diseño registrados en varios países de la UE) el resultado es que la marca comunitaria prioritaria tendría un distinto alcance, según se consiga o no tal declaración de nulidad en cada uno de los distintos Estados, con quiebra del alcance unitario de la marca comunitaria (art 1.2 del RMC), además de que impondría una pluralidad de litigios (tantos como marcas o diseños nacionales posteriores de los Estados miembros puedan existir), ya que el Tribunal de Marcas comunitarios de cada Estado (ante el que se pide protección de la marca comunitaria prioritaria) solo tiene competencia para anular la marca o diseño nacional de su Estado, pero no las de los demás, lo que podría conllevar la pérdida de sentido del sistema jurisdiccional de protección diseñado por el Reglamento ( art 95, 96 y 98 y Considerando 15 y 16)

17. Finalmente, la negación de la inmunidad registral del titular posterior no es ajena en el derecho de propiedad industrial a nivel nacional. En el caso del derecho español se encuentra consagrada en el art. 55 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya) y en el art. 51 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial española que bajo la rúbrica 'Límites al ejercicio del derecho' dice '1. La explotación del diseño registrado no podrá llevarse a cabo de forma contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o indefinidas establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales.

2.El derecho sobre el diseño registrado no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violaciónde otros derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha deprioridad anterior'

Tercero.- Hechos pertinentes

18. A los efectos de la cuestión interpretativa suscitada son relevantes los siguientes datos fácticos:

i) la actora FEDERATION es un asociación privada creada el 22 de mayo de 1911 con el objetivo de fomentar y proteger la cinología y los perros de pura raza, formada por 84 miembros (un miembro por país), con prestigio y notoriedad en el mundo de la cinología, es titular de la marca comunitaria nº 4438751,mixta 'FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE' solicitada el 28/06/2005 y concedida el 05/07/2006
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Esta registrada para las clases 35 (Relaciones públicas en el campo de la cría, crianza, cuidado y mantenimiento de perros; organización y realización de exposiciones con fines comerciales y publicitarios en relación con perros);

41 (Formación y perfeccionamiento, en particular en el campo de la cría, crianza, cuidado y mantenimiento de perros; organización y dirección de seminarios y capacitación, en particular en el campo de la cría, crianza, cuidado y mantenimiento de perros; organización y realización de exposiciones de cría de perros); 42 (Elaboración de certificados de pedigrí y control de perros en el campo de la población y la genética) y 44 (Cría, crianza y cuidado de perros, asesoramiento correspondiente a la cría, crianza, cuidado y mantenimiento de perros, servicios)

ii) la demandada FEDERACION CANINA - es una asociación privada constituida en 2004 con el objetivo de fomentar y conservar los perros de pura raza, llevanza de libro genealógico canino de razas puras y agrupación de asociaciones que hayan obtenido un reconocimiento a nivel nacional como criadores de perros de raza, es titular de las siguientes marcas

-Marca nacional nº 2614806, denominativa 'FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA - F.C.I.' solicitada el 23/09/2004 y concedida el 20/06/2005 para la clase 16: libro genealógico de razas puras caninas. Publicaciones e impresos

-Marca nacional nº 2786697,FEDERACION CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA, mixta solicitada el 09/08/2007 y concedida el 12/03/2008 para la clase 16: libro genealógico de razas puras caninas. Publicaciones e impresos
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-Marca nacional nº 2818217, mixta FEDERACION CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I, solicitada el 11/02/2008 y concedida el 26/8/2008
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Los productos protegidos de la clase 16 son los siguientes: PAPEL, CARTON Y ARTICULOS DE ESTAS MATERIAS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; PRODUCTOS DE IMPRENTA; ARTICULOS DE ENCUADERNACION; FOTOGRAFIAS; PAPELERIA; ADHESIVOS (PEGAMENTOS) PARA LA PAPELERIA O LA CASA; MATERIAL PARA ARTISTAS; PINCELES; MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ARTICULOS DE OFICINA (EXCEPTO MUEBLES); MATERIAL DE INSTRUCCION O DE ENSEÑANZA (EXCEPTO APARATOS); MATERIAS PLASTICAS PARA EMBALAJE (NO COMPRENDIDAS EN OTRAS CLASES); CARACTERES DE IMPRENTA; CLICHES. LIBROS GENEALOGICOS CANINOS Y TODA CLASE DE CONCURSOS Y EXPOSICIONES CANINAS. TITULOS Y DIPLOMAS DE TODO TIPO RELACIONADO CON LAS RAZAS PURAS CANINAS.

-Marca comunitaria nº 7597529 solicitada el 12/2/2009 y concedida el 03/09/2010
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Está registrada para productos de la clase 16 : Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés; concursos y exposiciones de razas puras; emisión de títulos, diplomas y carnets acreditativos; publicaciones, impresos y material referido a genalogías caninas; publicaciones y catálogos sobre razas puras caninas.

iii) la demandada hace uso de los signos denominativos y mixtos anteriores, en concreto del registrado como marca nacional nº 2786697
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y Marca comunitaria nº 7597529
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en sus distintas actividades

iv) aunque la demandada niega inicialmente la confusión de los signos que emplea con la marca comunitaria nº 4438751 de la actora, simultáneamente en vía reconvencional interesa la nulidad de esa marca nº 4438751 por ser confundible con su marca nº 2614806 por cuasiidentidad del signo y amparar productos /servicios incompatibles

v) FEDERATION formuló oposición en la OAMI frente al registro de la marca comunitaria nº 7597529 de FEDERACION CANINA en febrero de 2010, pero no fue debidamente presentada. Concedida la marca en fecha 3/9/2010 se solicita su anulación ante la OAMI por FEDERATION en fecha 18/11/2010, en tramitación

Cuarto.-La relevancia de la cuestión planteada

19. En el caso planteado este Tribunal puede anular las marcas nacionales del demandado nº 2614806, nº 2786697 y nº 2818217 para la clase 16 por concurrir mala fe, por verificarse su registro con conocimiento del signo ajeno y ser censurable al contrariar las funciones propias de la marca (al no buscarse distinguir sino confundir) y los elementales principios de respeto a lo ajeno (con apropiación de los logros, crédito y méritos conseguidos por FEDERATION, atendido el grado de protección del que goza el signo de ésta por su difusión) según los parámetros de la STJCE de 11 de junio de 2009 recaída en el asunto C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG y Franz Hauswirth GMBH), y además por ser las marcas posteriores nº 2786697 y nº 2818217 confusorias con la de actora. Pero no puede hacerlo con la marca comunitaria num nº 7597529, al ser competencia de la OAMI.

20. El problema reside en si, aún considerando infractor el uso de ese signo (consistente en un circulo, con una banda paralela en la que aparece el denominativo FEDERACION CANINA INTERNACIONAL PERROS DE PURA RAZA (esto último en letras de menor tamaño) y en cuyo diámetro central hay una banda con el acrónimo F.C.I, con una líneas que representan un globo terráqueo) realizado por el demandado, atendido el elevado grado de semejanza de signo y la similitud y complementariedad aplicativa (como vienen a admitir las partes al solicitarse recíprocamente la nulidad de sus signos por confusorios) se puede prohibir su uso.

21. Si se acoge la tesis llamada de la 'inmunidad registral' ello no es posible, al contar el demandado con un registro vigente a su favor. En cambio, según la tesis alternativa, no puede servir de escudo para ese uso infractor tal registro posterior, aunque no haya sido anulado,

22. Dicho de otra manera, de admitirse la teoría que patrocina una

especie de 'inmunidad registral', habría que proclamar la carencia de acción de la actora respecto de la demanda de infracción marcaria frete al demandado, y en consecuencia la desestimación de la demanda, al margen de la impresión que los signos que emplea FEDERACION CANINA produzcan en el consumidor medio, que solo se presenta relevante si se asume la tesis alternativa, según la cual la expresión 'tercero ' no excluye a quien -como FEDERACION CANINA- utiliza un signo al amparo de su titularidad registral

23. Las consecuencias que se derivan de la distinta interpretación del art 9 RMC devienen determinante a fin de resolver el litigio planteado y es lo que explica, a juicio de este Juzgador, la necesidad de plantear la cuestión prejudicial, regulado en el Tratado de Lisboa el 1 de diciembre de 2009 en el nuevo artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE ), anterior artículo 234 TCE

24. En este sentido debe dejar constancia que ante análoga controversia suscitada en la interpretación del alcance del art 19 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 , sobre los dibujos y modelos comunitarios (DOCE L 5 Enero 2002), este Tribunal ha planteado cuestión prejudicial (Asunto prejudicial C-488/10 Celaya Empazanza y Galdós Internacional), pendiente de resolución, estando señalada audiencia pública para presentación de conclusiones del Abogado General el día 08/11/2011

25. Se identifican como las disposiciones jurídicas pertinentes de Derecho comunitario los arts 1.2 , 9 , 54 , 56.3 , 95 , 96 , 98 , 100 del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria (DOCE L 24 de marzo de 2009), así como la jurisprudencia nacional en materia de marcas reproducidos en el fundamento de derecho segundo de esta resolución

Sexto.- La oposición al planteamiento de la cuestión prejudicial

26. No se comparten las quejas expuestas por la actora al planteamiento de la cuestión prejudicial

27. La alegación de que la validez del registro de la marca comunitaria de la demandada así como la cesación en su uso fue excluida del objeto del litis, y posteriormente planteada en la OAMI solo es cierta en lo referente a lo primero - control de validez- pero no en cuanto a lo segundo, al denunciarse

en el folio 7 como un uso infractor el de la marca comunitaria nº 7597529, que por ello constituye objeto litigioso, sin que respecto de ese uso pueda adoptar decisión alguna la OAMI, pues solo puede cesar por orden judicial de un tribunal de marcas comunitario (art 102RMC) .

28. Aunque en el suplico de la demanda la nulidad solo se pide respecto de los registros de marca nacionales de la demandada, desde el punto del infracción de marca comunitaria se interesa se condene a la demandada a 'cesar en el uso y ofrecimiento de productos y/o servicios con los signos en que consiste en las marcas españolas nº 2614806, 2786697 y 2818217, así como utilizarlo en documentos mercantiles, publicidad, redes de comunicación telemáticas, nombre de dominio, membretes y cualesquiera otros medios de identificación, absteniéndose en lo sucesivo de utilizar cualquier otro signo que resulte confundible con la marca comunitaria nº 4438751', que comprende al signo registrado como marca comunitaria nº 7597529
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por su extremada semejanza con la marca nacional nº 2786697
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. Sin especiales esfuerzos se aprecia que el pronunciamiento condenatorio solicitado abarca ambos signos.

29. Por tanto es artificial la diferenciación que ahora pretende decir la demandante que figura en su demanda, sin que para usar un signo, y por ende para prohibirlo, sea necesario su registro, por lo que la alegación a la sentencia de este Juzgado de 4 de abril de 2008 no es pertinente al tratar de una cuestión distinta.

30. Además de carecer de todo rigor esa artificial diferenciación, no explica cómo ahora dice que no ha denunciado el uso del signo en que consiste la marca comunitaria de la demandada en clara contradicción con lo dicho al folio 7 de su demanda y al folio 11 de la contestación a la reconvención ni que no hay prueba del uso de ese signo por la demandada, cuando consta ese signo en el doc nº 6 de los aportados por la demandada y en el doc num 45 de la contestación a la reconvención, aportado por la propia FEDERATION relativo a eventos caninos imputados a FEDERACION CANINA, por lo que las alegaciones de ausencia de relevancia no se ajustan a la buena fe procesal.

31. De igual modo es contradictorio solicitar en la demanda la nulidad por confusión de las marcas de la demandada registradas para la clase 16 y el

cese de su uso, sin distinción aplicativa alguna, y ahora, en trámite de alegaciones sobre la cuestión prejudicial, decir que ésta no es relevante porque la demanda no se refiere a esos usos amparados por la clase 16 ,algunos de los cuales como 'concursos y exposiciones de razas puras; emisión de títulos, diplomas y carnets acreditativos; publicaciones, impresos y material referido a genalogías caninas; publicaciones y catálogos sobre razas puras caninas'son precisamente los que constituyen objeto de demanda

32. En cuanto a los principios de litispendencia y perpetuatio legitimationis e imposibilidad de alterar el objeto litigioso por haberse concedido a la demandada la marca comunitaria nº 7597529 el 3/9/2010 tras la demanda presentada el 18/6/2010 no puede prosperar, ya que dicha concesión fue previa a la contestación a la demanda presentada el 12/11/2010, y con arreglo al artículo 412 LEC ' Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente'.Por tanto no hay quiebra alguna del instituto de la 'perpetuatio litis' por cuanto la existencia del registro de esa marca forma parte del objeto procesal, sin que haya habido modificación en los términos delimitados en los escritos rectores del procedimiento. No hay, pues, mutatio libelis, por lo que hay que descartar la vulneración de las garantías derivadas del principio de contradicción y del derecho de defensa, cifrado en la posibilidad de alegar y probar sobre los hechos relevantes aducidos en el pleito (v. gr., SSTS 11 de diciembre de 2007 , 22 de noviembre de 2007 )

30. Respecto de la conculcación del principio de justicia rogada carecen igualmente de rigor. No se está introduciendo judicialmente hecho nuevo ni se aparta este Juzgador del debate fáctico en los términos planteados por las partes. Se limita a ejercitar la facultad que el Derecho de la Unión dispone a cualquier órgano jurisdiccional, y se plantea una vez definido el marco fáctico y jurídico del litigio y no antes, según las pautas contenidas en la nota informativa remitida por el Tribunal de Justicia a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros publicada en el DOUE y la aplicación analógica de las normas procesales de la cuestión de inconstitucionalidad del art 35 y 36 LOTC ( ATS de 22/9/2005 ) por estimarse que es imprescindible para dictar sentencia por la existencia de dudas sobre una norma del RMC - art 9- esencial en un litigio de infracción marcaria, por los motivos indicados, sin que se considere oportuno adicionar los extremos interesados que no aportan claridad. Y para tal planteamiento no es requisito que las partes lo susciten como motivo defensivo o no

31. Por otra parte, el que el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia conlleve la suspensión del proceso hasta que el Tribunal se pronuncie puede ser motivo que justifique la oposición, ni puede elevarse como tal el comportamiento que se tacha de mala fe del demandado, ya en la obtención de la marca comunitaria (que como motivo de nulidad deberá ser analizado por la OAMI, sin la trascendencia en materia indemnizatoria prevista en el art 54LM , al no haberse interesado indemnización de daños y perjuicios en la demanda) ya en la tramitación del procedimiento administrativo ante la OAMI, que parece suspendido, que deja vacío de contenido uno de los motivos de oposición, siendo el supuesto fáctico aquí concurrente (marca registrada por el demandado antes de la contestación de la demanda) distinto a la hipótesis expuesta en el escrito de alegaciones (solicitud de marca de cobertura tras ser demandado) por lo que las consideraciones no son extrapolables

32. Tampoco es motivo de oposición la invocación de un resolución aislada de un Juzgado Mercantil y de una Audiencia Provincial, pues al margen de que es discutible la respuesta dada que parte un presupuesto que no se comparte (niega que la marca comunitario otorgue un ius utendi), lo esencia es que el órgano competente para fijar la interpretación del art 9RMC es el TJCE

33. Aunque este Juzgador participe de la interpretación amplia del art 9 RMC en el sentido de que el derecho de exclusiva afecta a cualesquiera terceros (por las razones apuntadas ut supra) y se haya plasmado en alguna resolución no significa que se trate de una cuestión indubitable y pacífica, y que no precise su fijación por el máximo interprete del derecho de la Unión, sobre todo cuando hay en España una jurisprudencia que proclama (ante igual problemática y análogos conjuntos normativos) que tercero es solo quien no está protegido por el Registro, no quien como el demandado utiliza su signo al amparo de su titularidad registral, y que en tanto se mantenga no puede ser obviada por cuanto la jurisprudencia completa el ordenamiento jurídico ( art 1.6 Código Civil )

Séptimo.- La solicitud de medidas cautelares

La petición de medidas cautelares derivada de la suspensión del procedimiento no puede solventarse en esta resolución, pues es extraña al tramite concedido para alegaciones sobre la cuestión prejudicial, única que debe ser aquí resuelta

Tal petición debe ser autónoma y precisa seguirse el trámite del art 730.4 y concordantes de la LEC , por lo que sin entrar a valorar si es aplicable por analogía el art 104.3RMC y si concurren sus presupuestos, ponderando no solo la paralización del procedimiento sino todas las circunstancias concurrentes, entre ellas desde cuándo usa la demandada los signos en el mercado tachados como infractores, no procede lo interesado, sin perjuicio de dar la tramitación oportuna si se reproduce en forma

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que debo acordar y acuerdo:

Primero.-Suspender el procedimiento hasta la resolución del incidente prejudicial

Segundo.-Plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la siguiente cuestión prejudicial

En un litigio por infracción del derecho de exclusiva otorgado por una marca comunitaria , el derecho a prohibir su utilización en el trafico económico por tercero previsto en el art 9.1 del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria ¿se extiende a cualquier tercero que use un signo que implique un riesgo de confusión (por ser similar a la marca comunitaria y similar los servicios o productos), o por el contrario, queda excluido aquel tercero que use ese signo confusorio que ha sido registrado a su favor como marca comunitaria, en tanto no se anule previamente ese registro de marca posterior ?

Contra esta resolución no cabe recurso

Así lo acuerda manda y firma D. RAFAEL FUENTES DEVESA; Juez Titular del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Alicante y núm Uno de Marca Comunitaria