Auto Civil 204/2024 Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 4, Rec. 17/2024 de 26 de febrero del 2024

PRIMERO.- Hechos no controvertidos.

1. Del análisis de la prueba documental adjunta a la solicitud de medidas cautelares inaudita parte, resulta un principio de prueba sobre los hechos siguientes, sin ánimo de prejuzgar sobre el fondo del asunto, a la vista de que no se ha otorgado audiencia al demandado:

El 19 de febrero de 2024 se presentan estas medidas.

1.1. La entidad Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company es titular de la Patente Europea EP 1.427.415 (en adelante EPŽ415) validada en España con el número ES 2.329.881 (en adelante, ESŽ881), que lleva por título "Compuestos que contienen lactama y derivados de los mismos como inhibidores del factor Xa".

1.2. La patente ESŽ881 reivindica como prioridad el 21.09.2001 de la patente estadounidense US324165P

1.3. La patente ESŽ881 se refiere "generalmente a compuestos que contienen lactama y derivados de los mismos que son inhibidores de enzimas de serina proteasa similar a tripsina, especialmente factor Xa, a composiciones farmacéuticas que las contienen y a procedimientos de uso de los mismos como agentes anticoagulantes para el tratamiento de trastornos tromboembólicos."

1.4. La patente tiene 29 reivindicaciones, de las cuales varias son independientes y el resto dependientes o multidependientes.

1.5. La entidad BMS implementa la citada invención a través del producto Eliquis®, el cual consiste en un medicamento a base de apixabán.

1.6. La entidad BMS también es titular del certificado complementario de protección C201100043 (en adelante CCP) que tiene como patente de base la ESŽ881.

1.7. El 8 de junio de 2022 la representación procesal de Teva presentó demanda de juicio ordinario contra Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company ejercitando una acción de nulidad de la patente ES 2.329.881 y del certificado complementario de protección C201100043. Esta demanda dio lugar al JO 573/22-X que se tramita ante este Juzgado.

1.8. El día 12 de diciembre de 2022 la mercantil BMS presentó escrito de contestación oponiéndose a las pretensiones de Teva.

1.9. Finalmente, la audiencia previa se celebró en fecha de 11 de mayo de 2023 y el juicio se celebró los días 18 y 19 de octubre de 2023.

1.10. La sentencia resolutoria de esta litis se dictó por el Juzgado Mercantil Nº 4 de Barcelona el día 15 de enero de 2024, siendo la Nº 8/2024. Su Fallo establece lo siguiente: " ESTIMAMOS íntegramente la demanda interpuesta por la representación procesal de Teva Pharma, S.L.U., por lo que DECLARAMOS LA NULIDAD de las reivindicaciones 1 a 6 de la patente ES 2.329.881 por falta de actividad inventiva y de las reivindicaciones 7 a 29 de dicha patente por insuficiencia descriptiva, de la que es titular la entidad Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company, y, en consecuencia, ordenamos la cancelación de dichas reivindicaciones en la Oficina Española de Patentes y Marcas. DECLARAMOS LA NULIDAD también del certificado complementario de protección C201100043. Asimismo, se imponen las costas de la demanda a la demandada la entidad Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company."

1.11. El 16 de febrero de 2024 la entidad BMS presentó recurso de apelación contra la citada sentencia, sin embargo, no aportó el justificante del pago de las tasas correspondientes hasta el día 20 de febrero de 2024.

1.12. Por Diligencia de Ordenación de 21 de febrero de 2024 se ha dado traslado de dicho recurso de apelación a la entidad Teva para que conteste lo que a su derecho convenga.

1.13. El 6 de febrero de 2024 la entidad Teva obtuvo resolución de financiación favorable por el Sistema Nacional de Salud para cuatro de sus medicamentos genéricos a base del principio activo apixabán.

1.14. El 7 de febrero de 2024 la entidad BMS envió un requerimiento a Teva informándole que iba a ejercitar acciones legales en el caso de que Teva no se comprometiera a no lanzar dichos medicamentos al mercado, dándole a Teva 48 horas para responder a dicho requerimiento.

1.15. Ante este requerimiento, Teva interpuso el 9 de febrero de 2024 un escrito preventivo frente al temor de se presentaran unas medidas cautelares inaudita parte por la comercialización de los indicados fármacos genéricos. Este escrito preventivo dio lugar a las medidas 114/2024-R que tramita también este Juzgado Mercantil. Asimismo, Teva, el 9 de febrero de 2024, contestó al requerimiento de BMS, le informó de que había presentado un escrito preventivo y le requirió a BMS para que si decidía continuar con su reclamación lo hiciera ante los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

1.16. El día 13 de febrero de 2024 se dictó por este órgano judicial el auto Nº 169/2024 admitiendo el escrito preventivo, acordando notificar el auto, la documentación y el expediente a la entidad BMS, lo cual se produjo el día 19 de febrero de 2024.

1.17. Entre el día 6 y 12 de febrero de 2024, varias entidades del grupo BMS y del grupo Pfizer junto con Swords Laboratories Unlimited Company presentaron ante los Juzgados Mercantiles de Madrid demandada de infracción de la patente EPŽ 415 (validada en España como ESŽ881) y del CCPŽ043, junto con una petición de medidas cautelares inaudita parte frente a la entidad Sandoz Farmacéutica, S. A. Dicho asunto correspondió al Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid, dando lugar al JO 100/2024 y a las Medidas Cautelares 1/2024.

1.18. El día 12 de febrero de 2024 el Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid dictó auto por medio del cual estimó las medidas cautelares inaudita parte contra Sandoz.

1.19. El mismo día 12 de febrero de 2024, las entidades BMS, Pfizer y Swords presentaron una ampliación objetiva y subjetiva de dicha demanda de infracción de la patente EPŽ415 (validada en España como ESŽ881) y del CCPŽ043 frente a las entidades Teva y Laboratorios Normon, S. A., junto con una nueva petición de medidas cautelares inaudita parte contra dichas entidades.

1.20. El Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid admitió la ampliación objetiva y subjetiva incorporándola a su JO 100/2024 y abrió una nueva pieza de medidas cautelares la 2/2024. El día 15 de febrero dicho órgano judicial dictó auto estimando también las medidas cautelares inaudita parte frente a Teva y Normon.

SEGUNDO.- Sobre el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho.

2.1 La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) regula una serie de requisitos imprescindibles para poder adoptar una medida cautelar. El primero de estos presupuestos es, a saber:

a) Apariencia de buen derecho ( fumus boni iuris). Está regulado en el art. 728.2 LEC cuando dice que el solicitante de medidas cautelares también habrá de presentar los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan a fundar, por parte del tribunal, sin prejuzgar el fondo del asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión. En defecto de justificación documental, el solicitante podrá ofrecerla por otros medios. Este requisito consiste en el análisis judicial preliminar tendente a la comprobación de la existencia de un indicio o principio de prueba de que la pretensión principal de quien solicita la medida cautelar se encuentra aparentemente bien fundada en derecho, es decir, que goza de una apariencia probable de legitimidad y que a primera vista no parece ni descabellada, ni arbitraria, ni irrazonablemente fundada.

2.2 La acción ejercitada en el presente procedimiento de medidas cautelares por parte de la entidad actora se basa en el abuso del derecho al amparo del art. 7.2 del Código Civil y del art. 3.2 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. La entidad Teva, asimismo, indica que presenta las medidas ante este Juzgado al amparo del art. 130 de la LP al objeto de preservar el efecto útil de la Sentencia Nº 8/2024, de 15 de enero, dictada por este Juzgado Mercantil, entendiendo que las medidas cautelares solicitadas son asimilables a las anti-suits injunctions y a las anti-anti-suits injunctions.

2.3. Se trata de unas medidas cautelares inaudita parte, pero posteriores a la demanda de juicio ordinario mientras se tramita el recurso de apelación ante la AP en base al art. 730.4 de la LEC.

A) Configuración legal y jurisprudencial del abuso del derecho.

2.4. El abuso del derecho se regula en nuestro Código Civil en su artículo 7.2 que establece lo siguiente: "[l] a ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso".

2.5 La configuración jurisprudencial del mismo se ha realizado por múltiples sentencias del Tribunal Supremo. Entre ellas, podemos destacar la STS Nº 57/2024, de 18 de enero ( ECLI:ES:TS:2024:161), que, remitiéndose a otras anteriores, indica:

" En las sentencias 159/2014, de 3 de abril, y 474/2018, de 20 de julio (entre otras muchas) hemos caracterizado el abuso del derecho en los siguientes términos:

"La doctrina del abuso de derecho se sustenta en unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad , exige para poder ser apreciada, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancias subjetiva de ausencia de finalidad sería y legitima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho, exigiendo su apreciación una base fáctica que proclama las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad del perjudicar o ausencia de interés legítimo)"."

2.6 Los requisitos del abuso del derecho se recogen, por ejemplo, en la STS Nº 154/2020, de 6 de marzo ( ECLI:ES:TS:2020:861), en los siguientes términos:

" La formulación de los presupuestos para la apreciación del abuso de derecho se contiene, entre otras, en la sentencia 690/2012, de 21 de noviembre:

"para apreciar el abuso del derecho es precisa la concurrencia de los siguientes requisitos: a) el uso de un derecho objetivo y externamente legal; b) daño a un interés, no protegido por una específica prerrogativa jurídica, y c) la inmoralidad o antisocialidad de ese daño, manifestada en forma subjetiva (ejercicio del derecho con intención de dañar, con animus nocendi ), o en forma objetiva (ejercicio anormal del derecho, de modo contrario a los fines económico-sociales del mismo) [Sentencias 455/2001, de 16 de mayo, y 722/2010, de 10 de noviembre], ya que, en otro caso, rige la regla qui iure suo utitur neminem laedit (quien ejercita su derecho no daña a nadie)"."

B) El abuso del derecho en el caso de autos

2.7. El iter cronológico de los hechos lo hemos expuesto con detalle en el fundamento primero de esta resolución, al cual debemos estar.

2.8. En esencia, Teva y BMS mantienen un litigio en este Juzgado sobre la validez la patente ESŽ881 (validación en España de EPŽ415) y del CCPŽ043. Este Juzgado, después de tramitar el oportuno juicio ordinario ha dictado la Sentencia Nº 8/2024, de 15 de enero, declarando la nulidad de todas las reivindicaciones de la patente ESŽ881 y del CCPŽ043. Hasta el día 16 de febrero de 2024 BMS no presentó recurso de apelación contra la citada sentencia, aportando el justificante del pago de las tasas correspondientes el día 20 de febrero de 2024.

2.9. Ante esta sentencia, Teva obtuvo el 6 de febrero del Ministerio de Sanidad la fijación de precio para cuatro medicamentos genéricos a base de apixabán. Al día siguiente (7 de febrero), BMS requirió a Teva para que se abstuviera de comercializar sus medicamentos genéricos, pues en caso contrario ejercería medidas legales contra el, dándole 48 horas para contestar al requerimiento.

2.10. Ante este requerimiento, Teva hizo dos cosas. Primero, interpuso el día 9 de febrero un escrito preventivo, que fue repartido a este Juzgado por antecedentes, comunicando estos hechos. Segundo, contestó (también el día 9 de febrero) al requerimiento de BMS, informándola de que había presentado un escrito preventivo y requiriéndola para que si decidía continuar con su reclamación lo hiciera ente los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

2.11. Sin embargo, BMS [que sabia que se había interpuesto el escrito preventivo ante el Juzgado Mercantil Nº 4 de Barcelona (el cual conocía en profundidad la problemática planteada entre las partes)] dejó a un lado el fair play y pidió el día 12 de febrero que se ampliara, objetiva y subjetivamente, la demanda de infracción de patentes que había presentado Madrid y que tramitaba el Juzgado Mercantil Nº 13 (JO 100/2024). Y al mismo tiempo y ese mismo día solicitó unas medidas cautelares inaudita parte frente a Teva ante dicho Juzgado Mercantil Nº 13 por una posible inminencia de infracción del CCPŽ043.

2.12. El Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid admitió la ampliación objetiva y subjetiva incorporándola a su JO 100/2024 y abrió una nueva pieza de medidas cautelares la 2/2024, dictando el día 15 de febrero auto estimando las medidas cautelares inaudita parte frente a Teva.

2.13. Concurre, prima facie, el primer requisito indicado por la jurisprudencia relativo al uso de un derecho objetivo y externamente legal por parte de la entidad BMS, pues la misma esta facultada para plantear un nuevo proceso, en este caso, por inminencia de infracción, el cual no interpuso en su día en este Juzgado al no reconvenir en la demanda de nulidad.

2.14. La conducta desplegada por BMS al interponer y obtener unas medidas cautelares inaudita parte comporta que Teva no pueda sacar al mercado sus medicamentos genéricos a base del principio activo apixaban, lo que le genera un daño a sus intereses. Ello supone que se cumpla en segundo requisito jurisprudencial del abuso del derecho.

2.15. En relación con el tercer requisito, la entidad BMS realiza un ejercicio anormal del derecho, pues en vez de acatar el contenido de una resolución judicial ( Sentencia Nº 8/2024, de 15 de enero, de este Juzgado) y plantear la medida cautelar inaudita parte ante este Juzgado (que está conociendo la problemática planteada en torno a la patente del apixabán y está en mejor posición para valorar el fumus boni iuris de las medidas cautelares) decide llevarse el asunto ante la jurisdicción de un juzgado mercantil de otra Comunidad Autónoma, buscando un juez más proclive a sus decisiones al no estar de acuerdo con el contenido de la Sentencia Nº 8/2024, de 15 de enero. Además, no hay datos de que BMS informara el Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid de que se había interpuesto un escrito preventivo por parte de Teva sobre este asunto en los juzgados mercantiles de Barcelona.

2.16. BMS es conocedora (pues el despacho de abogados que defiende sus intereses son expertos en patentes y conocen las resoluciones judiciales que se han dictado en España en materia de patentes) que existiendo una sentencia en primera instancia de un Juzgado Mercantil de Barcelona donde se declara la nulidad de la patente litigiosa es realmente difícil que dicho juzgado conceda unas medidas cautelares inaudita parte por la inminencia de infracción de la aludida patente. Y, sobretodo, el Juzgado Mercantil Nº 4, pues ya conoció una problemática similar en el asunto Fulvestrant en el cual hubo una gran cantidad de petición de medidas cautelares inaudita parte. También, encontramos otros ejemplos ante este mismo Juzgado, v.gr. tenofovir + emtricitabina (a propósito de un CCP), oxicodona + naloxona, valsartán + amlodipino, metotrexato. Y de los otros juzgados mercantiles de Barcelona y de la propia Sección 15ª de la AP de dicha localidad: levonorgestrel, sorafenib, quetiapina, etc.

2.17. BMS tiene que respetar y acatar la decisión de la Sentencia Nº 8/2024, de 15 de enero, de este Juzgado, sin perjuicio de que pueda apelarla ante la Sección 15ª de la AP de Barcelona al discrepar de sus razonamientos o conclusiones, y no buscar otro Juzgado en el que conseguir el resultado que se le ha denegado en el primero. Si aceptamos la práctica desplegada por BMS, estaríamos transmitiendo el mensaje de que las resoluciones judiciales no hay que cumplirlas cuando no son favorables, con lo que se puede seguir planteando in aeternum el mismo litigio con alguna nimia modificación hasta conseguir la resolución judicial que a uno le guste.

2.18. Atendiendo a lo anteriormente expuesto, la conducta desplegada por BMS ante el Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid contra Teva, en conjunción con las circunstancias concurrentes y expuestas ut supra, constituyen un juicio provisional e indiciario favorable a la existencia de un abuso de derecho. Por consiguiente, concurre ab initio la apariencia de buen derecho.

TERCERO.- Sobre el periculum in mora o peligro de la mora procesal.

A) De la configuración legal y jurisprudencial del periculum in mora.

3.1 El segundo requisito exigido por la LEC es el peligro de la mora procesal ( periculum in mora). El art. 728.1 LEC la recoge diciendo que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica, que, en el caso de que se trate, podrían producirse durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidieren o dificultaren la efectividad de la tutela que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria. Este presupuesto se circunscribe a la posibilidad de que la irremediable duración del proceso principal provoque situaciones dañosas para la persona que reclama jurisdiccionalmente su derecho, hasta el punto de que la eventual reparación de ese posible perjuicio se presente, desde el punto de vista material y jurídico, como muy costosa o fácticamente imposible. El periculum in mora es un elemento que requiere un riesgo concreto y no abstracto, como el fumus boni iuris, por lo que hay que ponerlo en relación con la medida especifica solicitada para apreciar su concurrencia.

3.2. A la hora de valorar la concurrencia del periculum in mora, hay que tener en cuenta las características previstas en el art. 726.1 LEC que requiere para adoptar las medidas que sean exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y que no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos gravosa o perjudicial para el demandado.

3.3. El peligro de demora trata de evitar que antes de que se ejecute la resolución definitiva y firme que pone término al proceso y se corresponde con las pretensiones del actor, se realicen actos o se produzcan situaciones o efectos que frustren la tutela pretendida. El mencionado fin ampara que puedan llegar a dictarse medidas asegurativas de la ejecución, medidas cautelares tendentes a anticipar el fallo de la resolución definitiva y medidas dirigidas a conservar el objeto del proceso.

3.4. El auto de la Secc. 15ª AP Barcelona, de 8 de enero de 2014 (caso Viagra ), reproduce doctrina sobre el periculum in mora:

" En la resolución de 2 de mayo de 2013 nos referíamos también a las opiniones doctrinales que atribuyen al requisito del peligro de la demora un carácter que trasciende incluso el de mero presupuesto de las medidas, para erigirse en el fundamento mismo de esta tutela cautelar, de manera que el examen concreto del peligro en cada caso constituiría la esencia de cualquier procedimiento cautelar. En este sentido se puede interpretar el artículo 726 LEC , el cual, al tratar de las características de las medidas cautelares, exige que: (1) sean exclusivamente conducentes a hacer posible la efectividad de la tutela judicial que pudiera otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, de modo que no pueda verse impedida o dificultada por situaciones producidas durante la pendencia del proceso correspondiente y (2) no sean susceptibles de sustitución por otra medida igualmente eficaz, a los efectos del apartado precedente, pero menos onerosa para el demandado. Es decir, establece como esencia de las medidas lo que el artículo 728.1 exige como primer presupuesto para adoptarlas. El artículo 728.1 LEC dispone que sólo podrán acordarse medidas cautelares si quien las solicita justifica que, en el caso de que se trate, se pueden producir durante la pendencia del proceso, de no adoptarse las medidas solicitadas, situaciones que impidan o dificulten la efectividad de la tutela que se pueda otorgar en una sentencia estimatoria. El párrafo segundo del mismo precepto dice que no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante mucho tiempo, a menos que éste justifique cumplidamente las razones por las que las medidas no se han solicitado hasta entonces".

3.5. El auto de la Secc. 15ª AP Barcelona, de 19 de noviembre de 2019 (caso Fulvestrant ), recuerda que ha de estarse al caso concreto para valorar este requisito:

"11. El peligro en la demora en los supuestos, como el enjuiciado, de medidas anticipatorias, que no persiguen tanto garantizar la ejecución como evitar el "riesgo de inefectividad" de la sentencia estimatoria, en los términos establecidos en el artículo 728 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , presenta perfiles propios. En ocasiones hemos sostenido que el peligro en la demora se encuentra implícito en la probabilidad de que se reiteren los actos de infracción del derecho cuya efectividad se pretende tutelar (auto de 30 de septiembre de 2005)). Sin embargo, en otras (autos de 20 de julio de 2009 y 27 de julio de 2015) hemos recordado que hay que estar a las circunstancias del caso concreto y que el peligro en la demora no siempre puede ceñirse al riesgo de vulneración del derecho de exclusiva, sino que es preciso que el riesgo de infracción o de continuación en ella pueda llegar a frustrar o a perjudicar la tutela definitiva en el proceso principal."

B) Del riesgo constatado en el caso concreto.

3.6. El peligro de la mora procesal en este asunto no es el típico que se deriva de las acciones de (inminencia) infracción de una patente o de un CCP, sino que tenemos una sentencia de primera instancia que declara la nulidad de la patente ESŽ881 y del CCPŽ043. Formalmente es una sentencia declarativa, aunque en la vida real produce unas consecuencias importantes, tanto para las partes como para el sistema sanitario nacional y la economía del Estado, por el hecho de cancelar los aludidos títulos de propiedad en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

3.7. Las medidas cautelares concretas solicitadas en esta causa (que analizaremos posteriormente) intentan garantizar la efectividad de la tutela judicial de la Sentencia Nº 8/2024, de 15 de enero, dictada por este Juzgado, evitando el riesgo de inefectividad de dicha resolución estimatoria.

3.8. La declaración de nulidad de la patente ESŽ881 y del CCPŽ043 supone para la entidad Teva, que ha iniciado un previo proceso de nulidad de dichos títulos, ser la primera entidad en poner en el mercado un medicamento genérico. Ello comporta una serie de gastos (según se indica en el documento confidencial 7) y le reporta unos beneficios, que actualmente son daños, al tener vetado sine die el acceso al mercado tras el auto del Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid.

3.9. Asimismo, dicha sentencia de nulidad comporta que los medicamentos genéricos puedan salir al mercado y la consiguiente creación de las agrupaciones homogéneas, la reducción de los precios de los medicamentos y la reducción de los costes del sistema de sanidad.

3.10. Por todo, consideramos que concurre el requisito del peligro de la mora procesal en este asunto.

CUARTO.- Sobre las medidas solicitadas y de las medidas antiproceso o (anti)-anti-suits injunction

4.1. Las medidas concretas solicitadas por Teva se dirigen contra las entidades Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company; Bristol-Myers Squibb, S. A.; Swords Laboratories Unlimited Company; Pfizer, S. L. U.; Pfizer Inc.; y Pfizer Singapore Development LP, y son las siguientes:

" (1) Abstenerse temporalmente de prestar caución para hacer efectivas las medidas cautelares acordadas mediante Auto 68/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid (Pieza de Medidas Cautelares 100/2024 - 0002) solo respecto de TEVA; o

(2) Subsidiariamente, de haberse prestado ya la caución, retirar temporalmente la caución prestada para hacer efectivas las medidas cautelares acordadas mediante Auto 68/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid (Pieza de Medidas Cautelares 100/2024 - 0002) solo respecto de TEVA; o

(3) Alternativamente, desistir, mientras se tramite el procedimiento ordinario 573/2024 ante este Juzgado, de las medidas cautelares acordadas mediante Auto 68/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid (Pieza de Medidas Cautelares 100/2024 - 0002) solo respecto de TEVA.

(4) Notificar el Auto por el que se ordenen las medidas cautelares" a la AEMPS y a la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia y a su Secretaría General Técnica.

4.2. Las citadas medidas no están recogidas expresamente en el elenco del art. 727.1ª a 10ª, pero creemos que tendría acomodo en su apartado 11ª, según el cual podrán acordarse aquellas otras medidas que, para la protección de ciertos derechos, prevean expresamente las leyes, o que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en la sentencia estimatoria que recayere en el juicio. Dicho apartado, como ha establecido la doctrina y la jurisprudencia, tiene un carácter genérico e indeterminado.

4.3. La entidad Teva solicita dichas medidas entendiendo que las mismas son asimilables a las anti-suits injunctions y a las anti-anti-suits injunctions.

4.4. No nos vamos a detener en este auto a realizar un estudio doctrinal de este tipo de medidas al no ser el lugar habilitado al efecto y al ser ampliamente conocidas por las partes. Simplemente indicaremos que son un tipo de medidas ampliamente conocidas en el derecho anglosajón, pues, tanto Estados Unidos de América como el Reino Unido vienen aplicándolas desde hace muchos años. En el resto de países europeos, cada vez se han dictado más este tipo de medidas sobre todo en materia de patentes esenciales, siendo Alemania uno de los países que más las han usado. Actualmente están teniendo mucha importancia en el Tribunal Unificado de Patentes, v.gr. caso NanoString y 10xGenomics.

4.5. Las medidas anti-suits injunctions consisten en órdenes de un tribunal destinadas a condicionar o impedir que una persona bajo su jurisdicción interponga o continúe la tramitación de procedimientos ante otro tribunal extranjero. En nuestro caso, no se trata de dos tribunales de diferentes estados, sino entre dos juzgados de distinta Comunidad Autónoma, ambos bajo la soberanía del reino de España, lo que no comporta que exista una intromisión en la soberanía nacional.

4.6. Estas medidas pretenden controlar el fórum shopping, como está ocurriendo en nuestro caso al buscar la entidad BMS un órgano judicial más proclive a sus intereses. Y también tienen la finalidad de evitar que se dicten resoluciones contradictorias en el mismo asunto, como podrá ocurrir con el auto que dicte el Juzgado Mercantil Nº 13 de Madrid cuando tenga que entrar a resolver la nulidad de la patente ESŽ881 y del CCPŽ043 que le hayan alegado en el trámite de oposición a sus medidas cautelares inaudita parte.

4.7. Del conjunto de medidas interesadas con carácter principal por la actora y reseñadas anteriormente, este auto se va a ceñir a conceder las tres primeras, denegando la notificación a los citados órganos pues es una medida que puede llevar a cabo la propia Teva sin ninguna dificultad.

4.8. Además, estas medidas hay que acordarlas inaudita parte, en base al art. 733.2 de la LEC, significa que no puede esperarse a dar audiencia al solicitado, porque el retraso que supone la audiencia a las demandadas comporta que se pueda frustrar la efectividad de la tutela cautelar.

QUINTO.- Sobre caución.

5.1 La actora valora la producción de un daño a la demandada en 2.500.000 euros y ofrece una caución por ese importe. Esa suma consideramos que es suficiente para responder de los eventuales daños y perjuicios que se generen al demandado.

SEXTO.- Sobre la confidencialidad

6.1. La entidad Teva solicitó en escrito que se declarara el carácter reservado de parte de un documento aportados a esta litis.

6.2. En torno a la definición del secreto empresarial, que legitima la declaración de confidencialidad de las alegaciones o los medios de prueba relacionados con el mismo, conviene partir de la normativa contenida en el ADPIC, concretamente los artículos 42 en relación al 39.2.

Dispone el artículo 42 ADPIC que " Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. (...) El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes."

El artículo 39.2 ADPIC añade que " Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:

a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla ."

6.3. También hay que tener en cuenta lo establecido en la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, que es su artículo 9 establece:

" 1. Los Estados miembros garantizarán que las partes, sus abogados u otros representantes, los funcionarios judiciales, los testigos, los peritos y cualquier otra persona que intervenga en un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, o que tenga acceso a documentos que formen parte de dicho proceso, no estén autorizados a utilizar o revelar un secreto comercial o un supuesto secreto comercial que las autoridades judiciales competentes, en respuesta a una solicitud debidamente motivada de una parte interesada, hayan declarado confidencial y del que hayan tenido conocimiento a raíz de dicha intervención o de dicho acceso. A este respecto, los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales actúen de oficio.

La obligación recogida en el párrafo primero seguirá vigente una vez concluido el proceso judicial. Sin embargo, dicha obligación se extinguirá en cualquiera de las circunstancias siguientes:

a) cuando por resolución definitiva se concluya que el supuesto secreto comercial no reúne los requisitos establecidos en el artículo 2, punto 1, o

b) cuando, con el tiempo, la información en cuestión pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice ese tipo de información.

2. Los Estados miembros velarán asimismo por que las autoridades judiciales competentes, previa solicitud debidamente motivada de una de las partes, puedan tomar las medidas específicas necesarias para preservar la confidencialidad de cualquier secreto comercial o supuesto secreto comercial utilizado o mencionado durante un proceso judicial relativo a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial. Los Estados miembros también podrán permitir que las autoridades judiciales adopten tales medidas de oficio.

Las medidas a que se refiere el párrafo primero deberán incluir, como mínimo, la posibilidad de:

a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento que contenga secretos comerciales o supuestos secretos comerciales presentado por las partes o por terceros, en su totalidad o en parte;

b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en las mismas puedan revelarse secretos comerciales o supuestos secretos comerciales, y a las grabaciones o transcripciones de esas vistas;

c) poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan secretos comerciales.

El número de personas al que se hace referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados u otros representantes.

3. Al decidir sobre las medidas del apartado 2 y examinar su proporcionalidad, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta la necesidad de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, los intereses legítimos de las partes y, en su caso, de terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionarse a cualquiera de las partes y, en su caso, a terceros, como consecuencia de que se acuerden o no dichas medidas.

4. Todo tratamiento de datos personales que se lleve a cabo en virtud de los apartados 1, 2 o 3 se llevará a cabo de conformidad con la Directiva 95/46/CE ".

6.4. Así como, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, cuyo artículo 15 apartado 2 establece:

" 2. Los jueces y tribunales podrán, asimismo, de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo.

Las medidas a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y proporcionadas, las siguientes:

a) Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial;

b) Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas;

c) Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

La determinación del número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) de este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores.

En todo caso, la adopción, contenido y circunstancias de las medidas para preservar la confidencialidad de la información previstas en este apartado tendrá en cuenta los intereses legítimos de las partes y de los terceros, así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial."

6.5. En este caso, la entidad Teva indican que el documento 7 aportado con la demanda de medidas cautelares contiene información muy sensible de carácter técnico, comercial y estratégico. Solicita que dicho documento constituye secretos industriales en el sentido del artículo 1 de la Ley de Secretos, pues se trata de información comercial, organizativa y estratégica con carácter secreto, de indudable valor empresarial y que ha sido mantenida en secreto por dicha mercantil.

6.6. El primer requisito para acordar la confidencialidad es identificar la materia que constituye el secreto empresarial, atendiendo a que no sea conocida ni fácilmente accesible por parte de terceros, tenga valor comercial y se hayan adoptado medidas razonables para mantenerla en secreto. En la presente litis, el citado documento 7 trata información de carácter técnico, comercial y estratégico con carácter secreto, de indudable valor empresarial en el sentido del artículo 1 de la Ley de Secretos.

6.7. El segundo requisito es que la confidencialidad se alcance a través de medidas razonables que no infrinjan preceptos constitucionales. En este caso, la única medida que se acuerda consiste en que la información se permita únicamente a las partes de esta litis sin que pueda revelarse ni utilizarse fuera de este proceso sin autorización judicial. El resto de medidas solicitadas deberán plantearse y decidirse en el momento procesal oportuno, que será si se presenta escrito de oposición a las medidas cautelares y si se celebra vista.