El TG de la UE confirma que el renombre de una marca se adquiere y se pierde, por lo general, de forma progresiva

En noviembre de 2019, Kneipp GmbH, una empresa de productos cosméticos alemana, solicitó el registro del signo «Joyful by nature» como marca de la Unión Europea. Posteriormente, en julio del año siguiente, la empresa francesa de productos de lujo Maison Jean Patou se opuso al registro de esa marca, alegando el renombre de su marca «JOY». La EUIPO dio la razón parcialmente a Patou, al entender que el titular de la marca solicitada podría beneficiarse indebidamente de ese renombre, habida cuenta de la similitud entre las dos. 

Kneipp recurrió esa resolución ante el Tribunal General, que ahora ha desestimado el recurso, por medio de la sentencia dictada en el asunto T-157/23.

El Tribunal General considera que la marca «JOY» goza de renombre en una parte sustancial del territorio de la Unión, especialmente en Francia, con respecto a los productos de perfumería y perfumes. En el pasado habría gozado de un elevado grado de notoriedad, que, aunque haya podido disminuir con los años, todavía existía cuando se presentó la solicitud de registro de la marca solicitada. En esa fecha podía subsistir cierta notoriedad «residual».

Por otra parte, en la sentencia se recuerda, en relación con la carga de la prueba del renombre, que un documento establecido cierto tiempo antes o después de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trate puede contener indicaciones útiles, dado que, por lo general, el renombre de una marca se adquiere progresivamente. Y lo mismo se aplicaría en cuanto a la pérdida de ese renombre, que, en general, también se produce progresivamente. En esa medida, y a falta de pruebas concretas que demuestren que el renombre, adquirido progresivamente por la marca anterior JOY a lo largo de muchos años, hubiese desaparecido repentinamente en el último año examinado, la marca seguía gozando de renombre en la fecha pertinente.

Asimismo, se confirma también que la anterior marca cuenta con un carácter distintivo que permite su registro, que es similar a la marca solicitada y que no puede excluirse que exista riesgo de asociación entre las dos. Algo que podría llevar a que el titular de la marca solicitase se aprovechase indebidamente de la reputación de la marca anterior.

Con todo, conviene tener presente que frente a las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses y diez días a partir de la notificación de la resolución. El recurso de casación será sometido a un procedimiento de previa admisión a trámite. A tales efectos, tendrá que ir acompañado de una solicitud de admisión a trámite en la que se exponga la cuestión o cuestiones importantes para la unidad, la coherencia o el desarrollo del Derecho de la Unión que dicho recurso de casación suscita.

Fuente: Nota de prensa n.º 71/24 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.